Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2014 г. по делу N СИП-814/2014 Суд удовлетворил заявленные требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании данного товарного знака в спорный период

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2014 г. по делу N СИП-814/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 ноября 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 3 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю., судьи - Силаев Р.В., Снегур А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щербаковым К.Д.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление компании Genagro Trading and Investment Ltd. / Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд. (4 Pikioni street, Limassol, Cyprus (CY)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЕвроСтайл" (пр-т Всеволожский, д. 46, г. Всеволожск, Ленинградская обл., 188640, ОГРН 1054700046103)

о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353813 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков в связи с его неиспользованием,

третье лицо - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Коваленко Н.В. по доверенности от 27.08.2014;

от ответчика - Кундухова И.В. по доверенности от 01.03.2014 N 11;

третье лицо надлежаще извещено, своего представителя в судебное заседание не направило, установил:

компания Genagro Trading and Investment Ltd. / Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд. (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЕвроСтайл" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353813 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) в связи с его неиспользованием. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности. 

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в иске, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме, полагая, что ответчик не подтвердил использование спорного товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ в трехлетний период, предшествующий дате подачи искового заявления. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований, выступил по доводам, изложенным в отзыве, полагал, что истец не доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а ответчик представил достаточную совокупность доказательств, подтверждающих его использование. 

Общество в судебном заседании 26.11.2014 заявило встречный иск о защите исключительных прав на спорный товарный знак. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2014 встречное исковое заявление было возвращено ответчику в связи с его неподсудностью, а также отсутствием оснований для принятия встречного искового заявления, предусмотренных статьей 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя. 

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента. 

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим. 

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак со словесным элементом "ПУЗЫРЬ" по заявке N 2006723722 с приоритетом от 13.02.2006 зарегистрирован Роспатентом 27.06.2008 за N 353813 на имя открытого акционерного общества "Пищевой комбинат N 15" в отношении товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива), а именно водка". 

В результате заключения договоров об отчуждении исключительного права правообладателем спорного товарного знака стало общество. 

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 353813 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет в отношении названных товаров 33-го класса МКТУ, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны. 

Заявление мотивировано тем, что истец имеет реальные намерения использовать в своей деятельности обозначения "ПУЗЫРЁК" и "ПУЗЫРЁК Все будет ОК!" для производства товаров 32-го и 33-го классов МКТУ и осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию. 

В качестве подтверждения заинтересованности в использовании указанных словесных обозначений компания ссылается на договор от 13.03.2013 на производство и поставку алкогольной продукции под обозначением "ПУЗЫРЁК", заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Старооскольский ликероводочный завод "Люкс". Названное лицо обязалось по заказу компании производить алкогольную продукцию под соответствующими обозначениями и поставлять ее третьим лицам по выбору компании. В частности произведенная продукция была поставлена обществу с ограниченной ответственностью "МОСС" по договору от 01.04.2014, которое, в свою очередь, осуществляло поставки алкогольной продукции в розничные точки продаж. 

Кроме того, компания отмечает, что для производства алкогольной продукции разработано графическое исполнение обозначения "ПУЗЫРЁК", оригинал макеты эскизов этикеток для алкогольной продукции со словесными обозначениями: "ПУЗЫРЁК Все будет ОК!", "Пузырёк под грибочки", "Пузырёк под огурчики", "Пузырёк под селёдочку". 

Также истцом 05.03.2013 и 21.06.2013 в Роспатент были поданы заявки N 2013706970 и N 2013720935 на регистрацию соответственно словесного товарного знака "ПУЗЫРЁК" и комбинированного товарного знака со словесным элементом "ПУЗЫРЁК Все будет ОК!" в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ. 

Однако по результатам рассмотрения данных заявок Роспатент уведомил истца о невозможности регистрации названных обозначений в качестве товарных знаков в отношении товаров 33-го класса МКТУ, противопоставив им спорный товарный знак и указав на сходство до степени смешения сравниваемых обозначений и однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика и испрашивается правовая охрана истцом. 

При этом компания отмечает, что согласно сведениям, полученным ею из открытых источников, ответчик не использует спорный товарный знак в отношении товаров 33-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, сведения о выдаче на имя общества соответствующей лицензии также отсутствуют. 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. 

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. 

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13. 

В подтверждение фактического ведения деятельности по производству и реализации алкогольной продукции компанией представлены следующие документы: договор от 12.03.2013 б/н на производство и поставку алкогольной продукции под товарным знаком компании, заключенный между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "Старооскольский ликероводочный завод "Люкс"; свидетельство о государственной регистрации права от 22.12.2011; декларация о соответствии от 17.04.2013 N РОСС RU.АЯ69.Д07016; договор поставки алкогольной продукции от 01.04.2014 N 114-04/14, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Старооскольский ликероводочный завод "Люкс" и обществом с ограниченной ответственностью "МОСС", товарные, товарно-транспортные и транспортные накладные за 2014 год, платежное поручение от 23.06.2014 N 139, подтверждающие исполнение названного договора. 

Вместе с тем суд отмечает, что макеты этикеток, представленные истцом в материалы дела, не могут быть признаны относимыми, поскольку названные макеты содержат информацию о заказчике "ДОБРАЯ РОЖЬ", при этом представленные документы не позволяют проследить связь названного лица с компанией. 

В доказательство осуществления подготовительных действий истцом представлены решения Роспатента о принятии к рассмотрению заявок от 05.03.2013 N 2013706970 и от 21.06.2013 N 2013720935 на регистрацию словесного обозначения "ПУЗЫРЁК" и комбинированного обозначения со словесным элементом "ПУЗЫРЁК Все будет ОК!", в отношении товаров 32-го и 33-го класса МКТУ, однородных товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. 

По названным заявкам Роспатентом в адрес компании направлены уведомления от 26.03.2014 и от 26.06.2014 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, согласно которым заявленные на регистрацию обозначения признаны сходными до степени смешения с товарным знаком ответчика, зарегистрированным в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ. 

Оценив в совокупности представленные доказательства, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что компания является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. 

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32-го и 33-го класса МКТУ тождественны либо однородны и имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, что не оспаривалось ответчиком. 

Учитывая изложенное суд полагает, что компания является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован: "алкогольные напитки (за исключением пива), а именно водка". 

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (15.09.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353813 исчисляется с 15.09.2011 по 14.09.2014 включительно. 

Ссылаясь на отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований, общество полагает, что в материалы дела представлена достаточная совокупность доказательств, подтверждающих использование спорного товарного знака правообладателем в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, а истец не заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика. 

По мнению ответчика, использование спорного товарного знака подтверждается следующими документами, представленными в материалы дела: договором от 03.03.2014 N 03/03-14, заключенным между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью "Диджи-Арт" на дизайн полиграфической продукции с использованием товарного знака "ПУЗЫРЬ"; лицензионным договором от 01.03.2014 N 24, заключенным между ответчиком и открытым акционерным обществом "Шуйская водка" (зарегистрирован Роспатентом 19.11.2014 N РД0161978); соглашением между теми же организациями о внешнем виде и стоимости единицы продукции; документы, подтверждающие изготовление небольшой партии водки, маркированной спорным товарным знаком ("гостевой розлив") открытым акционерным обществом "Шуйская водка"; коммерческим предложением, направленным ответчиком в адрес оптовых закупщиков водки от 30.06.2014, 11.07.2014 и от 14.07.2014 и ответом на него от 14.07.2014; декларацией о соответствии водки "ПУЗЫРЬ" от 15.10.2014; разрешением от 10.11.2014 на отгрузку водки "ПУЗЫРЬ"; удостоверением о качестве от 18.11.2014 N 308; счет-фактурой, товарно-транспортной, транспортной и товарной накладными от 18.11.2014. 

Ссылаясь на поименованные документы, общество считает, что осуществило действия, направленные на использование спорного товарного знака, и считает себя заинтересованным в дальнейшем использовании спорного товарного знака. 

Вместе с тем, исходя из положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 1486 ГК РФ, ответчику надлежало представить доказательства использования товарного знака путем осуществления действий, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность, на законных основаниях, в трехлетний срок, предшествовавший подаче искового заявления в суд. 

Оценив представленные ответчиком доказательства, перечисленные выше, по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 

Договор от 03.03.2014 N 03/03-14, соглашение о внешнем виде и стоимости единицы продукции, "гостевой розлив", свидетельствуют лишь о намерении и об осуществлении ответчиком подготовительных действий к использованию спорного товарного знака до даты подачи настоящего искового заявления. 

Названные документы, по мнению суда, не являются документацией, связанной с введением товаров в гражданский оборот в смысле подпункта 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ. 

Коммерческое предложение, направленное ответчиком в адрес оптовых закупщиков водки от 30.06.2014, 11.07.2014 и от 14.07.2014 не свидетельствует об использовании спорного товарного знака в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (подпункт 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ). 

Согласно подпункту 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон о рекламе) реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Представленное в материалы дела коммерческое предложение направлено в адрес конкретных лиц (обществу с ограниченной ответственностью "ТД БИС", обществу с ограниченной ответственностью "ТД Балтика", обществу с ограниченной ответственностью "АЛКОНОРД"), в связи с чем в силу понятия "рекламы", содержащегося в статье 3 Закона о рекламе, не может быть признано таковым. 

Не может суд квалифицировать названные документы и как предложение о продаже, поскольку коммерческое предложение ответчика содержит предложение о приобретении еще не произведенной продукции, которая должна в будущем маркироваться товарным знаком "ПУЗЫРЬ", переданным по лицензионному договору от 01.03.2014, который на момент направления коммерческого предложения не был зарегистрирован Роспатентом. 

При таких условиях коммерческое предложение носит предварительный характер и не может гарантировать производства соответствующей продукции, маркированной спорным товарным знаком на законных основаниях и последующее введение ее в гражданский оборот. 

Представленный обществом лицензионный договор от 01.03.2014 N 24 сам по себе не свидетельствует об использовании спорного товарного знака и зарегистрирован Роспатентом лишь 19.11.2014. 

В связи с этим названный лицензионный договор, а также декларация о соответствии водки "ПУЗЫРЬ" от 15.10.2014, разрешение от 10.11.2014 на отгрузку водки "ПУЗЫРЬ", удостоверение о качестве от 18.11.2014 N 308, счет-фактура, товарно-транспортная, транспортная и товарная накладные от 18.11.2014 не относятся к трехлетнему периоду доказывания и не могут свидетельствовать об использовании спорного товарного знака ответчиком в соответствующий период времени. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании спорного товарного знака в период с 15.09.2011 по 14.09.2014 включительно в отношении товаров 33-го класса МКТУ способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ. 

Возражения ответчика против заявленных требований сводятся к обоснованию отсутствия заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, в связи с тем, что компания не является производителем алкогольной продукции и не имеет соответствующей лицензии. 

Кроме того, по мнению ответчика, истец неправомерно использовал обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных товаров, что свидетельствует об отсутствии законного интереса в использовании спорного обозначения. 

Вместе с тем названный довод ответчика отклоняется судом, поскольку истцом представлена необходимая совокупность доказательств, являющаяся достаточной для установления факта наличия заинтересованности истца, а нарушение компанией исключительных прав общества на спорный товарный знак не является предметом настоящего спора. 

Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание, что статья 1486 ГК РФ не устанавливает в качестве обязательного требования осуществление непосредственно истцом деятельности по производству и продаже товаров, оказанию услуг, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. Заинтересованность может быть установлена судом с учетом иных обстоятельств, свидетельствующих о наличии законного интереса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. 

Об объективных обстоятельствах, препятствующих использованию спорного товарного знака, ответчиком не заявлено, соответствующих доказательств не представлено. 

Таким образом, требования истца о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "ПУЗЫРЬ" по свидетельству Российской Федерации N 353813 в отношении товаров 33-го класса МКТУ ("алкогольные напитки (за исключением пива), а именно водка") вследствие его неиспользования подлежат удовлетворению. 

Судебные расходы распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковое заявление компании Genagro Trading and Investment Ltd. / Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд. удовлетворить. 

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353813 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "алкогольные напитки (за исключением пива), а именно водка" в связи с его неиспользованием.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЕвроСтайл" в пользу компании Genagro Trading and Investment Ltd. / Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд. 4000 (Четыре тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур