Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2014 г. по делу N СИП-546/2014 Суд удовлетворил заявленные требования о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения и признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, поскольку спорное обозначение является фантазийным названием, а не видом товара, и не описывает его свойства, то оно не может при применении для напитков, за исключение коктейлей, ввести потребителя в заблуждение в отношении товара

Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2014 г. по делу N СИП-546/2014

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2015 г. N С01-103/2015 по делу N СИП-546/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 4 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручинина Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булановой А.И.,

рассмотрев в судебном заседании заявление компании Беркли Кэпитал Эс.Эй. / Berklee Capital S.A. (Мьюзиэм Джилвинк Бизнес Сентэ, Кайзерсграхт 633, 1017 Ди Эс Амстердам, Нидерланды / Museum Geelvinck Business Center, Keizersgracht 633, 1017 DS Amsterdam, the Nethderlands) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании незаконным решения от 06.04.2014 N 2011709709 (489292) об удовлетворении возражения от 09.12.2013 и признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 489292,

третье лицо: компания ТСН Брэндс ЛТД, Женева Плайс, Вотерфронт Драйв (П.О. Бокс 3469, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова);

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Ушакова Н.М., представитель по доверенности от 15.07.2014 б/н, Макарычева Н.Н., представитель по доверенности от 16.04.2014 б/н, Бышова О.А., представитель по доверенности от 16.04.2014 б/н, Разина О.Г., представитель по доверенности от 16.04.2014 б/н,

от заинтересованного лица: Чеканов А.А., представитель по доверенности от 02/32-568/41 от 28.08.2014, Королев С.В., представитель по доверенности от 01.09.2014 N 02/32-582/41,

от третьего лица: Туленинов А.Н., представитель по доверенности от 28.07.2014 б/н, Байкова Е.А., представитель по доверенности от 28.07.2014 б/н, установил:

компания Berklee Capital S.A. (Беркли Кэпитал Эс.Эй.) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании незаконным решения от 06.04.2014 N 2011709709 (489292) об удовлетворении возражения от 09.12.2013 и признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 489292. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания ТСН Брэндс ЛТД. 

В судебном заседании представитель компания Berklee Capital S.A. поддержал заявленные требования в полном объеме, просил их удовлетворить и восстановить правовую охрану товарного знака. Также представитель компания Berklee Capital S.A. указал на незаконность оспариваемого решения Роспатента, как не соответствующего требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку, ранее, при проведении Роспатентом экспертизы заявки N 2011709709 на регистрацию товарного знака на предмет соответствия обозначения "Черный русский" требованиям законодательства, правообладателю направлялось уведомление о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 33-го класса МКТУ, в том числе товара "коктейли", не обладает различительной способностью, поскольку является наименованием коктейля с определенными свойствами. После предоставления заявителем в Роспатент возражения и доказательств приобретения различительной способности испрашиваемого обозначения, в связи с его использованием заявителем с 1999 года на территории Российской Федерации как средства индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ, товарный знак был зарегистрирован. 

По мнению компании Berklee Capital S.A., прекращение правовой охраны товарного знака оспариваемым решением Роспатента нарушает ее права и законные интересы в предпринимательской деятельности, поскольку лишило возможности использовать обозначение "Черный русский", для продвижения товаров маркированных этим обозначением, начиная с 1999 года, предприняты соответствующие меры, в том числе производство и реализация слабоалкогольных коктейлей на основе коньяка на территории Российской Федерации. 

Представитель Роспатента в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в отзыве на заявление, в котором указал, что обозначение "Черный русский" является названием известного задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака классического коктейля с определенной рецептурой, поэтому, по мнению Роспатента, в отношении товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки, а именно: коктейли" является описательным и не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку указывает на конкретный вид коктейля с определенной рецептурой, в связи с чем, по его мнению, словесным обозначением "Черный русский" не может маркироваться иной коктейль с иной рецептурой и другими свойствами, то есть словесный элемент "Черный русский" не способен выполнять основную функцию товарного знака. 

Кроме того, Роспатент указал в отзыве на то, что предоставление исключительного права на обозначение "Черный русский" только заявителю, безусловно поставит его, как одного из хозяйствующих субъектов в преимущественное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами, что приведет к тому, что любой другой производитель коктейля того же вида с той же рецептурой, известного задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака не сможет указывать на своем товаре его вид - "Черный русский", что также повлечет введение потребителей в заблуждение относительно покупаемого вида коктейля. 

От компании TSN Brands Ltd также представлен отзыв на заявление, в котором она просит в удовлетворении требований компании Berklee Capital S.A. отказать, считает решение Роспатента законным, а предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку - не соответствующим положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В судебном заседании представитель третьего лица поддержал правовую позицию Роспатента. 

При этом третье лицо считает себя лицом, заинтересованным в аннулировании правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку оно является правообладателем комбинированного товарного знака "MARTY RAY" по свидетельству Российской Федерации N 406075, в состав которого в качестве неохраняемого элемента входит словесное обозначение "Black Russian", и использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации.

Кроме того, третье лицо указало на то обстоятельство, что заявителем были поданы возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам компании TSN Brands Ltd. 

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в силу нижеследующего. 

Как следует из материалов дела, 10.06.2013 на имя компании Berklee Capital S.A. в Государственном реестре товарных знаком и знаков обслуживания Российской Федерации произведена регистрация словесного товарного знака "Черный русский" за N 489292 по заявке N 2011709709 с приоритетом от 01.04.2011 в отношении товаров 33 класса МКТУ (напитки алкогольные, а именно коктейли), о чем выдано соответствующее свидетельство. 

В Роспатент поступило возражение компании ТСН Брэндс ЛТД от 09.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 489292, мотивированное тем, что регистрация указанного товарного знака произведена с нарушением требований подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, в связи с чем податель возражения просил признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, указав, что словесное обозначение "Черный русский" в переводе с английского языка, то же что и "Black Russian" в отношении товара "коктейль" 33-го класса МКТУ является указанием на состав и свойства товара, а именно: товар "коктейль" под наименованием "Black Russian", названный коктейль имеет конкретную рецептуру, по которой изготавливается различными производителями на протяжении длительного времени (л.д. 2-4 т. 11). 

При этом компания TSN Brands Ltd просила принять во внимание, что коктейль под названием "Black Russian" впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, считается предком всех кофейных коктейлей, получил свое имя, знаменуя темный период холодной войны, вошел в сборник мировых коктейлей. По мнению подателя возражения, при изменении классической рецептуры коктейля напиток с таким наименованием будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава и свойств товара. 

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 09.12.2013, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение. 

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято решение от 06.04.2014 N 2011709709(489292) об удовлетворении представленного возражения и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 489292 недействительным полностью. 

Удовлетворяя возражение, Роспатент признал компанию TSN Brands Ltd лицом, заинтересованным в аннулировании правовой охраны товарного знака, пришел к выводу о том, что спорное обозначение по отношению к товару "коктейли" 33-го класса МКТУ носит описательный характер и является видом товара, так как воспроизводит наименование алкогольного коктейля с определенным составом, имеющего давнюю историю, в связи с чем не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества в суд с настоящим заявлением. 

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты нарушенного права в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений осуществляющих публичные полномочия. 

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Исходя из смысла норм статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и учитывая разъяснения, данные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6 и Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996, основанием для принятия решения суда о признании незаконным ненормативного правового акта, решения или действия государственного органа является одновременное несоответствие этого ненормативного правового акта, решения или действия закону или иному правовому акту, а также нарушение оспариваемым актом прав и законных интересов заявителя, обратившегося в суд с соответствующим требованием. 

Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Таким образом, по смыслу приведенных норм названного Кодекса, для признания ненормативного правового акта недействительным необходимо одновременное наличие следующих условий: несоответствие ненормативного акта закону и нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя. 

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативным правовым актам судом установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введение в действие главы четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. 

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса. 

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 названного Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. 

Таким образом, в качестве субъектов, имеющих право подачи возражений по указанным основаниям, в законе названы не "любые лица", а "заинтересованные". 

Вместе с тем, к заинтересованным лицам может быть отнесен достаточно широкий круг лиц, имеющих законный интерес в оспаривании правовой охраны товарного знака по заявленному основанию. 

Поскольку компания TSN Brands Ltd является правообладателем комбинированного товарного знака "MARTY RAY" по свидетельству Российской Федерации N 406075, в состав которого в качестве неохраняемого элемента входит словесное обозначение "Black Russian", а также использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации, Роспатент правомерно признал это лицо заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 489292.

Как следует из материалов дела, товарный знак "Черный русский" по свидетельству Российской Федерации N 489292 является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом. 

С учетом даты приоритета (01.04.2011) заявки N 2011709709 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности правильно определена Роспатентом как включающая Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 N 4322 (далее - Правила). 

Признавая недействительной правовую охрану оспариваемого товарного знака, Роспатент указал на то, что в отношении товара "коктейли" товарный знак указывает на вид и свойства товара (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). 

При проверке законности выводов Роспатента о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, судебная коллегия пришла к следующим выводам. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. 

Согласно абзацу второму и третьему пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) вышеуказанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения названного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. 

Пунктом 2.3.2.3 Правил рассмотрения заявок предусмотрено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Принимая оспариваемое решение, Роспатент исходил из того, что оспариваемое обозначение "Черный русский" представляет собой транскрипцию названия алкогольного напитка "Black Russian", а именно коктейля, состоящего из водки и кофейного ликера, т.е. воспроизводит наименование алкогольного коктейля с определенным составом, имеющим давнюю историю. Учитывая изложенное, Роспатент сделал вывод об описательности спорного обозначения по отношению к указанным товарам. 

В соответствии с пунктом 2.2 Рекомендаций, заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными. 

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего. 

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. 

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

(1) Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

(2) Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет. 

Элементу, который, исходя из вышеизложенного, может быть отнесен к описательным, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленный описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки. В качестве такого подтверждения могут быть представлены сведения, указанные в пункте 2.1 Рекомендаций. 

Обозначения относятся к описательным и в том случае, если они содержат доминирующие описательные элементы. Таким обозначениям в соответствии с пунктом 14.4.1 Правил не может быть предоставлена правовая охрана. 

В силу подпункта 2 пункта B статьи 6.quinquies Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие названной статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в том числе, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана. 

Суд полагает, что Роспатент пришел к неправильному выводу о том, что словесное обозначение "Черный русский" является описательным и представляет собой вид товара, его простое наименование. 

Так, согласно пунктам 67-70 Государственного стандарта Российской Федерации "Торговля. Термины и определения" ГОСТ Р 51303-99, утвержденного постановлением Госстандарта России от 11.08.1999 N 242-ст, действовавшего на дату приоритета товарного знака, класс товаров - совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение (класс товаров может быть представлен, например, швейными изделиями, трикотажными товарами, галантерейными товарами, культтоварами и т.п.); группа товаров - совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным составом потребительских свойств, показателей (примером конкретной группы товаров является верхняя одежда, белье, обувь, молочные продукты и т.п.); вид товара - совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозначением (примером конкретного вида товаров являются костюм, платье, куклы, сапоги, телевизор, холодильник, видеомагнитофон, кровать, творог и т.п.); разновидность товаров - совокупность товаров определенного вида, выделенных по ряду частных признаков (представляется в виде конкретных марок, моделей, артикулов, сортов). 

Как указано в пункте 82 названного ГОСТа потребительские свойства товара - свойства, проявляющиеся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей. 

Указанный ГОСТ отменен с 01.04.2014 в связи с утверждением национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения" (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 N 582-ст), имеющего аналогичные термины и определения. 

Таким образом, вид товара - это совокупность товаров, объединенных общим названием, обозначением. 

Между тем в соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как питьевой этиловый спирт, спиртные напитки (в том числе водка), вино (в том числе натуральное вино). Под спиртными напитками понимается алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к питьевому этиловому спирту и вину (пункт 9 статьи 2 Закона). 

Из изложенного следует, что алкогольная продукция разделяется по содержащемуся в ней количеству этилового спирта; по способу производства (с применением процесса брожения или без такового) и по виду пищевого сырья которое использовалось в процессе брожения (при его применении). 

Согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52192-2003 "Изделия ликеро-водочные. Общие технические условия", утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта России от 29.12.2003 N 423-ст, к ликеро-водочным изделиям относятся: наливки, пунши, настойки сладкие, настойки полусладкие, настойки полусладкие слабоградусные, настойки горькие, настойки горькие слабоградусные, напитки десертные, напитки слабоградусные газированные и негазированные, аперитивы, бальзамы, коктейли и джины. 

Суд полагает, что, вопреки мнению Роспатента, обозначением, представляющим вид товара, его простым наименованием, является обозначение "коктейли" и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. 

Данный вид товара может быть разделен на разновидности в зависимости от используемой классификации, например, такие как: алкогольные и безалкогольные коктейли; горячие и холодные коктейли; коктейли на основе вина, шампанского, крепких алкогольных напитков (джина, водки, рома, коньяка и т.п.); аперитивы, дижестивы и Any Time Drinks и проч. 

Квалифицируя обозначение "Черный русский" как описательное обозначение вида товара, Роспатент не указал какими нормами права или имеющимися у него сведениями он руководствовался, делая вывод о том, что это обозначение приобрело значение вида товара - коктейля "Черный русский". 

При этом суд учитывает, что, как и в тексте возражения от 09.12.2013, так и в оспариваемом решении Роспатента обозначение "Черный русский" одновременно используется как название коктейля, так и как определенный вид товара.

Вышеуказанное, по мнению суда, привело к смешению Роспатентом понятия товара, его вида, товара с определенными качествами и наименования товара. 

Так следует отметить, что в качестве приложения к возражению от 09.12.2013 приложена распечатка из сети "Интернет" поисковика "Яндекс" по состоянию на 06.12.2013, согласно которому лицо подавшее возражение производило поиск именно коктейля с наименованием "Black Russian" (л.д. 54-55 т. 11), а не как товар или его вид. 

Также суд принимает во внимание, что приложенные к возражению от 09.12.2013 распечатки с сайта "www.barclass.ru" с приведением перечня официальных коктейлей IBA, в котором в качестве современного классического коктейля поименован коктейль "Black Russian", а также распечатки с сайта "www.cocktailing.ru" датированы 06.12.2013 (л.д. 56-59 т. 11), то есть после даты приоритета спорного товарного знака, поэтому не могут свидетельствовать о наличии определенных, открытых и известных сведений в сети "Интернет", при проверке законности предоставления правовой охраны оспариваемому товарном знаку. 

Делая вывод о том, что коктейль "Black Russian" известен как коктейль с определенной рецептурой, Роспатент не дал правовой оценки тем доказательствам, которые были представлены третьим лицом в качестве подтверждения этого довода, изложенного в возражении, поскольку, например, в книге "Коктейли для бара и дома" (1996) приведены рецептуры приготовления коктейля "Черный русский": с использованием водки (25 грамм), ликера (25 грамм), сливок (50 грамм), тертого шоколада, а также: водки, ликера и льда. При этом в рецептах указаны и различные способы приготовления коктейля "Черный русский", первый - путем приготовления в шейкере (смешивание), а второй - в питьевом бокале с использованием палочки для помешивания, в третьем варианте: водка, ликер, кока-кола. Пропорции водки и ликера указаны по 25 граммов каждого (л.д. 11 т. 11).

В иных рецептурах объем водки, добавляемый в процессе приготовления коктейля, составляет 90 грамм от 100 грамм коктейля либо 7/10, а также допустимо соотношение водки и ликера как 44/45 грамм или 50/25 грамм, 40/20 грамм (л.д. 9-53 т. 11). 

Следовательно, из приложенных к возражению от 09.12.2013 доказательств следует, что коктейль "Black Russian" имеет различную рецептуру и способ приготовления. 

Однако данные обстоятельства были проигнорированы Роспатентом. 

Таким образом, вывод Роспатента о том, что коктейль имеет единую рецептуру, не основан на материалах административного дела и приложенных к возражению доказательств. 

Не обосновал в оспариваемом решении Роспатент и выводы касательно того, что спорное обозначение "Черный русский" является описательным по отношению свойства товара, так как в этом ненормативном акте отсутствует указание на свойства товара коктейль "Черный русский", проявляющиеся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей. 

Суд не может признать обоснованным и вывод Роспатента о том, что, поскольку приведенные в возражении источники свидетельствуют о возникновении коктейля "Black Russian" задолго до приоритета оспариваемого товарного знака и ранее начала использования спорного обозначения правообладателем, его доводы о приобретении обозначении "Black Russian"/ "Черный русский" различительной способности в виду длительного его использования противоречат нормам абзаца второго пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и подпункту 2 пункта B статьи 6.quinquies Парижской конвенции. 

Как следует из материалов дела заявка на регистрацию обозначения "Черный русский" была подана 01.04.2011 N 2011709709, в том числе в отношении товаров 33-го класса МКТУ (коктейли).

Согласно уведомлению Роспатента от 17.08.2012 N 2011709709 заявителю было указано на то, что испрашиваемое обозначение является названием коктейля, содержащего водку и кофейный ликер, который был впервые изготовлен в 1949 году бельгийским барменом со ссылкой на "Коктейли и алкогольные напитки", Москва, АСТ, Минск Харвест, 2001, стр. 557 (л.д. 80-82 т. 6). 

На основании вышеизложенного компании Berklee Capital S.A. было предложено представить доводы относительно приведенных мотивов, так как данное обозначение, по мнению экспертизы, не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства товара. 

Компанией Berklee Capital S.A. в Роспатент были представлены доказательства того, что, начиная с 1999 года, на территории Российской Федерации производился товар - коктейль с использованием обозначения "Черный русский" компаниями, которые действовали с согласия заявителя и под его контролем и использовали это обозначение для индивидуализации товаров, однородных товарам 33-го класса, а также доказательства объема производства этого товара, в том числе коктейля "Черный русский", изготовленного на основе коньяка (т.т.6-10). 

В связи с предоставлением компанией Berklee Capital S.A. Роспатенту названных доказательств им было принято решение о регистрации спорного товарного знака, то есть были приняты во внимание доказательства приобретения различительной способности обозначения "Черный русский" в отношении товара 33 класса МКТУ (коктейли). 

Отклоняя доводы правообладателя о приобретении различительной способности обозначения "Черный русский" Роспатент никак их не мотивировал. 

Доказательств того, что в связи с использованием различными производителями обозначения "Черный русский" для индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ им была утрачена различительная способность, в материалах дела не имеется, а, равно как и доказательств того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака иные производители также использовали это обозначение для индивидуализации товаров, однородных товарам 33-го класса МКТУ. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что коктейль "Черный русский" не является видом товара, более того, обозначение "Черный русский" не идентифицируется само по себе применительно к какому-либо товару без указания на конкретный вид такого товара - коктейль. 

Само словесное обозначение "Черный русский" является не описательным, а фантазийным, поскольку не указывает на вид товара, не описывает его свойства, состав и назначение. 

Это обозначение может вызывать у потребителей какие-либо ассоциации, связанные с видом коктейля или его составом, основанные на предшествующем опыте, лишь при одновременном указании вида товара и его названия - коктейль "Черный русский", однако даже таких доказательств на дату приоритета товарного знака материалы административного дела, в том числе материалы, представленные вместе с возражением третьего лица, не содержат. 

При таких обстоятельствах у Роспатента отсутствовали основания для вывода о том, что обозначение "Черный русский" указывает на вид, состав или свойства товара, и как следствие этого, для признания регистрации оспариваемого товарного знака недействительной как не соответствующей подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. 

Иные основания для признания предоставления правовой охраны товарного знака согласно нормам статьи 1483 ГК РФ возражение от 09.12.2013 не содержат. 

Поскольку при рассмотрении настоящего спора установлено, что обозначение "Черный русский" является фантазийным названием коктейля, а не видом товара, как ошибочно посчитал Роспатент, а также учитывая представленные в материалы дела доказательства использования этого обозначения правообладателем задолго до приоритета оспариваемого товарного знака, довод Роспатента о том, что такое обозначение в любом случае не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товара "коктейли", поскольку создаст препятствия для использования этого названия иными производителями для указания названия известного коктейля, не может быть признан обоснованным, поскольку в настоящем судебном процессе проверяется не законность решения Роспатента о регистрации оспариваемого товарного знака по всем основаниям, указанным в ГК РФ, а законность решения этого органа о признании такой регистрации недействительной, вынесенного по результатам рассмотрения конкретного возражения, поданного по определенным основаниям. 

Иных абсолютных оснований для отказа в государственной регистрации обозначения "Черный русский" в качестве товарного знака не установлено Роспатентом. 

По сути, все пояснения третьего лица, в том числе и изложенные в возражении, сводятся к тому, что некоторое время назад такое обозначение было придумано в качестве названия коктейля, в состав которого входят кофейный ликер и водка, после чего стало известно широкому кругу потребителей. 

Между тем, указанные доводы подтверждают изначальную фантазийность спорного обозначения применительно к товарам "коктейли". 

О том, что обозначение "Черный русский" является фантазийным по отношению к заявленным товарам указано и в заключении палаты по патентным спорам, на основании которого принято решение о регистрации товарного знака. 

При этом указание третьим лицом в возражении на справочную литературу, в которых коктейль Black Russian/Черный Русский определен в качестве одного из названий классических коктейлей, не может подтверждать того, что это обозначение характеризует именно вид товара. 

Так, в пункте 4.1 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, указано, что основными элементами справочного фонда для установления факта перехода обозначения в категорию вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида являются толковые словари (общеязыковые, политехнические и т.д.), энциклопедии и энциклопедические словари, специальные справочники, а также периодические издания. 

В пункте 4.1.2 вышеназванных Методических рекомендаций разъяснено, что обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в качестве видового понятия не является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. 

Таким образом, использование спорного обозначения в справочниках (книг рецептов) недостаточно даже для подтверждения того, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. При таких обстоятельствах позиция Роспатента о том, что использованное в справочнике обозначение в любом случае становится видовым (а даже не вошедшим во всеобщее употребление), по своей сути дезавуирует применение подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку упоминание обозначения, встречающееся в любом справочнике, фактически будет считаться видовым обозначением товара. 

Вопрос о том, вошло ли это обозначение во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида (приобрело ли фантазийное обозначение черты видового) не ставился в возражении и не являлся предметом рассмотрения Роспатента, в связи с чем не может быть предметом рассмотрения настоящего спора. Для оспаривания регистрации товарного знака по такому основанию необходимо предоставление с возражением иной доказательственной базы, в том числе и подтверждения известности такого обозначения потребителям на дату приоритета товарного знака, однако таких доказательств в материалы административного дела подателем возражения не представлялось. 

Суд учитывает, что третье лицо, считая себя заинтересованным, не лишено права подачи возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по иным основаниям. 

Оспариваемым решением Роспатент неправомерно признал недействительным предоставление правовой охраны принадлежащему компании Berklee Capital S.A. товарному знаку, в связи с чем оспариваемое решение нарушает права и законные интересы заявителя. 

С учетом изложенного решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 489292 подлежит признанию недействительным как не соответствующее подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 65, частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие). 

Таким образом, в соответствии со статьями 65, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатент не представил доказательств, подтверждающих обоснованность его действий при принятии оспариваемого ненормативного акта. 

В силу части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, указывает на обязанность соответствующих органов образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. 

Поскольку оспариваемым решением прекращена правовая охрана принадлежащего заявителю товарного знака с целью восстановления прав и законных интересов заявителя суд считает необходимым обязать Роспатент восстановить правовую охрану спорного товарного знака в полном объеме. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на Роспатент. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявленные требования компании Беркли Кэпитал Эс.Эй. (Berklee Capital S.A.) удовлетворить. 

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.04.2014 N 2011709709 (489292) об удовлетворении возражения компании ТСН Брэндс ЛТД от 09.12.2013 и признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 489292 полностью признать недействительным как несоответствующим требованию подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 489292.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу компании Беркли Кэпитал Эс.Эй. (Berklee Capital S.A.) 2 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.А. Погадаев

Судья

Н.Н. Тарасов