Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2014 г. по делу N СИП-562/2014 Отказывая в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, суд исходил из доказанности факта использования ответчиком спорного товарного знака и отсутствия факта заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении остальных товаров, для которых предоставлена правовая охрана указанному средству индивидуализации (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2014 г. по делу N СИП-562/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения оглашена 16 декабря 2014 года

Решение в полном объеме изготовлено 23 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. N С01-207/2015 по делу N СИП-562/2014 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего: Васильевой Т.В.

судей Булгакова Д.А., Голофаева В.В.,

при ведении протокола помощником судьи Сулеймановой Л.М.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

открытого акционерного общества "Концерн Калашников" (проезд им. Дерябина, 3, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426006, ОГРН 1111832003018)

к закрытому акционерному обществу "М.Т. Калашников" (ул. Искры, дом 31, корп. 1, г. Москва, 129344, ОГРН 1021801179652)

третьи лица: 1) ОАО "Ижевский механический завод" (ул. Промышленная, дом 8, г. Ижевск, Удмуртская республика, 426063); 2) Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, стр.1, Москва, ОГРН 1047730015200); 3) ООО "Сайберган Рус" (пер. Архангельский, д. 9, стр. 1, офис 6, Москва, 101000, ИНН 7701863431), 4) Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации (Краснопресненская набережная, 2, Москва, 103274); 5) Межрегиональный общественный фонд имени М.Т. Калашникова (ул. Бородина, д.19, г. Ижевск, Удмуртская республика, 426057, ИНН 1835051977), ООО "Лютена" (ул. Саляма Адиля, д. 9 копр. 3, помещение, комната 1, 10, Москва, 123423, ОГРН 1112130001114)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 272922,

при участии в заседании представителей:

от истца: Адоньев Ю.А. (дов. от 09.01.2014 N 27), Мамилов К.В. (дов. от 24.01.2014 N 70),

от ответчика: Александров А.А. (дов. от 16.09.2014), Желтов А.С. (дов. от 16.09.2014), Елисаветский М.К. (дов. от 16.09.2014),

от третьих лиц: 1) извещен, не явился, 2) извещен, не явился, 3) извещен, не явился, 4) Носальская А.Н. (дов. от 25.12.2013 N МД-17494/14), 5) Фокина А.В. (дов. от 16.10.2014), 6) извещен, не явился, установил:

открытое акционерное общество "Концерн Калашников" (далее - Концерн, истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 272922 в отношении всех товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) в связи с его неиспользованием.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ОАО "Ижевский механический завод", Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), ООО "Сайберган Рус", Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации, Межрегиональный общественный фонд имени М.Т. Калашникова, ООО "Лютена".

В судебном заседании представители истца требования поддержали, ссылаясь на то, что правообладателем спорный товарный знак не используется непрерывно на протяжении более трех лет. При этом свою заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака Концерн обосновывал тем, что он является единоличным исполнительным органом ОАО "Ижевский механический завод" и осуществляет производство, предложение к продаже, продажу и рекламу товаров, однородных товарам 28 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 272922.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, представил отзыв и письменные пояснения. Ссылался на то, что истец не является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а товарный знак использовался и продолжает использоваться, в том числе, под контролем правообладателя лицами, действующими с его согласия.

Третье лицо - Межрегиональный общественный фонд имени М.Т. Калашникова - поддержало позицию ответчика, представило письменные пояснения, просило в удовлетворении иска отказать в полном объеме.

Третье лицо - Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации, представление интересов которой в суде согласно пункту 118 Регламента Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 N 260, письма Аппарата Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 N П7-52690 осуществляет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - поддержало позицию истца, представило пояснения, согласно которым полагает, что Концерн является заинтересованным лицом по смыслу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Третьи лица - ОАО "Ижевский механический завод", Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), ООО "Сайберган Рус", ООО "Лютена", извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явились. В материалах дела от ОАО "Ижевский механический завод" имеются письменные пояснения, в которых общество поддерживает позицию истца, просит рассмотреть дело в свое отсутствие. Роспатент также направил в суд отзыв, согласно которому он оставляет разрешение спора на усмотрение суда и просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

В порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд счел возможным рассмотреть спор в отсутствие третьих лиц - ОАО "Ижевский механический завод", Роспатента, ООО "Сайберган Рус", ООО "Лютена".

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц участвующих в деле, оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) комбинированный товарный знак (*) по заявке N 2002727187 с приоритетом от 14.11.2002 зарегистрирован Роспатентом 03.08.2004 за N 272922 в отношении следующих товаров:

25 класса МКТУ - жилеты, изделия спортивные трикотажные, изделия трикотажные, куртки, майки с короткими рукавами, одежда готовая, одежда кожаная, одежда трикотажная, одежда, рубашки, свитера, уборы головные;

28 класса МКТУ - автоматы игровые с предварительной оплатой, головоломки из набора элементов для составления картины, игрушки, игрушки с подвижными частями или передвижные, игры автоматические без использования телевизионных приемников, игры настольные, игры, мишени.

Правообладателем указанного товарного знака является закрытое акционерное общество "М.Т. Калашников" (далее - общество "М.Т. Калашников").

Согласно статье 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Заинтересованным лицом применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 272922 Концерн ссылался на то, что им осуществляется производство, предложение к продаже, продажа и реклама следующих товаров, однородных товарам 28 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку: макеты массо-габаритные автомата АК74, автомата АК74М, автомата АК103, автомата АК104, СВД (снайперской винтовки Драгунова), СВДС, пистолета - пулемета БИЗОН-2, пистолета - пулемета ВИТЯЗЬ-CH, пистолета Р-ПСМ, пистолета Р-ПМ, пистолета Р-ПММ, пистолета Р-446; пневматические пистолеты МР-53М, МР-651К, МР-654К, МР-655К, МР-657К; пневматические винтовки МР-512, МР-512М, МР-514К, МР60, МР61, МР61-09, МР661К "DROZD", Юнкер-2, Юнкер-3, Юнкер-4, ВП-АК.

Кроме того, истцом поданы заявки N 2014710824, 2014710825, 2014711005 на регистрацию в качестве товарных знаков объемных обозначений, сходных с изобразительным элементом спорного товарного знака, в том числе, для товаров 28 класса МКТУ. Также истцом подана заявка N 2014701118 на регистрацию словесного товарного знака "АК 47", в том числе, для товаров 28 класса МКТУ.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Проанализировав и оценив все представленные доказательства, суд считает, что Концерн доказал факт своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака только в отношении товаров "игрушки, игрушки с подвижными частями или передвижные, игры" по следующим основаниям.

Как следует из сертификатов соответствия, каталога продукции, в том числе размещенного в электронном виде в сети Интернет, истец осуществляет производство пневматических пистолетов МР-53М, МР-651К, МР-654К, МР-655К, МР-657К и винтовок МР-512, МР-512М, МР-514К, МР60, МР61, МР6109, МР661К "DROZD", Юнкер-2, Юнкер-3, Юнкер-4, ВП-АК, а также массо-габаритных макетов оружия.

Исследуя вопрос об однородности этих товаров тем, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, суд исходит из того, что в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (далее - Правила ТЗ), и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Рекомендации), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В частности, при определении однородности товаров принимаются во внимание такие признаки, как принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе (пункт 3.1.1 Рекомендаций); область применения товаров и цель применения (пункт 3.1.2); материал, из которого изготовлены товары (пункт 3.1.3); условия реализации товаров (пункт 3.1.4); круг потребителей (пункт 3.1.5); длительность использования товаров и их стоимость (пункт 3.1.6).

Также необходимо учитывать каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем для изделий, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" (далее - Закон "Об оружии") пневматическое оружие - это оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа. При этом под оружием понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.

Вместе с тем согласно последнему абзацу статьи 1 указанного закона к оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием (далее - конструктивно сходные с оружием изделия).

В соответствии с абзацем 23 статьи 13 Закона "Об оружии" конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты, револьверы калибра не более 6 мм и патроны к ним, которые по заключению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, не могут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия, приобретаются без лицензии и не регистрируются.

Закон не содержит легального определения понятия "массо-габаритные макеты оружия". В то же время, под этим обозначением, согласно словарно-справочным источникам, представленным сторонами в материалы дела, понимается копия устройства, соответствующая оригиналу по размерам и массе, используемая при проектировании техники для отработки компоновки, а также для совместных испытаний нескольких видов техники. В случае оружия используется на начальных этапах обучения и как объект коллекционирования.

Согласно информации, представленной в сети Интернет на официальном сайте истца по адресу www.izhmash.ru, массо-габаритный макет автомата Калашникова, производимый им, используется в качестве сувенира и учебного пособия. Макет имеет полное внешнее сходство с автоматом. Как и оригинал, макет имеет ствол со ствольной коробкой, затворную раму с затвором, возвратный механизм, ударно-пусковой механизм, цевье, трубку газовую. Его устройство позволяет производить включение и выключение предохранителя, взведение и спуск ударно-спускового механизма, перевод приклада в походное положение обратно, неполную разборку и сборку в соответствии с наставлением по стрелковому делу. Имеет конструктивные доработки, не позволяющие использовать макет в качестве работоспособного огнестрельного оружия.

Согласно представленным истцом сертификатам соответствия производимая им продукция относится к изделиям, конструктивно сходным с оружием.

Принимая во внимание все вышеприведенные критерии определения однородности товаров, суд полагает, что производимые истцом товары могут быть признаны однородными товарам "игрушки, игрушки с подвижными частями или передвижные, игры".

Довод ответчика о том, что пневматические винтовки и пистолеты, указанные в исковом заявлении, являются оружием, несмотря на то, что они приобретаются без лицензии и не регистрируются, судом не принимается как не соответствующий последнему абзацу статьи 1 Закона "Об оружии".

В то же время, истец не представил доказательств того, что им производятся или осуществляются необходимые приготовления к производству продукции, однородной товарам "автоматы игровые с предварительной оплатой, головоломки из набора элементов для составления картины, игры автоматические без использования телевизионных приемников, игры настольные, мишени".

При этом сам по себе факт подачи заявок на регистрацию товарных знаков в отношении товаров 28 класса МКТУ при отсутствии иных доказательств не свидетельствует о наличии заинтересованности в смысле пункта 1 статьи 1486 ГК РФ.

Кроме того, в судебном заседании 16.12.2014 представитель Концерна устно заявил, что его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ограничивается только товарами "игрушки, игрушки с подвижными частями или передвижные, игры", что отражено в протоколе судебного заседания от 16.12.2014.

Таким образом, истец не доказал своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 272922 в отношении товаров 28 класса МКТУ "автоматы игровые с предварительной оплатой, головоломки из набора элементов для составления картины, игры автоматические без использования телевизионных приемников, игры настольные, мишени".

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Учитывая, что исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака поступило в суд 16.06.2014, период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет период с 16.06.2011 по 15.06.2014 включительно.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение факта использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 272922 обществом "М.Т. Калашников" в материалы дела представлены: соглашение об использовании товарного знака под контролем правообладателя от 17.01.2012 N 02/170112, трехстороннее соглашение об использовании товарного знака под контролем правообладателя от 03.10.2012 N 38/031012, соглашение об использовании товарного знака под контролем правообладателя от 10.09.2009, с приложением N 1 от 10.09.2009, выдержки из каталога товаров, таможенная декларация от 11.07.2012 с дополнением со сведениями о ввозе на территорию Российской Федерации моделей автоматов АК-47, маркированных обозначением "АК-47", предназначенных для игры в страйкбол, справка от 01.08.2012 N 01/08-1, фотографии выставочных стендов, копии благодарственных писем, конверта, пригласительных билетов, фотографии книг, товарная накладная от 28.10.2011.

Совокупность этих доказательств подтверждает факт того, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 272922 использовался самим правообладателем, а также лицами действовавшими, под его контролем, при производстве и введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров "игрушки, игрушки с подвижными частями или передвижные, игры".

При этом суд принимает во внимание Методические рекомендации по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 02.03.1998 N 41, согласно которым при подаче заявки на регистрацию товарного знака возможно указание обобщенных наименований, охватывающих максимальный круг видов товаров, интересующих заявителя, или отдельных наименований наряду с обобщенными наименованиями.

Товары, производимые третьими лицами под контролем ответчика с использованием спорного товарного знака - игрушки с подвижными частями или передвижные - относятся к обобщенным категориям "игры, игрушки" и являются по сути формой их производства.

Довод истца о том, что ответчиком использовался оспариваемый товарный знак не в том виде, в котором он зарегистрирован, судом отклоняется, так как использование товарного знака в комбинации с дополнительными элементами допускается в силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ (в редакции, действовавшей в исследуемый период использования товарного знака), если такое изменение его отдельных элементов не влияет на его различительную способность и не ограничивает охрану, предоставленную товарному знаку, что в данном случае и имело место.

Довод истца о том, что ООО "Сайберган Рус", осуществлявшее под контролем общества "М.Т. Калашников" деятельность по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров с использованием спорного товарного знака, прекратило деятельность в ноябре 2012 года, а по его юридическому адресу зарегистрировано 1032 компаний, судом не принимается, так как представленные ответчиком доказательства относятся к периоду, предшествующему реорганизации третьего лица, а факт регистрации по одному юридическому адресу большого количества компаний, во-первых, документально не подтвержден, а во-вторых, в рассматриваемом контексте не имеет отношения к существу спора. Кроме того, как следует из сведений открытого реестра юридических лиц, ООО "Сайберган Рус" было реорганизовано путем присоединения к ООО "Лютена", которое является его правопреемником.

Доводы Концерна о том, что представленные ответчиком соглашения об использовании товарного знака, билеты, благодарственные письма, книги сами по себе не подтверждают факт введения в гражданский оборот товаров 28 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, а также о порочности этих соглашений, судом также не принимаются, так как факт использования товарного знака, как было указано выше, подтверждается не каждым из этих доказательств в отдельности, а их совокупностью. Сами же соглашения не оспорены никем в установленном законом порядке.

С учетом вышеизложенного при доказанности факта использования ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 272922 в отношении товаров 28 класса МКТУ "игрушки, игрушки с подвижными частями или передвижные, игры" и отсутствии факта заинтересованности истца в досрочном прекращении товарного знака в отношении остальных товаров, для которых предоставлена правовая охрана указанному средству индивидуализации, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Судебные расходы по делу относятся на истца в соответствии со статьями 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 8-12, 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 1, 13 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии", пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32, и руководствуясь статями 4, 65, 71, 75, 110, 121-123, 153, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Д.А. Булгаков

В.В. Голофаев

_____________________________

* -