Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2014 г. по делу N СИП-750/2014 Суд удовлетворил исковые требования и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не представлено доказательств того, что неиспользование товарного знака произошло по не зависящим от правообладателя обстоятельствам

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2014 г. по делу N СИП-750/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 декабря 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 23 декабря 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2015 г. N С01-183/2015 по делу N СИП-750/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Подкорытовым Н.С., рассмотрев открытом судебном заседание исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Максимилианс-Казань" (ул. Спартаковская, д. 6, г. Казань, 420170, ОГРН 1091690066500) к индивидуальному предпринимателю Теплицкому Аркадию Юрьевичу (Санкт-Петербург, ОГРНИП 305783801300034) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "MAXIMILIAN" по свидетельству Российской Федерации N 521996 вследствие его неиспользования, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200); индивидуального предпринимателя Арциновича Максима Анатольевича (Москва), при участии в судебном заседании представителей общества с ограниченной ответственностью "Максимилианс-Казань" - Бусарев Г.Г., Кибирев П.П. (по доверенности от 01.08.2014), установил:

общество с ограниченной ответственностью "Максимилианс-Казань" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Арциновичу Максиму Анатольевич о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "MAXIMILIAN" по свидетельству Российской Федерации N 267433 в отношении всех услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) в связи с его неиспользованием. 

При принятии иска к производству на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая направила в Суд по интеллектуальным правам отзыв, указав в нем, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к её компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, одновременно заявив ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие своего представителя. 

В ходе рассмотрения спора определением Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2014 произведена замена ответчика - индивидуального предпринимателя Арциновича Максима Анатольевича на индивидуального предпринимателя Теплицкого Аркадия Юрьевича (далее -предприниматель). 

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приняты уточнения исковых требований, в соответствии с которыми истец просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "MAXIMILIAN" по свидетельству Российской Федерации N 521996 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. 

В судебное заседание явились представители истца, которые исковые требования поддержали в полном объеме, и представили в суд письменные пояснения по делу. 

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика и третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца, суд пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим. 

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "MAXIMILIAN" по заявке N 2002731359 с приоритетом от 16.12.2002 зарегистрирован Роспатентом 20.04.2004 N 267433 на имя Арциновича Максима Анатольевича в отношении ряда товаров 14 и услуг 42, 43 классов МКТУ. 

Из справки об актуальном состоянии государственной регистрации спорного товарного знака (т. 2, л.д. 143) следует, что исключительные права на поименованный товарный знак, в части услуг 43 услуг МКТУ "рестораны; кафе, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров", указанных в свидетельстве, перешли индивидуальному предпринимателю Теплицкому Аркадию Юрьевичу в результате заключения с прежним правообладателем договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 10.09.2014 N РД0156743. 

В результате означенных действий, Роспатентом выдано новое свидетельство Российской Федерации за номером 521996.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении части услуг 43 класса МКТУ "рестораны; кафе, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров" и неиспользование его правообладателем в отношении названных товаров в течение трёх лет, предшествующих дате подачи искового заявления, общество обратилось с настоящим исковым заявлением в суд. 

В обоснование своей заинтересованности общество указывает на то, что осуществляет свою хозяйственную деятельность в сфере общественного питания, кафе, ресторанов и баров, и его фирменное наименование схоже до степени смешения со спорным товарным знаком, а также истец ссылается на то, что он подал в Роспатент заявку N 2014714100 на регистрацию знака обслуживания со словесным элементом "MAXIMILIAN'S" для услуг 43 класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом". 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака". 

Согласно же правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

По смыслу приведённой правовой позиции высшей судебной инстанции, заинтересованность конкретного лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего иному лицу, обусловлена осуществлением им деятельности по производству тех же товаров (работ, услуг), на которые распространяется правовая охрана товарного знака, либо однородных им товаров (работ, услуг), которые могут быть непосредственно и не включены в свидетельство на товарный знак. 

При определении заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака подлежит установлению однородность товаров и услуг, относительно которых содержится требование о прекращении правовой охраны товарного знака и тех товаров и услуг, которые производятся (или имеется фактическое намерение производить) лицом, подавшим такое заявление. 

В качестве правового обоснования своей заинтересованности истцом представлены: свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; копия заявки N 2014714100 поданную в Роспатент на регистрацию изобразительного товарного знака "MAXIMILIAN'S"; договор субаренды от 25.10.2010 N 25/01/2010, подписанный между обществом с ограниченной ответственностью "АКПН" и истцом; договор субаренды от 10.12.2014 N 1106/НА15-2014, подписанный между обществом с ограниченной ответственностью "Капитал менеджмент" и обществом; агентский договор от 28.12.2009 с приложениями N 1-7. 

Согласно пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 

При этом, как следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13 при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. 

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. 

Согласно уведомлению Роспатента N 2014714100/50 от 15.12.2014, в результате проведения экспертизы установлено, что заявленное истцом обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком "MAXIMILIAN", зарегистрированным по свидетельству Российской Федерации на имя индивидуального предпринимателя Теплицкого Аркадия Юрьевича с приоритетом от 16.12.2002 для однородных услуг 43 класса МКТУ. Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородности услуг 43 класса МКТУ были установлены на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. 

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что истцом осуществляется деятельность по оказанию услуг, тождественная и однородная услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с учетом их потребительских свойств и функционального назначения, круга потребителей. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя. 

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, истец ссылается на факт принадлежности ему фирменного наименования, включающего словесное обозначение "Максимилианс", сходное до степени смешения с товарным знаком "MAXIMILIAN". 

В силу пункта 4 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются ГК РФ и другими законами.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ одним из результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, является фирменное наименование. 

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. 

Согласно пункту 14.4.2 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения. 

Словесное обозначение в силу Правил сравнивается по фонетическому, графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) признакам. 

Проведя сравнение словесного обозначения фирменного наименования истца и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 521996, суд пришел к выводу о том, что названное обозначение схоже до степени смешения по фонетическому, семантическому, визуальному признакам. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая вышеперечисленные и представленные истцом доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что общество заинтересовано в использовании в гражданском обороте на территории Российской Федерации словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "MAXIMILIAN" по свидетельству Российской Федерации N 521996 в отношении услуг 43 класса МКТУ. 

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

С учётом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (14.08.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 521996, исчисляется с 14.08.2011 по 13.08.2014 включительно. 

При этом из положений статьи 1486 ГК РФ не следует, что указанный срок прерывается или исчисляется заново в связи со сменой правообладателя. Правовое значение имеет использование (неиспользование) товарного знака в течение любых трёх лет после его государственной регистрации. 

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил, доводы истца не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело заявителем доказательств не заявил. 

Оценив представленные ответчиком доказательства - многочисленные договора, которые по мнению ответчика подтверждают использование оспариваемого товарного знака, по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что ответчиком не доказано использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 

Названная норма ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору и иным лицом под контролем правообладателя. 

Использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора, в том числе, если правообладатель выразил свою волю на такое использование под его контролем. 

При этом, как следует из изложенного, в целях установления использования товарного знака, недостаточно простого использования товарного знака третьим лицом. Необходимым условием является то, чтобы подобное использование осуществлялось именно под контролем правообладателя. 

Контроль со стороны правообладателя в случае, когда товарный знак используется иным лицом при производстве товара, может осуществляться различными способами (контроль качества товара, объемов производства и реализации и прочее). 

В случае же если использование товарного знака иными лицами имело место, но контроль со стороны правообладателя за таким использованием не осуществлялся, то в смысле статьи 1486 ГК РФ подобные действия не могут быть признаны использованием товарного знака.

Из представленных ответчиком документов не вытекает какая-либо связь между указанными в договорах лицами и правообладателем товарного знака, а также указание что обозначение "MAXIMILIAN" используется в качестве товарного знака и под контролем правообладателя. 

Также в ходе судебного заседания 27.10.2014 представитель индивидуального предпринимателя Арциновича М.А. дал пояснения, согласно которым доказательств использования оспариваемого товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ не имеется. 

Таким образом, представленные письменные доказательства не могут подтверждать использование спорного товарного знака под контролем правообладателя в исследуемый период времени. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд пришёл к выводу о том, что ответчиком не доказан факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 521996 в отношении услуг 43 класса МКТУ "рестораны; кафе, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров". Также не представлено суду доказательств того, что его неиспользование произошло по не зависящим от правообладателя обстоятельствам, что в соответствии со статьёй 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. 

Таким образом, требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 521996 вследствие его неиспользования подлежат удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесённые в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Максимилианс-Казань" удовлетворить. 

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 521996 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в регистрации. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Теплицкого Аркадия Юрьевича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Максимилианс-Казань" 4 000 (Четыре тысячи) рублей в возмещении расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина