Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2014 г. N С01-1023/2014 по делу N СИП-285/2014 Суд оставил без изменения принятое ранее решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчик не использовал свой товарный знак и не представил судам доказательств, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2014 г. N С01-1023/2014 по делу N СИП-285/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 8 декабря 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 15 декабря 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Лаком" (Лиговский проспект, д. 216, лит. А, пом. 2Н, Санкт-Петербург, 192007, ОГРН 1077847443728)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2014 по делу N СИП-285/2014 (судьи Пашкова Е.Ю., Лапшина И.В., Силаев Р.В.)

по исковому заявлению McDonald's Corporation, a Delaware Corporation/ Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, United States of America)

к обществу с ограниченной ответственностью "Лаком" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "МИНИАТЮРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 327864 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200). 

В судебном заседании приняли участие представители истца - Гуляева Н.С. (по доверенности от 05.04.2013), Василенко В.А. (по доверенности от 20.03.2014 N 77 АБ 2415910). 

Ответчик и третье лицо извещены надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

McDonald's Corporation, a Delaware Corporation/ Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (далее - компания, истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Лаком" (далее - общество "Лаком", ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "МИНИАТЮРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 327864 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): ароматические пищевые препараты, блины, бриоши, булки, вафли, галеты, карамели (конфеты), кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения елок новогодних, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия мучные, конфеты, конфеты мятные, крекеры, кремы, лакричные конфеты, лакричные палочки (кондитерские изделия), леденцовый сахар, марципаны, миндальное печенье, миндальное тесто, мучные изделия, мучные изделия кондитерские, мята для кондитерских изделий, паста фруктовая (кондитерские изделия), пироги, пироги круглые, пироги с мясом, пироги сладкие, пирожные, пицца, подслащивающие вещества натуральные, помадки (кондитерские изделия), пралине, пряники, пудинги, пудра, смеси сухие для пирожных и тортов, сухари, сэндвичи, тесто миндальное, тесто для пирожных и тортов, торты, торты ягодные, фруктовые, украшения съедобные для пирожных и тортов, хлеб, хлеб из пресного теста, шоколад, шоколадные плитки, за исключением печенья и относящихся к изготовлению печенья, вследствие его неиспользования. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2014 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2014 заявленные требования удовлетворены в полном объеме. 

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Лаком", ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам и неправильное применение судом норм материального права, просит отменить решение от 16.07.2014 и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

По мнению общества "Лаком", суд первой инстанции неправильно применил положения статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и однородности товаров, выпускаемых истцом, товарам, для которых зарегистрирован товарный знак ответчика. 

Также общество "Лаком" полагает, что вывод суда о том, что представленные доказательства не подтверждают использование указанного товарного знака под контролем правообладателя, так как общество с ограниченной ответственностью "Золотой ключик" (далее - общество "Золотой ключик"), общество с ограниченной ответственностью "Бисквит" (далее - общество "Бисквит") и ответчик входят в одну группу компаний, которые производят кондитерские изделия, ошибочен. 

В отзыве на кассационную жалобу истец, считая, что оспариваемый судебный акт является законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель истца просил в удовлетворении кассационной жалобы отказать, ссылаясь на то, что судом первой инстанции сделан правомерный вывод о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 327864, а представленные доказательства не подтверждают использование спорного товарного знака под контролем ответчика. 

Общество "Лаком" и Роспатент, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие. 

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей истца, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, словесный товарный знак "МИНИАТЮРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ" по заявке N 2006714798 с приоритетом от 01.06.2006 зарегистрирован Роспатентом 13.06.2007 за N 327864 в отношении товаров 30-го класса МКТУ на имя закрытого акционерного общества "Золотой ключик". 

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 31.01.2011 N РД0075886, зарегистрированного Роспатентом 31.01.2011, исключительное право на оспариваемый товарный знак приобрело общество "Лаком". 

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 327864 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет в отношении поименованных в исковом заявлении товаров 30-го класса МКТУ, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны. 

Заявление мотивировано тем, что компания ведет свою деятельность с 1940 года по всему миру. По состоянию на середину февраля 2014 года на территории Российской Федерации работает 416 ресторанов быстрого питания McDonald's, принадлежащих компании. При этом ее деятельность постоянно расширяется: открываются новые рестораны, вводятся новые позиции в меню. 

Поскольку истец производит товары 30-го класса МКТУ, в отношении которых или однородных им зарегистрирован товарный знак ответчика, им подано настоящее заявление о досрочном прекращении его правовой охраны. 

Истцом в англоязычных странах в отношении новой серии позиций меню используется обозначение "Little Tasters", которое может быть творчески, литературно переведено на русский язык как "маленькие удовольствия". Продукция под названным обозначением предлагается в меньших порциях по сравнению с позициями стандартного меню. 

С целью продвижения новой позиции меню 05.09.2012 компания подала в Роспатент заявку N 2012731144 на регистрацию товарного знака "Маленькие удовольствия" в отношении товаров 29, 30, 32-го классов и услуг 43-го класса МКТУ. 

По результатам рассмотрения указанной заявки 17.10.2013 Роспатентом было вынесено решение о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2012731144 на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи с наличием зарегистрированного спорного товарного знака, принадлежащего ответчику. 

Истец также отметил, что в результате проведенного им поиска было установлено, что основным видом производимой ответчиком продукции является печенье, для индивидуализации которого используется спорный товарный знак. В отношении остальных товаров 30-го класса МКТУ, по мнению компании, спорный товарный знак обществом "Лаком" не используется. 

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства и учитывая требования статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 1484 и 1486 ГК РФ, принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", признал истца лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Применительно к приведенной норме заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. 

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. 

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13. 

Суд первой инстанции применительно к приведенным нормам материального права, оценив в совокупности представленные истцом доказательства в подтверждение своей заинтересованности (информация о деятельности истца на территории Российской Федерации в области ресторанов быстрого питания; информация о выпускаемой компанией продукции, включая товары, относящиеся к 30-му классу МКТУ; образцы кондитерских изделий, изготавливаемых и реализуемых сетью ресторанов истца; информация о выпускаемых в других странах товаров 30-го класса МКТУ под обозначением "Little Tasters", аналогом которых на территории Российской Федерации предполагаются планируемые к выпуску товары под обозначением "Маленькие удовольствия"; заявка N 2012731144 на регистрацию обозначения "Маленькие удовольствия" в отношении в том числе товаров 30-го класса МКТУ; уведомление Роспатента по заявке, что товарный знак ответчика блокирует возможность получения правовой охраны на заявленное обозначение в отношении товаров 30-го класса МКТУ) пришел к обоснованному выводу о том, что компания является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, которому Роспатентом был противопоставлен товарный знак общества "Лаком" по свидетельству Российской Федерации N 327864. 

При этом, проводя оценку однородности товаров 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и истцом испрашивается правовая охрана заявленного на регистрацию обозначения, суд первой инстанции правомерно руководствовался критериями однородности товаров, изложенными в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13. 

При названных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что выпускаемые компанией товары являются однородными товарам 30-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и заявлены исковые требования, поскольку сравниваемые товары имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику. 

Таким образом, суд первой инстанции при рассмотрении заявленных требований правильно применил положения статьи 1486 ГК РФ, а доводы общества "Лаком" о необоснованности выводов суда о признании истца заинтересованным лицом и того, что он является производителем однородных товаров, отклоняются президиумом Суда по интеллектуальным правам как противоречащие материалам дела и установленным по делу фактическим обстоятельствам. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отмечает, что вопреки доводу, содержащемуся в кассационной жалобе, относительно неправильного перевода обозначения "Little Tasters", истец не утверждал, что перевод является дословным, а ссылался на то, что при использовании в разных странах словесных обозначений они даются в творческом, литературном переводе, учитывающем лингвистические особенности соответствующего языка. 

Также президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод общества "Лаком" о противоречии материалам дела и статье 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вывода суда о недоказанности ответчиком представленными доказательствами использования товарного знака под контролем правообладателя, поскольку истец сам в заявлении ссылался на то, что общество "Золотой ключик", общество "Бисквит" и ответчик, входят в одну группу компаний. 

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

При этом ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, иным лицом под контролем правообладателя. Таким образом, в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. 

Следовательно, иное лицо вправе осуществлять использование товарного знака для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, в том числе, если правообладатель выразил свою волю на такое использование под его контролем. 

Общество "Лаком" в подтверждение использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 327864 представило: письма-согласия на использование спорного товарного знака от 24.02.2011 и от 01.05.2011, договор переработки сырья от 03.03.2011 N 1, агентский договор на реализацию продукции от 05.06.2011 N 1/13, дилерский договор от 12.12.2011 N ВК-68/11, товарные накладные от 18.12.2011 N оз18-12-03 и от 04.03.2012 N оз04-03-03, акт сверки взаимных расчетов от 30.06.2014, брошюру с ассортиментом товара, датированную 2008-2009 годами. 

Суд первой инстанции, оценив представленные ответчиком доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к обоснованному выводу о том, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Ответчик ссылается на использование спорного товарного знака под его контролем, так как сам истец в заявлении указывает на то, что ответчик и указанные юридические лица входят в "группу компаний". 

Вместе с тем само по себе то обстоятельство, что общество "Лаком" входит в "группу компаний", не доказывает, что использование спорного товарного знака одним лицом, входящим в "группу компаний", осуществляется под контролем иного лица, входящего в "группу компаний". 

При этом в материалах дела отсутствуют доказательства, позволяющие установить, что указанные лица образуют "группу лиц" в том смысле, который этому понятию придает статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", или связаны между собой иным образом, позволяющим утверждать о наличии контроля одного лица за деятельностью другого. 

Именно такие обстоятельства не были признаны в смысле части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства. 

При названных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что ответчик не подтвердил использование спорного товарного знака в оспариваемый период. 

В то же время доводы ответчика об отсутствии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака носят предположительный характер и не основаны на материалах дела. 

На основании изложенного и исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения суда первой инстанции не усматривается, поскольку доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, направлены на переоценку доказательств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для безусловной отмены судебного акта, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2014 по делу N СИП-285/2014 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Лаком" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Н. Погадаев