Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 апреля 2015 г. N С01-166/2014 по делу N СИП-253/2014 Суд отменил решение суда первой инстанции и направил на новое рассмотрение дело о признании незаконным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения, поскольку суду необходимо исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам всех лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 апреля 2015 г. N С01-166/2014 по делу N СИП-253/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 6 апреля 2015 года.

В полном объеме судебный акт изготовлен 13 апреля 2015 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М.,

при участии судьи-докладчика Голофаева В.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2014 по делу N СИП-253/2014 (судьи Рогожин С.П., Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ВЕЛЬТПЛАСТ" (ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 22, Москва, 109202, ОГРН 1027739215580)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании незаконным решения от 21.05.2013 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 119186.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Microsoft Corporation / Корпорация Майкрософт (One Microsoft Way, Redmond, WA, United States of America / Уан Майкрософт Уэй, Редмонд, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ВЕЛЬТПЛАСТ" - Черемнов О.П. (по доверенности от 01.04.2015);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 28.08.2014);

от Корпорации Майкрософт - Гришанова Г.И. (по доверенности от 10.03.2015).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЬТПЛАСТ" (далее - общество "ВЕЛЬТПЛАСТ", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.05.2013 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 119186.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Microsoft Corporation / Корпорация Майкрософт (далее - компания).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2014 исковые требования удовлетворены: признано незаконным оспариваемое решение Роспатента от 21.05.2013 как не соответствующее статье 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс); Роспатенту предписано повторно рассмотреть обращение общества "ВЕЛЬТПЛАСТ" от 10.12.2012 о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 119186 и аннулировании его регистрации.

Не согласившись с принятым судебным актом, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции отменить, дело передать на новое рассмотрение.

В обоснование жалобы Роспатент указал, что суд ошибочно посчитал поданное заявителем в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 119186 заявлением о прекращении правовой охраны товарного знака, предусмотренным подпунктом 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ. По мнению Роспатента, фактические обстоятельства спора и имеющиеся в деле доказательства свидетельствуют о том, что заявитель обратился в Роспатент именно с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в порядке пункта 2 статьи 1513 ГК РФ.

Также Роспатент ссылается на то, что суд первой инстанции, рассмотрев вопрос о соответствии оспариваемого решения статье 1514 ГК РФ, в нарушение статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вышел за пределы содержащихся в заявлении оснований требований, поскольку общество "ВЕЛЬТПЛАСТ" обратилось в суд с требованием о признании незаконным оспариваемого решения Роспатента ввиду его несоответствия не статье 1514 ГК РФ, а пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ. Роспатент также обращает внимание на то, что соответствие оспариваемого решения требованиям указанных пунктов статьи 1483 ГК РФ судом не исследовалось. В то же время в заявлении отсутствовали какие-либо доводы о нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения.

В отзыве на кассационную жалобу общество "ВЕЛЬТПЛАСТ" просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Третье лицо в своем отзыве поддержало доводы, изложенные в кассационной жалобе Роспатента, считая, что оспариваемый судебный акт подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель Роспатента поддержал доводы кассационной жалобы, просил решение суда отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Представитель заявителя просил обжалуемое решение оставить без изменения, сославшись на его законность и обоснованность.

Представитель третьего лица в судебном заседании поддержал позицию Роспатента и доводы, изложенные в отзыве на жалобу, просил решение суда отменить.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 119186 зарегистрирован на имя компании в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.07.1994 с приоритетом от 03.07.1992 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков. В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение "WINDOWS", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам 10.12.2012 поступило возражение общества "ВЕЛЬТПЛАСТ" с требованием прекратить предоставление правовой охраны спорному товарному знаку и аннулировать его регистрацию, мотивированное ссылкой на пункты 1, 3 статьи 1483 ГК РФ. При этом заявителем была уплачена государственная пошлина, в размере, установленном для возражений, подаваемых в порядке статьи 1512 ГК РФ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент решением от 21.05.2013 отказал в его удовлетворении.

Несогласие общества "ВЕЛЬТПЛАСТ" с принятым решением явилось основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его незаконным.

Признавая решение Роспатента незаконным, суд первой инстанции исходил из того, что рассмотренное палатой по патентным спорам возражение общества "ВЕЛЬТПЛАСТ" надлежит квалифицировать в качестве заявления о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 119186, поданного в порядке подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ. В свою очередь, Роспатент ошибочно, по мнению суда первой инстанции, рассмотрел указанное заявление в ином порядке, а именно как возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, предусмотренное подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 и пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ.

Приходя к указанному выводу, суд принял во внимание просительную часть возражения, полагая, что в ней изложено требование, заявляемое на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ. Помимо этого, суд учел содержащуюся в возражении ссылку на пункт 2.2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 27.03.1997 N 26 (далее - Методические рекомендации N 26), а также правовую позицию заявителя, изложенную в письменных пояснениях, где он указывает на то, что в поданном им возражении не ставился вопрос о законности регистрации оспариваемого товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что, приходя к указанному выводу и принимая на его основе решение о признании незаконным решения Роспатента от 21.05.2013, суд допустил нарушение норм процессуального права.

Рассматриваемые судом требования характеризуются предметом и основаниями. Исходя из положений части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предметом заявленных требований является материально-правовое требование стороны в споре к другой стороне, в данном случае о признании незаконным ненормативного правового акта лица, осуществляющего публичные полномочия. Основания требований (иска) - это обстоятельства, на которые ссылается заявитель в подтверждение своих требований. Изменение основания иска - изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 199, частью 4 статьи 200, частью 2 и пунктом 2 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд проверяет соответствие оспариваемого ненормативного правового акта законам и иным нормативным правовым актам, указанным заявителем.

По смыслу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации переквалификация требования судом по собственной инициативе со ссылкой на иные основания недопустима. Изменение основания или предмета иска (требования) возможно только по заявлению истца (заявителя).

Исходя из содержания заявления общества "ВЕЛЬТПЛАСТ", поданного в суд первой инстанции, оно обратилось в суд с требованием о признании незаконным оспариваемого решения по причине его несоответствия пунктам 1, 3 статьи 1483 ГК РФ.

При этом из материалов дела (в том числе представленных заявителем в суд первой инстанции дополнительных пояснений) не усматривается, что заявитель изменил основание заявленных требований ссылками на нормы статьи 1514 ГК РФ и на нарушение порядка рассмотрения возражения, а суд принял в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации такие изменения.

Таким образом, суд первой инстанции, рассмотрев вопрос о соответствии оспариваемого решения Роспатента требованиям статьи 1514 ГК РФ, вышел за пределы заявленных обществом "ВЕЛЬТПЛАСТ" оснований.

В то же время основания заявленных требований, касающиеся несоответствия оспариваемого решения Роспатента пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, судом первой инстанции не исследовались.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также усматривает несоответствие выводов, содержащихся в обжалуемом решении суда, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также нарушение судом норм материального права, ввиду следующего.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Подобная норма содержалась в действовавшем на дату приоритета оспариваемого товарного знака подпункте "б" пункта 15 Положения о товарных знаках, утвержденном Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974, в соответствии с которым не допускалась регистрация в качестве товарных знаков обозначений, вошедших во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров известного рода.

Согласно пункту 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В силу пункта 1 статьи 1513 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи возражения) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1513 ГК РФ в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

В отличие от этого в силу подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Таким образом, по основаниям, предусмотренным статьей 1512 ГК РФ документ, именуемый возражением, подается в палату по патентным спорам. По основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 1 статьи 1514, документ, именуемый заявлением, подается непосредственно в Роспатент.

Поступивший документ, по результатам которого вынесено оспариваемое решение, имел название "возражение против предоставления правовой охраны обозначению "WINDOWS" в качестве товарного знака по свидетельству N 119186".

При этом данное возражение было адресовано в палату по патентным спорам, которая в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи возражения) рассматривает возражения против предоставления правовой охраны, в то время как рассмотрение заявления, поданного в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, к компетенции палаты по патентным спорам не отнесено.

В качестве оснований неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству N 119186 и предоставления ему правовой охраны в возражении были указаны пункты 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, в то время как ссылки на статью 1514 ГК РФ отсутствовали.

Просительная часть возражения содержала требование прекратить предоставление правовой охраны обозначению "WINDOWS" в качестве товарного знака по свидетельству N 119186 и аннулировать регистрацию данного товарного знака.

В то же время наличие в просительной части возражения слова "прекратить" не может свидетельствовать о подаче обществом "ВЕЛЬТПЛАСТ" заявления в порядке статьи 1514 ГК РФ. Как следует из названия подпараграфа 6 параграфа 2 главы 76 ГК РФ "Прекращение исключительного права на товарный знак", к которому относятся в том числе статьи 1512 и 1513 ГК РФ, в результате признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку также происходит прекращение исключительного права на товарный знак.

Содержащееся в просительной части возражения требование аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству N 119186 также относится к признанию предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным - согласно пункту 5 статьи 1513 ГК РФ аннулирование свидетельства на товарный знак и записи в Государственном реестре товарных знаков происходит лишь в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным. В свою очередь, статья 1514 ГК РФ подобных последствий прекращения правовой охраны товарного знака не содержит.

С учетом содержащейся в поданном в Роспатент возражении заявителя ссылки на пункт 3 статьи 1483 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что правовым последствием способности товарного знака ввести потребителей в заблуждение может являться исключительно признание недействительным предоставления товарному знаку правовой охраны, но не ее досрочное прекращение.

Также президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание, что согласно платежному поручению от 29.11.2012 N 1461, приложенному к возражению, заявителем была уплачена пошлина именно за принятие решения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "WINDOWS" по свидетельству N 119186, поскольку размер произведенного заявителем платежа соответствовал размеру, установленному за рассмотрение данного вида возражений - 13 500 рублей. В свою очередь, пошлина за принятие решения по результатам рассмотрения заявления, подаваемого в порядке подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, установлена в ином размере - 16 200 рублей. Соответствующие размеры пошлин указаны в утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 N 941 Положении о патентных и иных пошлинах с Перечнем юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины.

Приняв во внимание содержащуюся в возражении ссылку заявителя на пункт 2.2 Методических рекомендаций N 26, суд не учел, что возражение состояло из доводов, касающихся несоответствия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, и содержало ссылку также на пункт 2.1 Методических рекомендаций N 26, в котором идет речь о соответствующем основании для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку. При этом ссылка на пункт 2.2 названного документа, содержащаяся в возражении, представляла собой цитирование одного абзаца Методических рекомендаций N 26 без каких-либо пояснений и доводов.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в возражении заявителя было неоднократно указано, что он считает регистрацию спорного товарного знака на имя компании и предоставление правовой охраны спорному обозначению незаконными (абзац 11 страницы 1, абзац 4 страницы 3 возражения).

Кроме того, доводы заявителя сводились к тому, что спорное обозначение "WINDOWS" появилось и вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (абзац 18 страницы 2 возражения).

В связи с изложенным Роспатент не имел правовых оснований для рассмотрения поступившей корреспонденции от общества "ВЕЛЬТПЛАСТ" от 10.12.2012, кроме как в качестве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 119186, поданного в порядке подпункта 1 пункта 2 статьи 1512, пункта 2 статьи 1513 ГК РФ.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент должен был рассмотреть возражение общества "ВЕЛЬТПЛАСТ" как заявление, поданное в порядке подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, противоречит указанным выше нормам права, а также обстоятельствам дела.

Исходя из того, что допущенное судом первой инстанции нарушение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привело к принятию неверного решения, оно не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2014 по делу N СИП-253/2014 отменить.

Направить дело N СИП-253/2014 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.В. Голофаев