Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2015 г. по делу N СИП-1010/2014 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения истца против предоставления правовой охраны товарному знаку и обязал Роспатент аннулировать правовую охрану данного товарного знака, поскольку действия правообладателя оспариваемого товарного знака, связанные с приобретением прав на него, являются актом недобросовестной конкуренции, а также содержат признаки злоупотребления правом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2015 г. по делу N СИП-1010/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 мая 2015 г.

Полный текст решения изготовлен 3 июня 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам

в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Перемиловской Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 20-27 мая (с учетом перерыва) заявление компании КОНСИТЕКС С.А. / CONSITEX S.A. (Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Switzerland) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.08.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 27.02.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 477745,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, компании АЛИГУСТА ЛТД. / ALIGUSTA LTD. (8 Digenis Akritas Avenue, Office 303, CY-1045, Nicosia, Cyprus),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Воеводин Д.Е., Грядов А.В. по доверенности от 18.11.2014;

от Роспатента - Шеманин Я.А. по доверенности от 28.08.2014 N 02/32-567/41;

третьего лица - не явился, извещено надлежащим образом, установил:

компания КОНСИТЕКС С.А. / CONSITEX S.A. (далее - компания КОНСИТЕКС С.А.) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 27.08.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 27.02.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 477745. Кроме того, компания просила обязать Роспатент прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству N 477745 в отношении охраняемых товаров 10 и 34-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания АЛИГУСТА ЛТД. / ALIGUSTA LTD. (далее - компания АЛИГУСТА ЛТД.) как правообладатель оспариваемого товарного знака.

В судебное заседание явились представители заявителя и Роспатента.

Третье лицо в судебное заседание своих представителей не направило, о месте и времени рассмотрения дела уведомлено надлежащим образом в порядке, предусмотренном Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам (заключена в г. Гааге 15.11.1965; далее - Гаагская конвенция).

Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Определение о принятии искового заявления к производству и о назначении предварительного судебного заседания, определение об отложении предварительного судебного заседания, определение о назначении дела к судебному разбирательству, а также определение об отложении судебного разбирательства (с нотариально заверенными переводами на греческий язык) направлены третьему лицу и его представителю в порядке, предусмотренном пунктом а) статьи 10 Гаагской конвенции. Со стороны Республики Кипр оговорки относительно применения названной статьи не сделано. Согласно уведомлениям о получении почтовой корреспонденции, указанные определения получены ответчиком под роспись.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя третьего лица в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 20.05.2015 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 27.07.2015 в связи с удовлетворением судом ходатайства заявителя о приобщении к материалам дела дополнительных пояснений с приложенными к ним документами в большом объеме (в том числе нотариально заверенных переводов, касающихся международных товарных знаков).

Информация о перерыве размещена в картотеке арбитражных дел на официальном сайте суда в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же судебном составе при участии в судебном заседании тех же представителей заявителя и органа, принявшего оспариваемое решение.

Представитель компании КОНСИТЕКС С.А. заявление о признании недействительным оспариваемого решения поддержал, согласно доводам изложенным в заявлении и письменных пояснениях, просил его удовлетворить. В обоснование своих требований указал на следующие обстоятельства.

Заявитель указывает, что марка "ZEGNA" имеет длительную историю развития. В частности, первая компания группы Зенья была основана в 1910 году в Триверо (Бьелла), Италия, итальянцем Эрменеджильдо Зенья. Изначально компания Ланифицио Эрменеджильдо Зенья занималась исключительно производством тканей.

В 1960-е годы руководить компанией стали сыновья основателя Анжело и Альдо, которые начали экспортировать продукцию компании и в 1970-е годы учредили швейцарскую компанию КОНСИТЕКС С.А., которая и по сегодняшний день входит в Группу Зенья и специализируется на производстве и распространении готовой продукции; более того, компания КОНСИТЕКС С.А. является владельцем большинства товарных знаков Группы Зенья.

В 1980 -е годы была основана итальянская компания Эрменеджильдо Зенья Холдиталия С.п.А. в качестве холдинговой компании Группы Зенья; в течение данного периода были также открыты первые монобрендовые магазины Группы Зенья в Париже (1980) и в Милане (1985). Впоследствии филиалы были созданы также в Азии (а именно, Китае, Японии и Южной Корее), Австралии и США.

В 1990-е годы была разработана новая стратегия развития компании, целью которой было расширение деятельности Группы компаний Зенья и построение холдинга путем приобретения и интеграции в холдинг различных компаний, включая, в том числе, дом моды "АНЬОНА", интегрированный в холдинг в 1999 и специализирующийся на производстве женских тканей и одежды.

В настоящее время Группа компаний Зенья является мировым лидером по производству мужской одежды и аксессуаров класса люкс. В соответствии с отчетностью за 2013 год по всему миру было осуществлено продаж на 1,270 миллиардов евро, а чистая прибыль группы компаний Зенья составила 116,3 миллиона евро. Численность служащих компаний, входящих в группу Зенья, составляет более 7 000 человек. Продукция группы компаний Зенья известна во всем мире, группа компаний имеет 520 магазинов и представительств в более чем 100 странах мира.

Компания КОНСИТЕКС С.А. входит в группу компаний Зенья.

Самые первые регистрации товарных знаков "ZEGNA" на территории тогда еще СССР относятся к началу 50-х годов прошлого столетия.

На российском рынке Группа компаний Зенья присутствует более 15 лет и была первой компаний класса люкс, которая начала продажи в России.

На настоящий момент Группа компаний Зенья поставляет товары в 27 магазинов в 12 крупнейших российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону, Челябинск, Казань, Новосибирск, Пермь, Омск, Екатеринбург.

В Москве продукцию под брэндом "ZEGNA" (или включающим слово "ZEGNA") можно приобрести в крупнейших магазинах и торговых центрах класса "люкс", таких как ГУМ, ЦУМ, Крокус Сити Молл, Барвиха Лакшери Вилладж. В Москве первый магазин "ERMENEGILDO ZEGNA" ("ZEGNA") был открыт в 1998 году, а в Санкт-Петербурге - в 2003 году.

Товарный знак "ZEGNA", принадлежащий заявителю, был признан широко известным в отношении мужской одежды, продукции из текстиля, аксессуаров, очков, парфюмерии, и соответствующих услуг.

Считая, что товарный знак "ZEGNA" по свидетельству Российской Федерации N 477745 зарегистрирован на имя компании ALIGUSTA LTD. с нарушением действующего законодательства, компания КОНСИТЕКС С.А. обратилась в палату по патентным спорам с соответствующими возражениями, однако оспариваемым решением Роспатента в их удовлетворении было отказано.

Заявитель полагает, что оспариваемое решение Роспатента вынесено с нарушением пунктов 3, 6, 8 и подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и нарушает его права и законные интересы в предпринимательской деятельности.

В обоснование заявленных требований компания указывает, что спорный товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими заявителю товарными знаками (в том числе по международным регистрациям N 466534, N 467350С, N 862246, N 466534, N 466534, а также по свидетельству Российской Федерации N 43156), содержащими словесный элемент "ZEGNA", в отношении однородных товаров; тождественен части фирменного наименования компании ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SPA; тождественен фамилии известного лица, а именно - Ermenegildo Zegna, а также способен ввести потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товара.

Заявитель считает правильным вывод Роспатента о сходстве в целом до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков, несмотря на некоторые отличия в графических элементах, обусловленного наличием во всех знаках словесного элемента "ZEGNA", а также использованием при их выполнении букв одного алфавита и стандартного шрифта, однако оспаривает вывод Роспатента относительно отсутствия однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки заявителя, имеющими более ранний приоритет.

Компания полагает, что товары 10-го и 34-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, являются однородными товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки заявителя, в том числе по международным регистрациям N 466534, N 467350С, N 862246, N 466534А, а также по свидетельству Российской Федерации N 43156.

В частности заявитель указывает, что товары "курительные принадлежности; спички; зажигалки; сигареты; сигары" 34-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, однородны товарам "банки для табака; коробки для сигарет; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; пепельницы; портсигары; сигаретницы; спичечницы из благородных металлов; табакерки". В свою очередь товары "банки для табака; коробки для сигарет; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; пепельницы; портсигары; сигаретницы; спичечницы из благородных металлов; табакерки", по мнению заявителя, могут быть изготовлены в разных вариантах, в том числе из благородных металлов и в связи с этим могут быть отнесены к товарам 14-го класса МКТУ "благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам", в отношении которых зарегистрированы товарные знаки заявителя по международным регистрациям N 466534, N 467350С. Товары "материалы для наложения швов" 10-го класса МКТУ спорного товарного знака заявитель считает однородными с товаром "нитки" 23-го класса МКТУ товарного знака заявителя по свидетельству Российской Федерации N 43156. Компания КОНСИТЕКС С.А. полагает, что товары "глазные протезы" 10-го класса МКТУ спорного товарного знака однородны товарам "линзы контактные; линзы корректирующие" 9-го класса МКТУ товарного знака заявителя по международной регистрации N 862246. Также компания КОНСИТЕКС С.А. усматривает однородность товаров "зубные протезы" 10-го класса МКТУ спорного товарного знака с товарами 3-го класса МКТУ "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты" товарного знака заявителя по международной регистрации N 466534, поскольку использование последних предполагается, в том числе, при чистке и полировании зубных протезов. Также вышеназванные товары 3-го класса МКТУ по международной регистрации N 466534 заявитель считает однородными с товарами "презервативы, средства противозачаточные нехимические" 10-го класса МКТУ спорного товарного знака, поскольку полагает возможным отнести их к одной группе товаров "препараты для интимной гигиены".

Также заявитель указывает, что компания КОНСИТЕКС С.А. является широко известным производителем не только мужской одежды, но и аксессуаров (запонки, булавки для галстуков, часы и прочее) при этом, по большинству признаков товар "зажигалки", входящий в перечень товаров, охраняемых спорным товарным знаком, по мнению заявителя, является однородным товарам "запонки, булавки для галстуков, часы", поскольку относится к аксессуарам.

Учитывая изложенное, заявитель полагает, что оспариваемое решение не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель не согласен с выводами Роспатента, содержащимися в оспариваемом решении, относительно соответствия регистрации спорного товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Компания КОНСИТЕКС С.А. указывает, что она является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на основании сходства до степени смешения с фирменным наименованием компании "Ланифицио Эрменеджило Зегна энд Фигли С.п.А.", поскольку, является уполномоченным лицом, выступающим в защиту исключительных прав Группы компаний Зенья в том числе на товарные знаки и фирменное наименование: является лицензиаром по зарегистрированному Роспатентом лицензионному договору N РД0159013 от 09.10.2014 о предоставлении холдинговой компании Группы Зенья, а именно "ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SPA", права на использование товарных знаков и, кроме того, входит в группу компаний Зенья. При этом относительно даты возникновения права на фирменное наименование указывает, что право на фирменное наименование возникло у компании "ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SPA" еще в 1980-е годы.

Не соглашаясь с выводами Роспатента о соответствии регистрации спорного товарного знака пункту 9 статьи 1483 ГК РФ, заявитель указывает, что для отказа в регистрации спорного товарного знака Роспатенту достаточно было установить известность имени Эрменеджильдо Зенья и производного от него обозначения "ZEGNA" на территории Российской Федерации, а также отсутствие согласия наследников Эрменеджильдо Зенья на использование его имени в качестве товарного знака.

Заявитель полагает, что предоставил достаточно доказательств, подтверждающих известность имени ZEGNA (Зенья) на территории Российской Федерации, в том числе: статью из Википедии, посвященную компании Ermenegildo Zegna и ее основателю Эрменеджильдо Зенья (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ermenegildo Zegna), статьи из газет, рекламные материалы и пр. материалы, в которых содержалась информация об истории семьи Зенья. При этом, по мнению компании КОНСИТЕКС С.А., Роспатент, указывая на то, что обозначение "ZEGNA" является для российского потребителя фантазийным, в обоснование своей позиции ни одного доказательства не привел, в свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака (компания АЛИГУСТА ЛТД.) с очевидностью зарегистрировал обозначение, тождественное имени всемирно известного итальянского модельера. Относительно установления наследников правообладателей товарных знаков заявитель указывает, что наследником Эрменеджильдо Зенья является его сын Анджело Зенья, который в настоящее время является почетным президентом группы компаний Зенья, должность руководителя холдинговой компании занимает Эрменеджильдо Зенья - сын Анджело Зенья.

Заявитель не согласен и с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом решении, относительно соответствия регистрации спорного товарного знака пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, указывает на наличие у российских потребителей устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака (словесного обозначения "ZEGNA") с группой компаний Zegna (Зенья), в которую входит заявитель, и выпускаемой ей продукцией (мужская одежда, аксессуары и прочее). В связи с этим использование иной компанией обозначения "ZEGNA" вводит в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя. Более того, заявитель полагает, что российскому потребителю известно итальянское происхождение фамилии Зенья, в связи с чем регистрация тождественного товарного знака за Кипрской компанией вводит потребителя в заблуждение относительно места производства товара.

Кроме того, заявитель считает, что действия третьего лица по регистрации оспариваемого товарного знака, тождественного известному международному бренду "ZEGNA", являются актом недобросовестной конкуренции и противоречат статье 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в редакции 1967 года (далее - Парижская конвенция). Компания КОНСИТЕКС С.А. указывает, что компания АЛИГУСТА ЛТД. также зарегистрировала на свое имя в качестве товарных знаков и иные международные бренды, такие как "BUGATTI" по свидетельству Российской Федерации N 466605, "FERRE" по свидетельству Российской Федерации N 477723, "PRADA" по свидетельству Российской Федерации N 483270, что дополнительно подтверждает ее недобросовестность и желание воспользоваться репутацией широко известных компаний для продвижения своих товаров.

В подтверждение своих доводов заявитель ссылается на правовую позицию, сформулированную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2012 N 16912/11 по делу N А40-73286/10-143-625, связанному с известным часовым брендом "VACHERON & CONSTANTIN".

Представитель Роспатента с заявленными требованиями не согласился на основании доводов, изложенных в отзыве на заявление, просил в их удовлетворении отказать, поскольку считает оспариваемое решение соответствующим нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Роспатент полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование своей позиции Роспатент указал, что сравнительный анализ противопоставленных товарных знаков с оспариваемым показал, что они являются сходными до степени смешения за счет включения во все товарные знаки тождественного словесного элемента "ZEGNA", а товары, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, не являются однородными товарам и услугам, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам заявителя, поскольку они относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, разные условия сбыта и круг потребителей.

В частности Роспатент указывает, что правовая охрана товарным знакам заявителя предоставлена в отношении товаров 3-го класса МКТУ, относящихся к чистящим средствам, косметике и зубным пастам, товаров 9-го класса МКТУ, относящихся к оптике, очкам и оправам, товаров 14-го класса МКТУ, относящихся к ювелирным изделиям, драгоценным материалам и хронометрическим инструментам, товаров 16-го класса МКТУ, относящихся к канцелярским принадлежностям, товаров 18-го класса МКТУ, относящихся к изделиям из кожи, тростям и зонтам, товаров 23-го класса МКТУ, относящихся к ниткам, товаров 24-го класса МКТУ, относящихся к тканям и текстильным изделиям, товаров 25-го класса МКТУ, относящихся к одежде, обуви и головным уборам, товаров 28-го класса МКТУ, относящихся к играм, гимнастическим снарядам и ёлочным украшениям, и услуг 35-го класса МКТУ, относящихся к консультационным услугам, торговле и рекламе одежды, кожгалантереи и оптических товаров.

Проведя анализ товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, Роспатентом установлено, что товары 10-го класса МКТУ "приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; костыли; подушки-грелки электрические; презервативы; соски [пустышки]; средства противозачаточные нехимические" и товары 34-го класса МКТУ "табак; курительные принадлежности; спички; зажигалки; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигары; баллончики газовые для зажигалок" не являются однородными товарам 3, 9, 14, 16, 18, 23, 24, 25, 28-го и услугам 35-го классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, поскольку эти товары относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, разные условия сбыта и круг потребителей.

Кроме того, в силу существенной специфики сравниваемых товаров они традиционно производятся разными производителями, принадлежащими разным отраслям промышленности: медицинской, табачной, текстильной и так далее.

Оппонируя доводу заявителя относительно однородности товара "зажигалки" товарам "запонки, часы, булавки для галстуков", Роспатент указывает, что товар "зажигалки", в отношении которого зарегистрирован спорный товарный знак, относится к курительным принадлежностям, в то время как товары "запонки, часы, булавки для галстуков", указанные в перечне противопоставленных товарных знаков, являются аксессуарами одежды, в связи с чем у этих товаров разные род и назначение. При этом "зажигалки" с одной стороны, и "запонки, булавки для галстуков и часы" с другой стороны, не являются взаимодополняемыми товарами, применение запонок или часов не требует обязательного и/или одновременного использования зажигалок. В свою очередь утверждение заявителя о том, что потребителями названных товаров могут являться мужчины, а сами товары выступать в качестве подарков, по мнению Роспатента, не свидетельствует об однородности сравниваемых товаров, а лишь указывает на то, что сравниваемые товары являются товарами широкого потребления. При этом Роспатент отмечает, что в отношении однородности иных товаров 10-го и 34-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, заявителем каких-либо доводов не приводилось.

Роспатент полагает, что заявителем не представлено доказательств наличия полномочий выступать в защиту прав на фирменное наименование компании "Ланифицио Эрменеджило Зегна энд Фигли С.п.А.", в связи с чем компания КОНСИТЕКС С.А. не является заинтересованным лицом в оспаривании представления правовой охраны спорному товарному знаку на основании сходства до степени смешения с фирменным наименованием компании "Ланифицио Эрменеджило Зегна энд Фигли С.п.А.". Отсутствие заинтересованности, по мнению Роспатента, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требования об оспаривании регистрации товарного знака в связи с несоответствием пункту 8 статьи 1483 ГК РФ. Кроме того Роспатент указывает, что, заявителем не представлено сведений о дате возникновения прав на противопоставленное фирменное наименование компании "Ланифицио Эрменеджило Зегна энд Фигли С.п.А.", а также об использовании названного фирменного наименования указанного лица до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров, являющихся однородными тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Роспатент считает, что регистрация оспариваемого товарного знака не может быть признана не соответствующей подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, поскольку заявитель не является заинтересованным лицом в оспаривании товарного знака "ZEGNA" по этому основанию, так как возражение было подано не от имени Эрменеджилдо Зегна, а от заявителя, при этом в материалах дела отсутствуют доказательства того, что указанная компания является наследником Эрменеджилдо Зегна.

Также Роспатент указывает, что доказательства, представленные заявителем в палату по патентным спорам при подаче возражения, не подтверждают известность имени Эрменеджилдо Зегна на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также не подтверждают, что обозначение "ZEGNA" для российского потребителя является не фантазийным словом, а фамилией конкретного физического лица.

В обоснование соответствия оспариваемого решения пункту 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатент указывает, что словесный элемент "ZEGNA" является семантически нейтральным по отношению ко всему перечню товаров, для которых спорный товарный знак зарегистрирован, и не содержит в своем составе не соответствующей действительности информации об изготовителе товара.

Роспатент просит принять во внимание, что представленные заявителем доказательства использования обозначения "ZEGNA" относятся к товарам "одежда", которые не являются однородными по отношению к товарам 10-го и 34-го классов МКТУ, в отношении которых спорный товарный знак зарегистрирован. В свою очередь, доказательств, подтверждающих какое-либо использование обозначения "ZEGNA" в отношении товаров 10-го и 34-го классов МКТУ и однородных им товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака, заявителем не представлено, в связи с чем, нельзя прийти к выводу о том, что товарный знак со словесным элементом "ZEGNA", зарегистрированный в отношении указанных товаров, будет ассоциироваться с компанией КОНСИТЕКС С.А.

В отношении довода заявителя о том, что действия правообладателя оспариваемых товарных знаков следует расценивать как акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, Роспатент обратил внимание суда на то, что исследование данного вопроса не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При изложенных обстоятельствах Роспатент считает, что основания для признания недействительной правовой охраны оспариваемого товарного знака, предусмотренные пунктами 3, 6, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ, отсутствуют.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Товарный знак "ZEGNA" по заявке N 2011736819 с приоритетом от 10.11.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.12.2012 по свидетельству N 477745 на имя компании АЛИГУСТА ЛТД. в отношении товаров 10-го класса МКТУ "приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; костыли; подушки-грелки электрические; презервативы; соски [пустышки]; средства противозачаточные нехимические" и 34-го класса МКТУ "табак; курительные принадлежности; спички; зажигалки; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигары; баллончики газовые для зажигалок".

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 477745 является словесным и состоит из не имеющего смыслового значения словесного элемента "ZEGNA", выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Роспатент поступило возражение компании КОНСИТЕКС С.А. от 27.02.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку "ZEGNA" по свидетельству Российской Федерации N 477745, мотивированное тем, что данному товарному знаку правовая охрана была предоставлена с нарушением требований пунктов 3, 6, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

Решением от 27.08.2014 Роспатент отказал в удовлетворении возражения от 27.02.2014 и оставил в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 477745.

Не согласившись с вышеназванным решением Роспатента, компания КОНСИТЕКС С.А. обратилась в суд с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы заявителя, представителя органа, принявшего оспариваемый акт, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, суд приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Согласно части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Установленный законом трехмесячный срок для подачи заявления об оспаривании ненормативного акта государственного органа заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 этой же статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в ГК РФ, Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения компании КОНСИТЕКС С.А. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 477745 и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно правовым актам судом установлено следующее.

Роспатент правильно указал, что с учетом даты приоритета (10.11.2011) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Обращаясь с возражением, компания КОНСИТЕКС С.А. ссылалась на то, что регистрация заявленного обозначения "ZEGNA" в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 477745 не соответствует пунктам 3, 6, 8 и подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

При проверке в судебном порядке законности отказа Роспатента в удовлетворении возражения по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 этого Кодекса.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения по этому основанию могут быть поданы заинтересованным лицом.

Возражения компании КОНСИТЕКС С.А. по этому основанию были мотивированы тем, что она является правообладателем товарных знаков "ZEGNA" (по свидетельствам Российской Федерации N 43156/1, N 43156, по международным регистрациям N 466534, N 466534А, N 780884,), "ERMENEGILDO ZEGNA" (по свидетельству Российской Федерации N 243151, по международным регистрациям NN 243151, 1012844, 1015273, 159515, 159615G, 410571G, 467350С, 778418, 814787, 836513, 837861, 857897, 926875), "ERMENEGILDO ZEGNA SU MESURA" (по свидетельству Российской Федерации N 196061), "ERMENEGILDO ZEGNA COOL EFFECT" (по международной регистрации N 1006351), "ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA" (по международной регистрации N 797021), "ZegnaSport" (по международным регистрациям NN 832079, 882079), "ZegnaSport ECOTENE" (по международной регистрации N 1045625), "MARIO ZEGNA" (по международной регистрации N 841398), "Z ZEGNA" (по международным регистрациям N 830975, N 862246, N 972620), "ERMENEGILDO ZEGNA COUTURE" (по международной регистрации N 906808), "ZEGNA GREAT MINDS THINK ALIKE" (по международной регистрации N 909852), "ERMENEGILDO ZEGNA OASI ZEGNA" (по международной регистрации N 960475), "ZegnaSport SOLAR-JKT" (по международной регистрации N 947201), охраняемых на территории Российской Федерации для товаров 3, 9, 14, 18, 23, 24, 25-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Кроме того, компания КОНСИТЕКС С.А. ссылается на товарные знаки "ZEGNA" по международной регистрации N 899314, "ERMENEGILDO ZEGNA" по международной регистрации N 410571, 159615, зарегистрированные на компанию "Ланифицио Эрменеджило Зегна энд Фигли С.п.А.", входящую с заявителем в одну группу компаний, зарегистрированные в отношении товаров 9, 23, 24, 25-го классов МКТУ.

В свою очередь оспариваемый товарный знак представляет собой словесный элемент "ZEGNA", выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Поскольку все противопоставленные товарные знаки имеют более раннюю дату приоритета по сравнению с оспариваемым товарным знаком, Роспатентом обоснованно проведен анализ этих знаков на сходство до степени смешения, а товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки, - на однородность.

Согласно пункту 14.4.2 Правил N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил N 32, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Судебная коллегия соглашается с выводами Роспатента о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков, поскольку сопоставляемые товарные знаки заявителя и спорный товарный знак содержат фонетически, графически и семантически тождественный словесный элемент "ZEGNA", изначально обладающий высокой различительной способностью. Копания КОНСИТЕКС С.А. вывод Роспатента о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков не оспаривает, напротив, считает его правильным.

С учетом того, что сходство до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков установлено, Роспатентом обоснованно проанализированы товары и услуги, для которых эти знаки зарегистрированы, на предмет их однородности.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

При установлении однородности товаров (услуг) следует принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

Основополагающим принципом определения однородности товаров является принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю (пункт 14.4.3 Правил N 32).

Как разъяснено в пунктах 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения, условия реализации, учитывать отнесение товаров к товарам широкого применения или научно-технического назначения, отнесения товаров к товарам длительного или краткосрочного использования.

Согласно позиции высшей судебной инстанции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения сравниваемых товарных знаков зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Анализ товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 43156, 43156/1, 196061, 243151, а также по международным регистрациям N 1006351, 1012844, 1015273, 45625, 159615, 159615G, 410571, 410571G, 466534, 466534А, 467350С, 778418, 780884, 797021, 814787, 830975, 832079, 836513, 837861, 841398, 857897, 862246, 882079, 899314, 906808, 909852, 926875, 947201, 960475 и 972620 с более ранним приоритетом содержат словесный элемент "ZEGNA". Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 3-го класса МКТУ, относящихся к чистящим, полирующим, отбеливающим средствам, веществам для стирки, косметике и зубным пастам, товаров 9-го класса МКТУ, относящихся к оптике, линзам, в том числе для очков и контактным, очкам и оправам, а также футлярам и цепям для них, товаров 14-го класса МКТУ, относящихся к ювелирным изделиям, драгоценным камням, бижутерии, запонкам и булавкам для галстуков, а также хронометрическим инструментам, товаров 16-го класса МКТУ, относящихся к канцелярским принадлежностям, товаров 18-го класса МКТУ, относящихся к изделиям из кожи, тростям, зонтам, дорожным сундукам и чемоданам, товаров 23-го класса МКТУ, относящихся к ниткам, товаров 24-го класса МКТУ, относящихся к тканям и текстильным изделиям, товаров 25-го класса МКТУ, относящихся к одежде, обуви и головным уборам, товаров 28-го класса МКТУ, относящихся к играм, гимнастическим снарядам и ёлочным украшениям, и услуг 35-го класса МКТУ, относящихся к консультационным услугам, торговле и рекламе одежды, кожгалантереи и оптических товаров.

Сопоставив товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (товары 10-го класса МКТУ "приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; костыли; подушки-грелки электрические; презервативы; соски [пустышки]; средства противозачаточные нехимические" и товары 34-го класса МКТУ "табак; курительные принадлежности; спички; зажигалки; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигары; баллончики газовые для зажигалок") с товарами, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные товары не являются однородными, поскольку они относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, разные условия сбыта и круг потребителей.

Судебная коллегия не принимает доводы заявителя о том, что товары "курительные принадлежности; спички; зажигалки; сигареты; сигары" 34-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, однородны товарам "банки для табака; коробки для сигарет; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; пепельницы; портсигары; сигаретницы; спичечницы из благородных металлов; табакерки", поскольку перечисленные товарные позиции в противопоставленных товарных знаках отсутствуют.

Товары "курительные принадлежности; спички; зажигалки; сигареты; сигары" 34-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия не может признать однородными товарам "благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам", в отношении которых зарегистрированы товарные знаки заявителя по международным регистрациям N 466534, N 467350С, поскольку перечисленные товары 34-го класса МКТУ являются курительными принадлежностями, а в свою очередь названные товары 14-го класса МКТУ предназначены преимущественно для изготовления ювелирных изделий представляют собой дорогостоящую продукцию, к выбору которой потребитель относится с особым вниманием, в связи с чем потребительские свойства указанных выше товаров, их функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей различны.

Судебная коллегия отклоняет доводы заявителя о том, что по большинству признаков товар "зажигалки", входящий в перечень товаров, охраняемых спорным товарным знаком, является однородным товарам "запонки, булавки для галстуков, часы".

Судебная коллегия соглашается с доводами Роспатента о том, что товар "зажигалки", не является однородным товарам "запонки, часы, булавки для галстуков", содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков, поскольку его нельзя отнести к товарам "аксессуары".

Товар "зажигалки" относится к курительным принадлежностям, в то время как товары "запонки, часы, булавки для галстуков" являются аксессуарами одежды, в связи с чем, у этих товаров разные род и назначение. При этом "зажигалки" с одной стороны, и "запонки, булавки для галстуков и часы" с другой стороны, не являются взаимодополняемыми товарами: применение запонок или часов не требует обязательного и/или одновременного использования зажигалок.

В свою очередь, утверждение заявителя о том, что потребителями зажигалок и запонок, часов и булавок для галстуков могут являться мужчины, а сами товары могут выступать в качестве подарков, не говорит об однородности сравниваемых товаров, а лишь указывает на то, что сравниваемые товары являются товарами широкого потребления.

Относительно довода заявителя об однородности товаров "материалы для наложения швов" 10-го класса МКТУ спорного товарного знака и "нитки" 23-го класса МКТУ товарного знака заявителя по свидетельству Российской Федерации N 43156, суд приходит к выводу об отсутствии такой однородности, поскольку товары "материалы для наложения швов" 10-го класса МКТУ используются в медицинских целях медицинскими учреждениями, предназначены для наложения швов на раны (хирургических швов), изготовлены из специальных материалов, в то время как товары "нити" 23-го класса МКТУ используются в швейной промышленности, предназначены для использования при шитье из нитей текстильных и пряжи.

Также судебная коллегия не может признать однородными указанные заявителем товары "глазные протезы" 10-го класса МКТУ спорного товарного знака товарам "линзы контактные; линзы корректирующие" 9-го класса МКТУ товарного знака заявителя по международной регистрации N 862246, поскольку "глазные протезы" используются в медицинских целях медицинскими учреждениями для глазного протезирования в стационарных условиях, а в свою очередь "линзы контактные; линзы корректирующие" предназначены для использования любым потребителем самостоятельно для коррекции зрения и имеются в свободной продаже в аптеках.

Судебная коллегия не соглашается с доводами компании об однородности товаров "зубные протезы" 10-го класса МКТУ спорного товарного знака с товарами 3-го класса МКТУ "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты" товарного знака заявителя по международной регистрации N 466534, поскольку заявитель ошибочно полагает, что использование последних предполагается, в том числе, при чистке и полировании зубных протезов. Между тем, не смотря на отнесение товарной позиции "препараты для полирования зубных протезов" к товарам 3-го класса МКТУ, противопоставленный товарный знак для такой товарной позиции не зарегистрирован.

Указание заявителя на однородность вышеназванных товаров 3-го класса МКТУ по международной регистрации N 466534 с товарами "презервативы, средства противозачаточные нехимические" 10-го класса МКТУ спорного товарного знака (вследствие отнесения их, по мнению заявителя, к одной группе товаров "препараты для интимной гигиены"), также суд признает несостоятельным, поскольку "препараты для интимной гигиены" представляют собой самостоятельную товарную позицию, включенную в 3-ий класс МКТУ, которая отсутствует в регистрации противопоставленного товарного знака. В свою очередь "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты", в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, нельзя признать однородными товарам "презервативы, средства противозачаточные нехимические", вследствие их разного состава и назначения.

При этом следует отметить, что в отношении однородности иных товаров 10-го и 34-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, заявителем каких-либо доводов не приводится.

При таких обстоятельствах оснований для вывода об однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки заявителя, у судебной коллегии не имеется, а вывод Роспатента об отказе в удовлетворении возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, является правильным.

При проверке в судебном порядке законности отказа Роспатента в удовлетворении возражений по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в том числе с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Таким образом, подавая возражение по этому основанию, их податель должен аргументировать свою заинтересованность, то есть привести мотивы, подтверждающие нарушение его прав и законных интересов оспариваемым товарным знаком. Кроме того, подателю возражения следует доказать момент возникновения права на фирменное наименование, а также однородность деятельности, осуществляемой под фирменным наименованием, тем товарным позициям, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Поскольку компания КОНСИТЕКС С.А. не обладает фирменным наименованием, содержащим словесный элемент "ZEGNA", вывод Роспатента о том, что податель возражения не является лицом, заинтересованным в оспаривании товарного знака по этому основанию, судебная коллегия признает правильным.

Компании КОНСИТЕКС С.А. указывает, что оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование компании "Ланифицио Эрменеджилдо Зегна энд Фигли С.п.А.". Однако заявителем не представлено доказательств того, что компания КОНСИТЕКС С.А. уполномочена выступать в защиту прав на фирменное наименование компании "Ланифицио Эрменеджилдо Зегна энд Фигли С.п.А.". Кроме того, возражение подано от имени компании КОНСИТЕКС С.А., а не от имени компании "Ланифицио Эрменеджилдо Зегна энд Фигли С.п.А.".

Заявителем в возражении не указана дата возникновения права на фирменное наименование, не представлено сведений, подтверждающих указанное обстоятельство; не представлено доказательств использования фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров, являющихся однородными тем, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ также отсутствуют, а вывод Роспатента об отказе в удовлетворении возражения по названным основаниям, является правильным.

Проверив в судебном порядке законность отказа Роспатента в удовлетворении возражения по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Как следует из подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ зарегистрировать товарный знак, тождественный имени известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, возможно, получив согласие этого лица или его наследника. Указанное свидетельствует о том, что ограничения установлены в законодательстве в пользу этих лиц. Таким образом, заинтересованным лицом в подаче возражения по данному основанию является известное в Российской Федерации лицо или его наследники.

Возражение, как было указано ранее, было подано не от имени Эрменеджилдо Зегна или его наследников, а от имени компании КОНСИТЕКС С.А. При этом в материалах дела отсутствуют доказательства того, что указанная компания является наследником Эрменеджилдо Зегна. Указание заявителя на то, что наследником Эрменеджильдо Зенья является его сын Анджело Зенья, и он в настоящее время является почетным президентом группы компаний Зенья, интересы которой и представляет заявитель, доказательствами не подтверждено, равно как и не имеется документального подтверждения согласия наследников Эрменеджилдо Зегна на защиту компанией КОНСИТЕКС С.А. прав последних на имя наследодателя.

Учитывая изложенное, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что компания КОНСИТЕКС С.А. не может быть признана заинтересованным лицом в оспаривании товарного знака "ZEGNA" на основании подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Вопреки доводам заявителя, судебная коллегия признает обоснованным вывод Роспатента о том, что в материалы дела не представлено сведений о том, что физическое лицо Эрменеджилдо Зегна является известным лицом на территории Российской Федерации, в частности итальянским модельером, а обозначение "ZEGNA" для российского потребителя является не фантазийным словом, а фамилией конкретного физического лица. При этом сам по себе факт наличия фамилии Эрменеджилдо Зегна в фирменном наименовании "Ланифицио Эрменеджилдо Зегна энд Фигли С.п.А." не свидетельствует об известности на территории Российской Федерации именно физического лица Эрменеджилдо Зегна.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого решения подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, а вывод Роспатента об отказе в удовлетворении возражения по названным основаниям, является правильным.

При проверке в судебном порядке законности отказа Роспатента в удовлетворении возражения по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

На основании пункта 2.5.1 Правил N 32 к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определённом качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Проведя анализ оспариваемого товарного знака, Роспатент отметил, что словесный элемент "ZEGNA" является семантически нейтральным по отношению ко всем товарам, указанным в его перечне, и не содержит в своем составе не соответствующей действительности информации об изготовителе товара.

Судебная коллегия по результатам оценки спорного товарного знака считает верным вывод Роспатента о том, что сам по себе товарный знак не содержит ложной или вводящей в заблуждение информации относительно товара или его изготовителя.

Ссылка заявителя на то, что словесный элемент "ZEGNA" воспринимается российским потребителем в качестве итальянской фамилии (в то время как оспариваемый товарный знак зарегистрирован на Кипрскую компанию) является голословным и ничем документально не подтвержден.

Довод заявителя о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 10 и 34-го классов МКТУ в связи с тем, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с компанией КОНСИТЕКС С.А., судебная коллегия признает необоснованным.

Способность обозначения ввести потребителей в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении у потребителей стойкой ассоциации с определенным производителем товара необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров, маркированных сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Заявителем не представлено доказательств, подтверждающих какое-либо использование им обозначения "ZEGNA" в отношении товаров 10-го и 34-го классов МКТУ и однородных им товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, при подаче возражения компания КОНСИТЕКС С.А. представила в материалы административного дела материалы, подтверждающие, по ее мнению, широкую известность самого обозначения "ZEGNA" российскому потребителю. Между тем, большое количество материалов относилось к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, распечатка сайта, касающегося одежды этого бренда, относится к моменту подачи возражения и не содержит информации на дату приоритета оспариваемого товарного знака; информация о магазинах "ZEGNA" относится также к моменту подачи возражения; распечатки из сети Интернет (из поисковых систем, Facebook, Твиттер) относятся к периоду подачи возражений; документы, находящиеся в томе 3 (л.д. 132 - 150), томе 4 (л.д. 1 - 150) и томе 5 (л.д. 1 - 58) представлены без перевода (согласно пункту 2.2 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года N 56, прилагаемые к возражению материалы представляются на русском языке либо к ним прилагается их перевод на русский язык). К периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака относится лишь статья из газеты "ВЕДОМОСТИ" под названием "Как потратить", в которой упоминается о торговой марке "ZEGNA"; публикация в журнале "COLLEZIONI", статья в "MERCURY COUNTRY: RUSSIA"; каталог магазина "ЦУМ"; отдельные статьи из системы "ГАРАНТ", посвященные брендам, и судебный акт, в котором содержится упоминание о единичном товаре, маркированном обозначением "ZEGNA". Информация из Википедии не может быть признана достоверной, поскольку Википедия является свободной энциклопедией, информацию в которую может вносить любое лицо. Кроме того, данная информация не подтверждает известность бренда "ZEGNA" российскому потребителю.

С учетом представленных в материалы дела доказательств у Роспатента отсутствовали основания для вывода о возникновении у российского потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака стойкой ассоциативной связи между обозначением "ZEGNA" и известной торговой маркой по производству одежды и аксессуаров. Кроме того, как уже указывалось, отсутствие однородности товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и в отношении которых представлены доказательства осуществления деятельности, не могло повлечь вывод о противоречии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия при рассмотрении вопроса о законности принятого государственным органом решения не может принять во внимание документы и материалы, которые были представлены компанией КОНСИТЕКС С.А. только при рассмотрении настоящего спора в суде и не представлялись ею на стадии административного разбирательства, поскольку указанные материалы не могут порочить выводы Роспатента, сделанные по результатам рассмотрения возражения и материалов, которые были представлены в подтверждение изложенных в нем доводов. Новые материалы могут быть основанием для подачи в Роспатент нового возражения против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака, право на которое компанией КОНСИТЕКС С.А. не утрачено.

С учетом изложенного судебная коллегия не находит оснований для вывода о несоответствии оспариваемого решения требованиям действующего законодательства.

Вместе с тем, судебная коллегия принимает во внимание, что при обращении в суд с настоящим заявлением компания КОНСИТЕКС С.А. указала на злоупотребление правом со стороны правообладателя спорного товарного знака - компании АЛИГУСТА ЛТД. при регистрации товарного знака, нарушение им статьи 10.bis Парижской конвенции.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" суд на основании положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент регистрации товарного знака на имя компании АЛИГУСТА ЛТД.) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2012 N 16912/11, регистрация товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

При рассмотрении довода заявителя, касающегося наличия в действиях правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака недобросовестности, их направленности на получение необоснованных преимущества за счет известного мирового бренда, судебная коллегия принимает во внимание, что рассмотрение такого довода не относилось к компетенции Роспатента, принявшего оспариваемое решение, вследствие чего считает возможным учитывать как материалы, предоставленные заявителем при административном разбирательстве, так и при рассмотрении настоящего судебного дела.

Из представленных при рассмотрении настоящего дела в суде доказательств (аффидевита Паоло Орланди, составленного 18.06.2015 и приложений к нему, в частности публикаций с сайта Forbes.ru (http//www.forbes.ru), распечаток страниц Википедия, иных интернет-сайтов, содержащих информацию о Zegna Group, о Ermenegildo Zegna, ежегодных отчетов, заключения официальных аудиторов, пресс - релиза финансового отчета Ermenegildo Zegna Group, иных страниц интернет-сайтов, рекламирующих продукцию под брендом "Zegna") усматривается, что первая компания группы Зенья была основана в 1910 году в Триверо (Бьелла), Италия, итальянцем Эрменеджильдо Зенья. Изначально компания Ланифицио Эрменеджильдо Зенья занималась исключительно производством тканей.

В 1960-е годы руководить компанией стали сыновья основателя Анжело и Альдо, которые начали экспортировать продукцию компании в Италию и в 1970-е годы учредили швейцарскую компанию КОНСИТЕКС С.А., которая и по сегодняшний день входит в Группу Зенья и специализируется на производстве и распространении готовой продукции; более того, компания КОНСИТЕКС С.А. является владельцем большинства товарных знаков Группы Зенья.

В 1980-е годы была основана итальянская компания Эрменеджильдо Зенья Холдиталия С.п.А. в качестве холдинговой компании Группы Зенья; в течение данного периода были также открыты первые монобрендовые магазины Группы Зенья в Париже (1980) и в Милане (1985). Впоследствии филиалы были созданы также в Азии (а именно: Китае, Японии и Южной Корее), Австралии и США.

В 1990-е годы была разработана новая стратегия развития компании, целью которой было расширение деятельности группы компаний Зенья и построение холдинга путем приобретения и интеграции в холдинг различных компаний, включая, в том числе, дом моды "АНЬОНА", интегрированный в холдинг в 1999 и специализирующийся на производстве женских тканей и одежды.

В настоящее время группа компаний Зенья является мировым лидером по производству мужской одежды и аксессуаров класса люкс.

Продукция группы компаний Зенья известна во всем мире, группа компаний имеет 520 магазинов и представительств в более чем 100 странах мира.

Заявитель принадлежит к группе компаний Зенья.

Самые первые регистрации товарных знаков "ZEGNA" на территории СССР относятся к началу 50-х годов прошлого столетия.

На российском рынке Группа Зенья присутствует более 15 лет и была первой компаний класса люкс, которая начала продажи в России.

Группа Зенья поставляет товары в 27 магазинов в 12 крупнейших российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону, Челябинск, Казань, Новосибирск, Пермь, Омск, Екатеринбург.

В Москве продукцию под брэндом "ZEGNA" (или включающим слово "ZEGNA"), можно приобрести в крупнейших магазинах и торговых центрах класса "люкс", таких как ГУМ, ЦУМ, Крокус Сити Молл, Барвиха Лакшери Вилладж. В Москве первый магазин "ERMENEGILDO ZEGNA" ("ZEGNA") был открыт в 1998 году, а в Санкт-Петербурге - в 2003 году (то есть до даты приоритета товарного знака).

Оценив доказательства, представленные компанией КОНСИТЕКС С.А. в материалы административного дела при подаче возражения, а также при рассмотрении настоящего дела в суде, судебная коллегия пришла к выводу, что действия компании АЛИГУСТА ЛТД. по регистрации на свое имя оспариваемого товарного знака нельзя признать добросовестными. Напротив, указанные доказательства подтверждают, что компания АЛИГУСТА ЛТД., регистрируя на себя оспариваемый товарный знак (в том числе и для товаров широкого потребления 34-го класса МКТУ), пыталась получить необоснованные преимущества за счет известного в мировом масштабе бренда.

Такие действия запрещены статьей 10.bis Парижской конвенции и имеют признаки злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

С учетом вышеизложенных обстоятельств, отсутствия сколь-нибудь убедительных объяснений правообладателя относительно выбора в качестве индивидуализации своих товаров и услуг обозначения "ZEGNA", широко используемого на мировом рынке мужской одежды и аксессуаров задолго до даты приоритета спорного товарного знака, коллегия судей пришла к выводу о том, что в действиях компании АЛИГУСТА ЛТД. содержатся признаки паразитирования на чужой репутации. Соответствующие противоправные с точки зрения статьи 10.bis Парижской конвенции действия не имеют права на существование безотносительно к конкретному перечню товаров и услуг, для которых был зарегистрирован спорный товарный знак.

При указанных обстоятельствах с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" оспариваемое решение Роспатента подлежит признанию недействительным, а правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 477745 аннулированию в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Вместе с тем, признавая недействительным оспариваемое решение Роспатента, судебная коллегия исходила исключительно из тех обстоятельств, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака, связанные с приобретением прав на него, являются актом недобросовестной конкуренции, а также содержат признаки злоупотребления правом.

Системный анализ положений Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и статей 1248, 1512, 1513 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что законодателем предусмотрен специальный порядок признания действий правообладателя по приобретению и использованию права на товарный знак недобросовестной конкуренцией, а также порядок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в случае, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией.

При названных обстоятельствах судебные расходы применительно к положениям части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на компанию КОНСИТЕКС С.А., поскольку ею не был соблюден внесудебный порядок признания действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с признанием действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией.

Излишне уплаченная компанией КОНСИТЕКС С.А. государственная пошлина в сумме 2 000 рублей подлежит возврату из федерального бюджета.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании CONSITEX S.A. / КОНСИТЕКС С.А. удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 27.08.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 27.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 477745 признать недействительным.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) аннулировать правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N N 477745.

Возвратить компании CONSITEX S.A. / КОНСИТЕКС С.А. из федерального бюджета 2 000 (Две тысячи) рублей излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин