Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 августа 2015 г. N С01-600/2015 по делу N А46-12411/2014 Суд отменил судебные акты об отказе во взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и направил дело на новое рассмотрение, указав, что отсутствие со стороны истца заявленных ходатайств о назначении соответствующей экспертизы не может свидетельствовать о невыполнении им обязанностей по доказыванию факта нарушения своих исключительных прав, поскольку вопрос о сходстве до степени смешения обозначений мог быть разрешен судом самостоятельно

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 августа 2015 г. N С01-600/2015 по делу N А46-12411/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 12 августа 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 августа 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу компании Смешарики ГмбХ / Smeshariki GmbH (Ehrwalder Strasse 7, 81377 Munchen, Germany) на решение Арбитражного суда Омской области от 22.12.2014 (судья Стрелкова Г.В.) по делу N А46-12411/2014 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2015 (судьи Кудрина Е.Н., Рожков Д.Г., Солодкевич Ю.М.) по тому же делу,

по исковому заявлению компании Смешарики ГмбХ / Smeshariki GmbH

к индивидуальному предпринимателю Макотер Ирине Анатольевне (р.п. Таврическое, ОГРНИП 304553416900017)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Смешарики ГмбХ / Smeshariki GmbH (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Макотер Ирине Анатольевне (далее - предприниматель) о взыскании компенсации в размере 195 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 321933 ("Крош"), N 332559 ("Нюша"), N 384580 ("Бараш"), N 321815 ("Копатыч"), N 321868 ("Кар-Карыч"), N 384581 ("Ежик"), N 321869 ("Совунья"), N 335001 ("Пин"), N 321870 ("Лосяш") (с учетом принятого судом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Омской области от 22.12.2014, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2015, в удовлетворении исковых требований компании отказано в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами нижестоящих инстанций норм материального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит названные судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование доводов кассационной жалобы компания ссылается на наличие надлежащих доказательств, подтверждающих ее право на получение компенсации за незаконное использование спорных товарных знаков, в то время как суды первой и апелляционной инстанций оценивали доказательства не в совокупности, а по отдельности, в связи с чем пришли к неверным выводам об отсутствии у нее исключительных прав на указанные выше товарные знаки.

Одновременно компания обращает внимание на то обстоятельство, что в деле нет доказательств существования иной компании с наименованием Smeshariki GmbH; ответчик не представил доказательств существования организации с аналогичным наименованием, имеющей регистрационный номер 164063, напротив, в материалы дела представлена выписка в отношении компании FunGame Media GmbH с регистрационным номером 164063.

Кроме того, компания полагает необоснованным вывод суда первой инстанции о необходимости назначения экспертизы с целью определения сходства до степени смешения товарных знаков истца и объемных игрушек, реализованных ответчиком, полагает, что сходство до степени смешения определяется судом с позиции рядового потребителя (пункт 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности"; далее - Информационное письмо N 122)). Кроме того, заявитель кассационной инстанции указывает, что Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), устанавливают критерии сравнения, в том числе, изобразительных и объемных обозначений, однако эти критерии не были применены судами.

В отзыве на кассационную жалобу предприниматель просил оставить ее без удовлетворения, а обжалуемые судебные акты - без изменения, как законные и обоснованные.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем публичного извещения на официальном сайте суда в сети Интернет, в судебное заседание суда кассационной инстанции своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами при рассмотрении спора, в обоснование заявленных требований компания указывала на то, что является обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 321933 ("Крош"), N 332559 ("Нюша"), N 321815 ("Копатыч"), N 321868 ("Кар-Карыч"), N 321869 ("Совунья"), N 335001 ("Пин"), N 321870 ("Лосяш"), которые принадлежат ей на основании договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки от 01.08.2008, а исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 384580 ("Бараш") и N 384581 ("Ежик") зарегистрированы за ней в Государственном реестре прав на товарные знаки и знаки обслуживания Российской Федерации.

Также истец указал, что ответчиком в его торговой точке, без согласия правообладателя были реализованы товары - игрушки, выполненные в виде объемных фигур, имитирующих обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца (по свидетельствам Российской Федерации N 321870, N 321933, N 384581, N 321869), указанными выше, в упаковке, на которой также были нанесены сходные обозначения (товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 321815, N 321868, N 321869, N 321870, N 321933, N 332559, N 335001, N 384580, N 384581).

Полагая, что действиями предпринимателя, реализовавшего в принадлежащей ему торговой точке указанный товар, в ситуации, когда право на использование товарных знаков ему не передавалось, компания обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение его исключительных прав.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что компанией не доказано наличие у нее исключительных прав на указанные товарные знаки.

Кроме того, суд первой инстанции указал, что для установления сходства до степени смешения спорных товарных знаков с игрушками в виде объемных фигур необходимо проведение соответствующей экспертизы, о чем истцом заявлено не было. В связи с названным обстоятельством суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом не доказано тождество или сходство до степени смешения заявленных товарных знаков и закупленных товаров у ответчика.

Также суд первой инстанции обратил внимание на то обстоятельство, что изображенные на упаковке персонажи находятся в движении, тогда как в качестве товарных знаков они зарегистрированы в статике, что может свидетельствовать о нарушении исключительных прав на аудиовизуальное произведение - анимационный сериал "Смешарики", но не на обозначения, зарегистрированные в качестве товарных знаков.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2014 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ следует читать как "от 26.03.2009"

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 и статьей 1478 ГК РФ исключительное право юридического лица на товарный знак удостоверяется свидетельством на товарный знак.

Согласно приложениям 1 и 2 к приказу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, товарам и знакам (далее - Роспатент) от 08.08.2006 N 90 "Об утверждении форм свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), свидетельства на коллективный знак, свидетельства на общеизвестный товарный знак, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара и форм приложений к упомянутым свидетельствам" в свидетельстве на товарный знак указанию подлежит правообладатель, а также адрес для переписки.

Действующее законодательство не содержит прямого указания на то, какие сведения о правообладателе должны быть в свидетельстве на товарный знак. Вместе с тем, исходя из смысла пункта 1 статьи 1505 ГК РФ, к сведениям о правообладателе относятся его наименование, имя, место нахождения или место жительства.

Таким образом, для установления факта того, что юридическое лицо является правообладателем товарного знака, необходимы следующие документы:

1) свидетельство на товарный знак;

2) выписка из реестра юридических лиц, подтверждающая правоспособность юридического лица на момент регистрации прав на товарный знак.

В то же время учитывая, что компания является иностранным лицом, при оценке ее правоспособности следует принимать во внимание положения пункта 23 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 N 158 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц", предусматривающего возможность суда при установлении юридического статуса иностранного лица, участвующего в деле, применять нормы о его личном законе. Аналогичная позиция содержится в пункте 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 N 8 "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса" (далее - постановление N 8).

Из раздела 2 Торгового кодекса Германии следует, что регистрацию коммерческих организаций осуществляют окружные суды по месту нахождения таких организаций путем внесения записи в электронный реестр.

При этом в пункте 30 постановления N 8 отмечено, что юридический статус иностранного юридического лица подтверждается выпиской из торгового реестра страны происхождения.

В подтверждение наличия исключительных прав на товарные знаки компанией представлены следующие документы: сведения в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 321933 ("Крош"), N 332559 ("Нюша"), N 321815 ("Копатыч"), N 321868 ("Кар-Карыч"), N 321869 ("Совунья"), N 335001 ("Пин"), N 321870 ("Лосяш"), которые принадлежат компании на основании договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки от 01.08.2008 (также представлены в материалах дела), сведения в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 384580 ("Бараш") и N 384581 ("Ежик"); договоры об отчуждении товарных знаков от 01.08.2008; доверенность; учредительный договор компании; выписка из торгового реестра N 172758; хронологические выписки из реестра Германии в отношении истца и компании FunGame Media GmbH с регистрационным номером 164063; информационное письмо от общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" от 16.04.2014 N 07/Ю.

Суды первой и апелляционной инстанций сочли недоказанным факт того, что компания (регистрационный номер 172758, местонахождение: Эрвальдер Штрассе, 7, Мюнхен, Германия, 81377) является правообладателем и вправе в соответствии со статьей 1515 ГК РФ требовать от ответчика выплаты компенсации за нарушение исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки.

В то же время, как следует из выписки из Торгового реестра окружного суда г. Мюнхена компания Blitz 08-369 GmbH (регистрационный N 172758) была переименована 28.04.2008 в Smeshariki GmbH, место нахождения - Хохбрюкен штрассе 10, 80331 Мюнхен. Основной деятельностью компании, согласно представленным документам, является приобретение и всеобъемлющее и глобальное использование прав на фильмы, включая услуги мерчандайзинга, в частности, применительно к мультипликационному сериалу "Смешарики", а также владение, приобретение и использование музыкальных композиций и текстов, извлечение прибыли от выполнения данных операций и управление этой прибылью, а также владение долями в предприятиях, занимающихся подобной деятельностью.

Кроме того, из названной выписки следует, что в Торговый реестр Германии 30.10.2013 внесены сведения об изменении адреса местонахождения компании: Эрвальдер штрассе 7, 81377 Мюнхен.

Как усматривается из материалов дела, договоры об отчуждении исключительных прав на товарный знак в качестве идентифицирующих признаков сторон содержат указания на фирменные наименования и адреса местонахождения сторон, без указания их регистрационных номеров. Свидетельства на товарные знаки также не содержат сведений о регистрационном номере правообладателя.

Вместе с тем, согласно предоставленной выписке из Торгового реестра окружного суда г. Мюнхен, единственной компании, зарегистрированной по адресу Хохбрюкен штрассе 10, 80331 Мюнхен и обладающей фирменным наименованием "Smeshariki GmbH", присвоен регистрационный N 172758.

Учитывая, что компанией представлены свидетельства на товарные знаки, из которых следует, что правообладателем является юридическое лицо с соответствующим названием и адресом, а также выписка из реестра юридических лиц, подтверждающая правоспособность юридического лица на момент регистрации прав на товарные знаки, коллегия судей полагает, что у судов нижестоящих инстанций не было оснований для вывода об отсутствии у компании исключительных прав на товарные знаки, в защиту которых предъявлен настоящий иск, а такой вывод не соответствуют имеющимся в деле доказательствам и фактическим обстоятельствам дела, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебных актов.

Ответчиком не представлено доказательств того, что правообладателем товарных знаков, указанным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, является иное юридическое лицо. Так, не представлялась выписка из Торгового реестра, свидетельствующая о том, что существовало иное юридическое лицо с таким же названием и местонахождением, а равно и подтверждение отчуждения именно этому иному юридическому лицу товарных знаков.

В отношении выводов суда первой инстанции о недоказанности сходства до степени смешения заявленных товарных знаков и игрушек, выполненных в виде объемных фигур, в упаковке с нанесенными на ней обозначениями, а также о необходимости проведения экспертизы для установления такого сходства суд кассационной инстанции считает необходимым отметить следующее.

Как отмечено в пункте 13 Информационного письма N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Признаки, по которым определяется сходство объемных и изобразительных обозначений установлены пунктом 14.4.2.3 Правил N 32.

По мнению коллегии судей, исходя из вышеназванных положений вопрос о сходстве до степени смешения обозначений мог быть разрешен судом первой инстанции самостоятельно, в связи с чем отсутствие со стороны истца заявленных ходатайств о назначении соответствующей экспертизы не может свидетельствовать о невыполнении своих обязанностей по доказыванию факта нарушения своих исключительных прав.

Вместе с тем, вопрос о сходстве до степени смешения заявленных товарных знаков и товаров ответчика судом первой инстанции не исследовался и ему не была дана надлежащая правовая оценка, в том числе не с позиции рядового потребителя, ни с использованием признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.3 Правил N 32.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует установить значимые для дела обстоятельства, исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности, дать оценку доводам и возражениям участвующих в деле лиц, установить наличие или отсутствие факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, в защиту которых предъявлен настоящий иск, и в случае доказанности факта нарушения определить размер компенсации, подлежащей взысканию, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Омской области от 22.12.2014 по делу N А46-12411/2014 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2015 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин