Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 сентября 2015 г. по делу N СИП-1067/2014 Суд удовлетворил требование истца о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака; при этом ответчик не представил суду доказательства использования в течение трех лет принадлежащего ему товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 сентября 2015 г. по делу N СИП-1067/2014

Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 17 сентября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Артемовой С.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление компании Shiseido Americas Corporation (Шисейдо Америкас Корпорейшн) (301 Route 17 North, 10-th Floor, Rutherford, New Jersey, 07070, USA; ул. Тверская, д. 22, Бизнес Центр "Саммит", 9 этаж, Москва, 125009) к компании Societe anonyme AZERFON (Сосьете аноним АЗЕРФОН) (пр-т Тбилиси 3166, AZ-1122 Баку, Азербайджан) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 959063 в отношении товаров 03-го и 21-го классов МКТУ вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители компании Shiseido Americas Corporation (Шисейдо Америкас Корпорейшн) Гуляева Н.С. (по доверенности от 13.10.2014), Пилюгина B.C. (по доверенности от 13.10.2014).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Shiseido Americas Corporation (Шисейдо Америкас Корпорейшн) (далее - компания Шисейдо) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к компании Societe anonyme AZERFON (Сосьете аноним АЗЕРФОН) (далее - компания АЗЕРФОН) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 959063 в отношении товаров 03-го и 21-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представители компании Шисейдо поддержали исковые требования по заявленным основаниям, ссылаясь на представленные в материалы дела доказательства.

Компания АЗЕРФОН, Роспатент, извещенные о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Как следует из материалов дела, компания АЗЕРФОН является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным обозначением "NAR MOBILE" по международной регистрации N 959063.

Спорный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01-го, 02-го, 03-го, 04-го, 05-го, 06-го, 07-го, 08-го, 09-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го классов МКТУ.

В отношении товаров 03-го класса МКТУ спорный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров: препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты. Также товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 21-го класса МКТУ: домашняя или кухонная утварь и посуда; расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

Дата регистрации товарного знака - 07.05.2007; дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак - 07.05.2017.

Компания Шисейдо, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 959063 в отношении товаров 03-го и 21-го классов, для которых товарный знак зарегистрирован, и полагая, что названный товарный знак не используются правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны на территории Российской Федерации.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей компании Шисейдо, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с пунктом (1) С статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Из представленных истцом в материалы дела доказательств усматривается, что компания Шисейдо входит в группу компаний Шисейдо, являющихся известными косметическими компаниями.

В обоснование исковых требований истец указал на то, что группе компаний Шисейдо принадлежит ведущий бренд Shiseido, а также такие бренды как Issey Miyake, Jean Paul Gaultier, Narciso Rodriguez и NARS.

Бренд NARS был приобретен группой компаний Шисейдо в результате приобретения компании Нарс Косметике, Инк. (Nars Cosmetics, Inc.).

Из анализа представленных в материалы дела доказательств усматривается, что под брендом NARS истец предлагает к продаже широкий спектр средств по уходу за кожей лица и тела, косметических средств, средств для макияжа, как для профессионального, так и для повседневного использования: кремы, тонизирующие и очищающие средства, сыворотки для лица, декоративную косметику (помады для губ, карандаши, блески для губ, румяна, тени, карандаши, подводки для глаз, лаки для ногтей), средства для макияжа, используемые одновременно в качестве помады, румян и теней для век.

Представленными в материалы дела доказательствами также подтверждается, что истец выпускает различные аксессуары и принадлежности для макияжа.

Кроме того, истцом представлены доказательства осуществления приготовлений к использованию обозначения "NARS" в Российской Федерации в качестве товарного знака, в частности, обращение в Роспатент с заявками на регистрацию товарных знаков в отношении товаров 3-го и 21-го классов МКТУ: от 14.03.2008 N 2008707491, от 18.03.2008 N 2008707855, от 27.07.2012 N 2012725850, от 27.07.2012 N 2012725853, от 10.10.2014 N 2014734346.

Материалами дела подтверждается, что Роспатентом было отказано истцу в регистрации обозначения "NARS" в качестве товарного знака по заявкам на регистрацию товарных знаков в отношении товаров 3-го классов МКТУ: от 14.03.2008 N 2008707491, от 18.03.2008 N 2008707855, от 27.07.2012 N 2012725850, от 27.07.2012 N 2012725853, ввиду наличия оспариваемого товарного знака имеющего более ранний приоритет, схожего до степени смешения с испрашиваемым истцом обозначением в отношении однородных товаров.

Коллегия судей считает, что подача истцом заявок на регистрацию в качестве товарного знака схожего обозначения, а также подтверждаемое материалами дела фактическое осуществление им деятельности в сфере производства и реализации косметической продукции, а также различных аксессуаров и принадлежностей для макияжа свидетельствуют о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчика в отношении товаров 3-го и 21-го классов МКТУ.

При заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначениями, которые истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров, а также однородность последних с товарами, в отношении которых спорному обозначению предоставлена правовая охрана.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Российским агентством по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил N 32 комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При этом исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в данном обозначении.

Словесное обозначение в силу Правил сравнивается по фонетическому, графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) признакам.

Пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, установлено, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Суд пришел к выводу о том, что доминирующий элемент "NAR" словесного обозначения оспариваемого товарного знака "NAR MOBILE" по международной регистрации N 959063 и словесное обозначение "NARS", предъявленное к регистрации в качестве собственных товарных знаков компаний Шисейдо, являются сходными до степени смешения.

При установлении однородности товаров принимается во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность деятельности (производство и реализация косметических товаров, а также аксессуаров и принадлежностей для макияжа) истца с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика, компанией АЗЕРФОН при рассмотрении дела в суде не оспаривалась.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что истцом осуществляется деятельность по производству и реализации товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (24.12.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака исчисляется с 24.12.2011 по 23.12.2014 включительно.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Из отзыва компании АЗЕРФОН на исковое заявление, поступившего в суд до рассмотрения спора по существу, следует, что ответчик фактически признал неиспользование комбинированного товарного знака по международной регистрации N 959063 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03-го и 21-го классов МКТУ.

Таким образом, поскольку ответчик, надлежащим образом извещенный о рассмотрении дела, распорядился своими процессуальными правами добровольно, не представив суду доказательства использования принадлежащего ему товарного знака, в силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства неиспользования компанией АЗЕРФОН товарного знака по международной регистрации N 959063 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03-го и 21-го классов МКТУ считаются судом признанными и исходя из представленных в материалы дела документов.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что компанией АЗЕРФОН не подтверждено использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товаров 03-го и 21-го классов МКТУ на территории Российской Федерации, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявленные требования компании Shiseido Americas Corporation (Шисейдо Америкас Корпорейшн) удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 959063 на территории Российской Федерации вследствие его неиспользования в отношении товаров 03-го и 21-го классов МКТУ.

Взыскать с компании Societe anonyme AZERFON (Сосьете аноним АЗЕРФОН) (пр-т Тбилиси 3166, AZ-1122 Баку, Азербайджан) в пользу компании Shiseido Americas Corporation (Шисейдо Америкас Корпорейшн) (301 Route 17 North, 10-th Floor, Rutherford, New Jersey, 07070, USA) 4 000 (четыре тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев