Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2015 г. N С01-777/2015 по делу N А45-24912/2014 Суд оставил без изменения судебные акты о запрещении ответчику осуществлять без согласия истца использование товарного знака, поскольку факт незаконного использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, при ввозе товара на территорию РФ подтверждается материалами дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2015 г. N С01-777/2015 по делу N А45-24912/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 29 сентября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 сентября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Красникова Т.Е., секретарь судебного заседания Быстревская К.И.) кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Рудакова Андрея Викторовича на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 27.02.2015 по делу N А45-24912/2014 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2015 по тому же делу

по иску компании Мазда Мотор Корпорейшн / Mazda Motor Corporation (3-1 Shinchi, Fuchu-Cho, Aki-Gun, Hiroshima 730-8670, Japan)

к индивидуальному предпринимателю Рудакову Андрею Викторовичу (г. Новосибирск, ОГРНИП 304540525200038),

с участием третьего лица - Находкинской таможни (ул. Портовая, д. 17, г. Находка, Приморский край, 692904, ОГРН 1022500713333),о защите исключительного права на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика - Гиревой С.Л. (по доверенности от 24.09.2015);

от третьего лица - не явился, извещен надлежащим образом, установил:

компания Мазда Мотор Корпорейшн / Mazda Motor Corporation (далее - компания, истец) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Рудакову Андрею Викторовичу (далее - ИП Рудаков А.В., ответчик) со следующими требованиями:

- запретить ответчику осуществлять без согласия истца использование товарного знака "MAZDA" по свидетельству Российской Федерации N 96935, включая ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком "MAZDA", и импортируемых из стран, не являющихся сторонами Соглашения "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности", заключенного в Москве 09.12.2010 (далее - Соглашение от 09.12.2010), ратифицированного Федеральным законом от 11.07.2011 N 179-ФЗ, а также совершение любых иных действий по введению таких товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- изъять и уничтожить товары, маркированные товарным знаком "MAZDA", которые заявлены в декларации на товары N 10714040/120914/0038829 как товар N 22.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 27.02.2015, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2015, исковые требования удовлетворены частично: ответчику запрещено осуществлять без согласия истца использование товарного знака "MAZDA" по свидетельству Российской Федерации N 96935, включая ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком "MAZDA", и импортируемых из стран, не являющихся сторонами Соглашения от 09.12.2010, а также совершение любых иных действий по введению таких товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, ответчик обжаловал их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам.

В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на то, что ввоз товара, маркированного товарным знаком и введенного в гражданский оборот правообладателем или с его согласия за пределами Российской Федерации, а также продажа этого товара в Российской Федерации не являются нарушением исключительного права на товарный знак, так как действия по ввозу и продаже такого товара, как объекта материального права, нельзя квалифицировать как использование товарного знака, поскольку результатом этих действий не является индивидуализация товара, маркированного товарным знаком. Полагает, что такая индивидуализация имело место ранее, в результате нанесения на товар товарного знака и введения товара в оборот правообладателем.

По мнению ответчика, ввоз без согласия правообладателя на территорию страны, где действует охрана товарного знака, маркированного указанным товарным знаком товара, введенного на законных основаниях в оборот на территории другой страны, фактически не запрещен. Считает, что если правообладатель маркировал принадлежащим ему товарным знаком товар и ввел его в гражданский оборот, то дальнейший оборот этого товара не требует согласия правообладателя.

Также по утверждению ответчика, в действиях истца по подаче настоящего иска можно усмотреть злоупотребление правом.

Кроме того, отмечает, что ввезенные на территорию Российской Федерации двигатели не являются контрафактными, поскольку изготовлены правообладателем с нанесением товарного знака.

Истцом представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Третьим лицом отзыв на кассационную жалобу не представлен.

В судебном заседании, проведенном посредством использования систем видеоконференц-связи, представитель ответчика доводы кассационной жалобы поддержал, просил судебные акты отменить.

Истец и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем словесного товарного знака "MAZDA" по свидетельству Российской Федерации N 96935 (приоритет товарного знака - 18.10.1990, срок истечения действия регистрации - 18.10.2020) в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху, двигатели для наземных транспортных средств".

Данный товарный знак включен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности под регистрационным номером 03321/03177-002/ТЗ-270814, что подтверждается письмом Федеральной таможенной службы от 28.08.2014 N 14-40/41082 "О товарных знаках компании "Мазда Мотор Корпорейшн".

Ссылаясь на то, что ответчик по таможенной декларации N 03321/03177-002/ТЗ-270814 незаконно ввез на территорию Российской Федерации двигатели, маркированные обозначением "MAZDA" (товар N 22), в количестве 3 шт., компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском, указывая при этом, что согласия на ввоз на территорию России указанного товара не давала.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в части и запрещая ответчику осуществлять без согласия истца использование товарного знака "MAZDA" по свидетельству Российской Федерации N 96935, включая ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком "MAZDA", и импортируемых из стран, не являющихся сторонами Соглашения от 09.12.2010, а также совершение любых иных действий по введению таких товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, исходил из принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 96935 и нарушения ответчиком этого исключительного права при ввозе на территорию Российской Федерации товара, маркированного названным товарным знаком.

Отказывая в удовлетворении требования об изъятии и уничтожении контрафактного товара, суд исходил из того, что один из ввезенных двигателей списан ответчиком по причине содержащихся в нем неисправностей, а оставшиеся двигатели введены в гражданский оборот путем продажи розничным потребителям, в связи с чем заявленное требование является неисполнимым.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза под ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами. При этом процесс перемещения товаров предполагает осуществление любых действий по ввозу и вывозу товаров, направленных на реализацию данного процесса, от начала перемещения и до его завершения.

Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

Ограничением исключительного права на товарный знак является так называемый принцип исчерпания прав.

В соответствии со статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Соглашением от 09.12.2010, подписанным Правительствами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (действовавшим в период ввоза спорного товара), был введен региональный принцип исчерпания на уровне Таможенного союза, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств Таможенного союза непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия.

Рассмотрев доводы сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства, суды пришли к правильному выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований.

Факт незаконного использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, при ввозе товара на территорию Российской Федерации и введении товара в гражданский оборот установлен судами и подтвержден материалами дела. При этом судами учтено, что указанные действия осуществлялись ответчиком незаконно, без согласия правообладателя на использование товарного знака, признав ввезенный товар контрафактным.

Доводы заявителя кассационной жалобы основаны на ошибочном толковании установленного международным договором Российской Федерации регионального принципа исчерпания права (статья 7 ГК РФ), который он отождествляет с международным принципом исчерпания права, предполагающим, что исчерпание права осуществляется при введении товара, маркированного товарным знаком, правообладателем этого товарного знака либо с его согласия в гражданский оборот на территории любого государства.

Согласно же региональному принципу исчерпания прав маркированный товарным знаком товар, введенный в оборот за пределами государств Таможенного союза, но ввезенный на территорию одной из стран Таможенного союза без согласия правообладателя, считается контрафактным и в силу пункта 2 статьи 1515 ГК РФ подлежит изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

Однако принимая во внимание то обстоятельство, что на момент принятия обжалуемого решения контрафактный товар у ответчика отсутствовал (сдача в металлолом и реализация розничным потребителям), в удовлетворении требований в части изъятия из оборота и уничтожения ввезенного товара судами отказано правомерно.

Ссылка ответчика на отсутствие с его стороны использования товарного знака истца при ввозе на территорию Российской Федерации бывших в употреблении двигателей подлежит отклонению, поскольку в рассматриваемой ситуации правовое значение имеет факт ввоза товара на территорию Российской Федерации, а не качество (свойство) этого товара.

Вопреки соответствующему доводу ИП Рудакова А.В., действия истца по обращению с настоящим иском, направленные на защиту исключительного права на товарный знак, не свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны правообладателя и об ограничении конкуренции.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, основаны на неверном толковании норм материального права.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Исходя из этого, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и отмене (изменению) не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 27.02.2015 по делу N А45-24912/2014 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2015 по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Р.В. Силаев

В.А. Химичев