Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2015 г. по делу N СИП-274/2015 Суд отказал в удовлетворении требования о признании незаконным решения Роспатента о признании патента на изобретение недействительным, поскольку изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы по патенту, не соответствует такому условию патентоспособности, как "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2015 г. по делу N СИП-274/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 октября 2015 года

Полный текст решения изготовлен 23 октября 2015 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рассомагиной Н.Л., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кирсановой П.Ю., рассмотрел в открытом судебном заседании заявление компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" / "E.I. DU PONT DE NEMOURS & Co" (1007 Market Street, Wilmington, 18898 Delawere USA)

о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.02.2015 об удовлетворении возражения против выдачи патента N 2176450 на группу изобретений "Фунгицидная композиция и способ подавления заболеваний растений".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Хорошкеев Владимир Александрович (г. Москва).

В судебном заседании приняли участие:

представители компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО":

Веселицкая И.А. (по доверенности от 07.11.2013), Куликов А.В. (по доверенности от 07.11.2013);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности:

Старцева Д.Б. (по доверенности от 28.07.2015 N 02/32-480/41);

Хорошкеев В.А. присутствовал лично.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2015 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2176450 на группу изобретений "Фунгицидная композиция и способ подавления заболеваний растений".

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Хорошкеев Владимир Александрович.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в заявлении, указав, что оспариваемое решение не соответствует положениям действующего законодательства, нарушает права и охраняемые законом интересы его доверителя.

В обоснование заявленных требований компания "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" сослалась на ошибочность выводов Роспатента об идентичности признаков, изложенных в независимом пункте 1 изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450 и независимом пункте 1 изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051. В том числе, компания "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" отметила, что в пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 раскрыто соединение, описанное общей формулой, без указания на 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинон как частный случай воплощения общей формулы.

При этом компания "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" полагает, что соединение 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндион указанное в пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 не идентично соединению 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинон, приведенному в пункте 1 изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450.

Кроме того, по мнению компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО", при рассмотрении возражения компании подлежали применению положения подпункта 4 пункта 19.5.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Российским агентством по патентам и товарным знакам 20.09.1993 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993 N 386 (далее - Правила).

В судебном заседании, назначенном на 06.10.2015, представитель компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для уточнения заявленных требований, ввиду чего судебное разбирательство было отложено.

Компанией "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" 13.10.2015 представлено уточнение оснований заявленных требований, согласно которому компания считает, что заявка с более ранним приоритетом не включается в уровень техники в отношении другой заявки при условии подачи таких заявок одним и тем же заявителем. Компания "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" полагает, что Роспатентом при принятии оспариваемого решения нарушены положения пункта 19.5.2 Правил.

Компания "Е.И. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" утверждает, что патент Российской Федерации на изобретение N 2092051 не может быть включен в уровень техники, поскольку первоначальные материалы заявки, на основании которых выдан патент Российской Федерации на изобретение N 2092051 не содержали противопоставленных признаков.

Уточнения оснований заявленных требований приняты судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель Роспатента против удовлетворения заявленных требований возражал, основываясь на доводах, изложенных в отзыве.

По мнению Роспатента, в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450, за исключением части диапазона массовых соотношений компонентов и необязательного включения в композицию добавок для уменьшения пены или жидкого разбавителя, являющийся кетоном, а именно изобретение по патенту Российской Федерации N 2092051, охарактеризованное формулой, содержащей в пунктах 1-5 как общую структурную формулу производных оксазолидинона, к числу которых относится 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинон, включенный в состав композиции по оспариваемому патенту, так и отдельные варианты таких производных.

Довод компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" о том, что указанное в пункте 1 изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450 соединение 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинон не идентично описанному в пункте 5 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 соединению 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндион, Роспатент считает необоснованным, поскольку в примерах 1-7 описания изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450 раскрыта фунгицидная композиция, содержащая фунгицидно-эффективное количество смеси соединения 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндион.

Таким образом, Роспатент полагает, что фунгицидная композиция в части вариантов, касающихся диапазона массовых соотношений (1:17,5) компонентов для варианта выполнения композиции без добавок в том виде, как она приведена в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450 известна из патента Российской Федерации N 2092051, ввиду чего не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Кроме того, Роспатент обращает внимание суда на то, что ссылки заявителя на положения пункта 19.5.3 Правил не имеют отношения к настоящему делу, поскольку касаются оценки изобретения на предмет соответствия условию охраноспособности "изобретательский уровень".

В отношении уточненных заявителем оснований заявленных требований Роспатент отметил, что патент Российской Федерации на изобретение N 2092051 подлежит включению в уровень техники при оценке оспариваемого изобретения на предмет соответствия условию патентоспособности "новизна" в части формулы изобретения, с которой состоялась его регистрация вне зависимости от содержания материалов первоначальной заявки.

Хорошкеев В.А. поддержал позицию Роспатента, в удовлетворении заявленных требований просил отказать.

Дополнительно заявленные компанией "Е.И. ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" основания требований, Хорошкеев В.А. считает не относящимися к предмету спора.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации на группу изобретений N 2176450 выдан с приоритетом от 12.07.1995, установленным по дате подачи заявки в стране-участнице Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), на имя компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО".

Изобретение по патенту Российской Федерации N 2176450 охарактеризовано следующей формулой:

"1. Фунгицидная композиция, содержащая фунгицидно эффективное количество смеси (а) 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинона, (b) цимоксанила и, необязательно, (с) добавки для уменьшения пены или жидкий разбавитель, являющийся кетоном, где массовое отношение компонента (а) к компоненту (b) составляет 17:1-1:100.

2. Фунгицидная композиция по п. 1, которая содержит добавку для уменьшения пены.

3. Фунгицидная композиция по п. 2, которая дополнительно содержит по крайней мере одно из поверхностно-активного вещества, твердого разбавителя или жидкого разбавителя.

4. Фунгицидная композиция по п. 1, которая содержит жидкий разбавитель, являющийся кетоном.

5. Фунгицидная композиция по п. 1, где массовое отношение компонента (а) к компоненту (b) составляет 8:1-1:25.

6. Фунгицидная композиция по п. 1, где массовое отношение компонента (а) к компоненту (b) составляет 4:1-1:10.

7. Фунгицидная композиция по п. 1, где массовое отношение компонента (а) к компоненту (b) составляет 3:2-1:3.

8. Фунгицидная композиция по любому из пп. 1-7, которая представлена в виде диспергируемых или растворимых в воде гранул, таблеток или порошка и которая содержит 5-90 мас.% компонентов (а) и (b), 0-94 мас.% разбавителя и 1-15 мас.% поверхностно-активного вещества, при этом в сумме они составляют 100 мас.%.

9. Фунгицидная композиция по любому из пп. 1-7, которая представлена в виде суспензии, эмульсии, раствора или эмульгируемого концентрата, и содержит 5-50 мас.% компонентов (а) и (b), 40-95 мас.% разбавителя и 0-15 мас. % поверхностно-активного вещества, при этом в сумме они составляют 100 мас.%.

10. Фунгицидная композиция по любому из пп. 1-7, которая представлена в виде пылевидного порошка, и содержит 1-25 мас.% компонентов (а) и (b), 70-99 мас. % разбавителя и 0-5 мас.% поверхностно- активного вещества, при этом в сумме они составляют 100 мас.%.

11. Фунгицидная композиция по любому из пп. 1-7, которая представлена в виде гранул или зерен, и содержит 0,01-99 мас.% компонентов (а) и (b), 5-99,99 мас.% разбавителя и 0-15 мас.% поверхностно-активного вещества, при этом в сумме они составляют 100 мас.%.

12. Фунгицидная композиция по любому из пп. 1-7, которая представлена в виде высококонцентрированной композиции и содержит 90-99 мас.% компонентов (а) и (b), 0-10 мас.% разбавителя и 0-2 мас.% поверхностно-активного вещества, при этом в сумме они составляют 100 мас.%.

13. Способ подавления заболеваний растений, вызванных грибковыми патогенами растений, включающий нанесение на растение или на его часть, которые должны быть защищены, или на семена растений, или на рассаду, которые должны быть защищены, эффективного количества фунгицидной композиции по любому из пп. 1-12, при этом соединение (а) и соединение (b) наносятся в количествах, эффективных для подавления грибкового заболевания, и эффект подавления грибкового заболевания значительнее, чем суммарный эффект от использования соединения (а) и соединения (b) по отдельности.

14. Способ по п. 13, где грибковым патогеном растения является Phytophthora infestans.

15. Способ по п. 13, где грибковым патогеном растения является Plasmopara viticola.

16. Способ по п. 13, где растением, которое должно быть защищено, является виноград.

17. Способ по п. 13, где растениями, которые должны быть защищены, являются томаты".

Хорошкеев В.А. 12.09.2013 обратился в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2176450 в связи с несоответствием изобретения, описанного в независимом пункте 1 формулы, условию патентоспособности "новизна", указав в качестве источника, из которого известно средство, охарактеризованное признаками, идентичными всем признаками изобретения по оспариваемому патенту, патент Российской Федерации на изобретение N 2092051.

В возражении Хорошкеев В.А. отметил, что 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинон, включенный в состав изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450, входит в большую группу веществ, общая структурная формула которых приведена в пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051, при этом названный компонент и его структурная формула приведены в примере 8 воплощения изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051.

Также Хорошкеев В.А. указал, что цимоксанил как элемент композиции оспариваемого изобретения, а также большая часть диапазона соотношения (17:1-1:100) 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинона и цимоксанила, известны из пунктов 11 и 12 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051.

Возражая против доводов Хорошкеева В.А., компания "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" указала на несоответствие противопоставленного патента требованиям, установленным для включения сведений в уровень техники, отсутствие в нем сведений об одной конкретной композиции, включающей 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинон и цимоксанил в соотношении 17:1-1:100, а также синергетический эффект, присущий изобретению.

Кроме того, компания утверждала, что признаки изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051, касающиеся соотношения компонентов, включены в формулу в результате внесения уточнений, и имеют более поздний приоритет, чем изобретение по патенту Российской Федерации N 2176450.

Решением Роспатента от 27.02.2015 возражение Хорошкеева В.А. удовлетворено, патент Российской Федерации на изобретение N 2176450 признан недействительным полностью.

При этом Роспатент исходил из того, что в формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 раскрыто средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы, за исключением части диапазона массовых соотношений компонентов и "необязательных", конкретизированных добавок, а именно: "для уменьшения пены или жидкий разбавитель, являющийся кетоном", указанных для одного из вариантов композиции по независимому пункту 1 формулы.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу, что в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что фунгицидная композиция в части вариантов, касающихся диапазона массовых соотношений (1:17,5) компонентов для варианта выполнения композиции без добавок в том виде, как она приведена в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по патенту Российской Федерации N 2176450, не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Не согласившись с принятым решением компания "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 этого Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 указанной статьи установлено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Заявителем соблюден установленный законом срок для обращения в суд.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6/8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Исходя из компетенции Роспатента, установленной Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2176450 на группу изобретений "Фунгицидная композиция и способ подавления заболеваний растений" и принятие по его результатам решений находится в рамках полномочий Роспатента.

Как разъясняется в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражения против выдачи патента N 2176450, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи международной заявки (03.07.1996), на основании которой выдан патент Российской Федерации на изобретение N 2176450, правовая база для оценки его охраноспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон) и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

В силу подпункта 1 пункта 19.5.2 Правил проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения (подпункт 3 пункта 19.5.2 Правил).

Компания "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" полагает, что Роспатентом не верно определен уровень техники для целей оценки изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450 на предмет соответствия условию патентоспособности "новизна".

Однако Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с данным доводом заявителя в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 4 Патентного закона установлено, что уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.2 Правил в уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (то есть зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации.

Изобретение по патенту Российской Федерации N 2092051 имеет более раннюю дату приоритета, чем изобретение по оспариваемому патенту N 2176450, что подтверждается материалами дела и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Ссылка компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" на то, что в соответствии с пунктом 19.5.2 (2) Правил, заявка с более ранним приоритетом не включается в уровень техники в отношении другой заявки при условии подачи обеих заявок одним и тем же лицом, не имеет правового значения, поскольку Роспатент при установлении новизны оспариваемого изобретения исходил из того, что согласно указанному пункту к числу сведений, подлежащих включению в уровень техники для оценки охраноспособности изобретения по оспариваемому патенту, включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации.

Таким образом, Роспатент правомерно включил в уровень техники не заявку, поданную тем же лицом, а запатентованное изобретение, зарегистрированное надлежащим образом, и только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения.

Кроме того, довод заявителя о том, что на дату приоритета ни описание, ни формула противопоставленного изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 не содержали тех массовых соотношений, которые впоследствии были внесены заявителем в пункт 11 формулы изобретения, не имеет правового значения для включения патента Российской Федерации в объеме формулы, с которой состоялась его регистрация, поскольку лицо, обратившееся с заявкой на выдачу патента на изобретение, вправе вносить в ее материалы исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения на основании статьи 20 Патентного закона вне зависимости от видов источников информации, содержащих сведения, включенные в уровень техники. При этом суд принимает во внимание, что такие изменения вносились самим заявителем. Кроме того, заявителем не оспаривалась выдача ему патента на изобретение N 2092051 в объеме формулы, с которой состоялась регистрация указанного изобретения.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что довод компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" в отношении порядка включения сведений в уровень техник при проверке оспариваемого изобретения на предмет соответствия условию патентоспособности "новизна" основан на неверном понимании заявителем норм материального права. Поскольку изобретение по противопоставленному патенту имеет более ранний приоритет, то правомерно включено Роспатентом в уровень техники при проверке изобретения Российской Федерации по патенту Российской Федерации N 2176450 на предмет соответствия условию патентоспособности "новизна" только в отношении формулы, с которой состоялась его регистрация.

Также, по мнению компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО", из патента Российской Федерации на изобретение N 2092051 не известно средство, которому присущи все признаки, идентичные признакам изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, в том числе ввиду того, что формула изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 не характеризует композицию с включением в качестве компонентов 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндиона и цимоксанила в пропорциях 17:1-1:100, при этом не являются идентичными 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндион, указанной в пункте 5 формулы изобретения по противопоставленному патенту и 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинон, включенный в состав композиции изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450.

Для выяснения вопроса, удовлетворяет ли техническое решение, заявленное в патенте на изобретение Российской Федерации N 2176450 условию патентоспособности "новизна", заявитель ходатайствовал перед судом о назначении патентоведческой экспертизы. Просил поставить перед экспертом вопрос о том, присуща ли формуле изобретения по патенту N 2092051 вся совокупность признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в формуле изобретения по патенту N 2176450, включая характеристику назначения.

Роспатент и третье лицо возражали против назначения экспертизы по делу.

Рассмотрев ходатайство компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" о назначении экспертизы, суд признал его не подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Поскольку разрешение вопроса, удовлетворяет ли техническое решение, заявленное в патенте на изобретение Российской Федерации N 2176450 условию патентоспособности "новизна", относится к компетенции суда, то оснований и необходимости в назначении по настоящему делу судебной патентоведческой экспертизы с постановкой на ее разрешение вопросов, содержащихся в соответствующем ходатайстве компании, не имеется.

Вместе с тем, целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения в отношении обстоятельств, имеющих существенное значение для рассмотрения настоящего дела, определением Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2015 к участию в деле в качестве специалиста привлечен Карлов Сергей Сергеевич, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник кафедры органической химии химического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова".

В судебном заседании специалист ответил на вопросы суда и лиц, участвующих в деле.

В отношении вопроса совпадают ли пространственно-структурные формулы производного оксазолидинона 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинона описываемого в патенте РФ N 2176450 и в патенте РФ N 2092051 специалист пояснил, что соединение 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-фениламино-2,4-оксазолидинон невозможно отобразить корректной структурной формулой, так как в названии не указан один из заместителей, которые связаны с атомами углерода в положениях 2 и 4 кольца. То есть в патенте Российской Федерации N 2176450 структурная формула соединения 1 (которая нарисована совершенно верно и однозначно передает структуру соединения за исключением конфигурации стереоцентра, что по умолчанию может относиться как к рацемату, так и к отдельным энантиомерам) не соответствует приведенному названию, поскольку название указано не верно.

В патенте Российской Федерации N 2092051 название соединения из примера 8 соответствует его структурной формуле, которая идентична структурной формуле соединения 1 из патента Российской Федерации N 2176450.

Также специалист пояснил, что структурная формула соединения 1 из патента Российской Федерации N 2176450 покрывается (полностью входит) в Маркуш-структуру 1 патента Российской Федерации N 2092051.

Кроме того, специалист отметил, что структурные формулы в обоих патентах идентичны, не отличаются качественно, количественно или структурно. При этом специалист указал, что в патенте Российской Федерации N 2092051 (формула изобретения, пункты 11-12) утеряны математические знаки: запись композиции представляет собой следующий текст "при массовом соотношении соединения 1 и цимоксанила 1 0,05 17,5 соответственно". Однако если рассмотреть полностью текст патента, который разъясняет формулу изобретения, например, страница 6, абзац 3, то становится ясно, что "соотношение соединения 1 и цимоксанила равно 1:0,05-17,5".

Специалист указал, что поскольку структурная формула соединения 1 из патента Российской Федерации N 2176450 покрывается (полностью входит) в Маркуш-структуру 1 патента Российской Федерации N 2092051, то фунгицидная композиция по патенту Российской Федерации N 2176450 в части вариантов, касающихся диапазона массовых соотношений (1: 17,5) компонентов, из патента Российской Федерации N 2092051 известна.

При этом специалист отметил, что по пунктам 6-11 изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 фунгицидная композиция должна содержать одну из целевых добавок, пункт 12 (в котором требования добавки отсутствуют) изобретения п о патенту Российской Федерации N 2092051 не содержит ссылки на фунгицидную композицию, а лишь на способ борьбы с грибковым заболеванием. Тогда как по пункту 1 изобретения п о патенту Российской Федерации N 2176450 фунгицидная композиция может содержать добавку, а может ее не содержать.

Учитывая заключение специалиста, принимая во внимание описание группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2176450, суд соглашается с выводом Роспатента о несоответствии изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы по патенту Российской Федерации N 2176450, условию патентоспособности "новизна".

Как установлено Роспатентом, в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 охарактеризована группа соединений - производных оксазолидинона (формула I). В пунктах 2-5 формулы названного изобретения раскрыты частные случаи воплощения соединений, описанных общей формулой по пункту 1.

В том числе, в зависимом пункте 5 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 охарактеризовано "соединение по пункту 1 формулы, отличающееся тем, что в качестве производного оксазолидинона формулы I берут 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2-тиоксо-4-оксазолидинон или его (S)-энантиомер, 5-[4-(4-бромфенокси)фенил}-5-метил-3-(фениламино)-2-тиоксо-4-оксазолидино н или его (S)-энантиомер, 5-[4-(3-фторфенокси)фенил}-5-метил-3-(фениламино)-2-тиоксо-4-оксазолидино н или его (S)-энантиомер, 5-(2,4-дифторфенил)-5-метил-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндион или его (S)-энантиомер, 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндион или его (S)-энантиомер".

Согласно разъяснениями специалиста независимый пункт 1 изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 содержит в качестве признака группы соединений характеризующую их Муркуш-структуру, при этом 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндион, указанный в зависимом пункте 5 формулы названного изобретения, и тождественный ему 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндион, включенный в состав композиции, описанной в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450, относятся к группе соединений, описанных Маркуш-структурой, приведенной в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051.

В независимом пункте 11 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 охарактеризована "фунгицидная композиция, включающая активный ингредиент и по крайней мере одну из целевых добавок, отличающаяся тем, что в качестве активного ингредиента используют соединение общей формулы I и цимоксанил при массовом соотношении соединения I и цимоксанила 1:0,05-17,5 соответственно в эффективном количестве".

В независимо пункте 12 формулы названного изобретения описан "способ борьбы с грибковым заболеванием на растениях путем обработки защищаемого локуса активным ингредиентом, отличающийся тем, что в качестве активного ингредиента используют соединение общей формулы I и цимоксанил при массовом соотношении соединения 1 и цимоксанила 1:0,05-17,5 соответственно".

Таким образом, независимые пункты 11 и 12 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 содержат описание композиции, включающей в качестве первого компонента производное соединение оксазолидинона, описанное общей формулой I (пункт 1 формулы изобретения), и в качестве второго - цимоксанил, при их массовом соотношении 1:0,05-17,5. С учетом содержания пункта 5 формулы изобретения, предполагающего в качестве частного случая воплощения производного оксазолидинона, описанного общей формулой I (пункт 1 формулы изобретения), 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндион, пункты 11 и 12 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 охватывают в своем содержании, в том числе частный случай осуществления композиции, включающей в качестве первого компонента 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндион и в качестве второго - цимоксанил, при их массовом соотношении 1:0,05-17,5.

Принимая во внимание, что согласно независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450 включение в состав композиции добавок для уменьшения пены или жидкого разбавителя, являющего кетоном, не является обязательным для каждого случая воплощения изобретения, его осуществление возможно путем составления композиции, раскрытой в пункте 11 (вариант с добавкой) и пункте 12 (вариант без добавки) формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051, а именно, включающей в качестве первого компонента 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндион и в качестве второго - цимоксанил в соотношении, указанном в пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450 (17:1-1:100), а также необязательные добавки для отдельных случаев его осуществления.

Удовлетворяя заявленное возражение против выдачи оспариваемого патента, Роспатент правомерно исходил из того, что часть интервала массовых соотношений названных соединений, включенных в состав композиции, известной из независимого пункта 11 (вариант с добавкой) и из независимого пункта 12 (вариант без добавки) формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051, находится внутри интервалов, указанных в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450 для тех же компонентов.

В независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450 массовое соотношение обязательных компонентов указано как 17:1-1:100, что соответствует диапазону 1:0,0588235294117647-100 (1:0,0588235294117647-1:100), в то время как композиция, раскрытая в пунктах 11 и 12 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051 предполагает соотношение тех же компонентов в диапазоне 1:0,05-17,5 (1:0,05-1:17,5).

Принимая во внимание разъяснения специалиста по вопросу о соответствии массового соотношения обязательных компонентов изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450 и соотношения таких компонентов как оно описано в пунктах 11 и 12 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2092051, суд приходит к выводу о том, что из противопоставленного патента известно массовое соотношение 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндиона и цимоксанила как компонентов фунгицидной композиции в диапазоне 1:0,0588235294117647-17,5 (1:0,0588235294117647-1:17,5).

С учетом изложенного суд считает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о несоответствии средства, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450, условию патентоспособности "новизна", поскольку из уровня техники известна фунгицидная композиция с тождественными обязательными компонентами, массовое соотношение которых частично совпадает массовым соотношением таких компонентов, указанным в пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, а именно известна фунгицидная композиция 5-метил-5-(4-феноксифенил)-3-(фениламино)-2,4-оксазолидиндиона и цимоксанила в массовом соотношении 1:0,0588235294117647-17,5 (1:0,0588235294117647-1:17,5) без включения необязательных конкретизированных добавок.

Согласно пункту 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

На основании указанного пункта при рассмотрении возражения Хорошкеев В.А. в палате по патентным спорам компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" было предложено представить измененную формулу изобретения, а также разъяснены последствия отказа от ее изменения, однако такие изменения компанией произведены не были.

Довод компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" о необходимости применения при разрешения вопроса о соответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2176450 условию патентоспособности "новизна" положений подпункта 4 пункта 19.5.3 Правил отклоняется судом, поскольку названные положения относятся к порядку проверки изобретений на предмет соответствия условию патентоспособности "изобретательский уровень" и в настоящем споре не применимы.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.4 Правил, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы может быть констатирована только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Принимая во внимание, что изобретение, охарактеризованное в пункте 1 формулы по патенту Российской Федерации N 2176450 обосновано признано Роспатентом несоответствующим условию патентоспособности "новизна", суд, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, принятого уполномоченным органом, в связи с чем требование компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении требований компании "Е.И. ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД КО" / "E.I. DUPONT DE NEMOURS & Co" отказать.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин