Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 ноября 2015 г. N С01-851/2015 по делу N А76-26237/2014 Суд отменил ранее принятые по делу судебные акты, которыми отказано в удовлетворении требования об обязании ответчика прекратить введение в гражданский оборот спорных товаров, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку вывод суда первой инстанции о том, что материалы дела не содержат доказательств производства и рекламирования ответчиком спорной продукции, не соответствует фактическим обстоятельствам дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 ноября 2015 г. N С01-851/2015 по делу N А76-26237/2014

Резолютивная часть постановления оглашена 3 ноября 2015 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 5 ноября 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Васильевой Т.В.,

судей Булгакова Д.А., Кручининой Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу

закрытого акционерного общества "Янус"

на решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.04.2015, принятое судьей Гусевым А.Г. по делу N А76-26237/2014, и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2015, принятое судьями Малышевым М.Б., Арямовым А.А., Бояршиновой Е.В. по тому же делу

по исковому заявлению закрытого акционерного общества "Янус" (ул. Российская, д. 167 А, г. Челябинск, 454000, ОГРН 1037402537303)

к обществу с ограниченной ответственностью "Уральские пельмени АВИА" (ул. Братьев Кашириных, д. 107, г. Челябинск, 454021,ОГРН 1057421593063)

об обязании прекратить производить, рекламировать и вводить в гражданский оборот пельмени, на упаковках которых нанесено обозначение "Уральские", взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 258328 "Уральские", N 479185 "Уральские пятачки" в размере 500 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: извещен, не явился,

от ответчика: извещен, не явился,

установил:

закрытое акционерное общество "Янус" (далее - общество "Янус") обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Уральские пельмени АВИА" (далее - общество "Уральские пельмени АВИА") с требованиями об обязании прекратить производить, рекламировать и вводить в гражданский оборот пельмени, на упаковках которых нанесено обозначение "Уральские" и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 258328, N 479185 в размере 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 21.04.2015 исковые требования удовлетворены частично: с общества "Уральские пельмени АВИА" в пользу общества "Янус" взыскана компенсация в размере 200 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в сумме 16 000 руб., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 5200 руб. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2015 решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.04.2015 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "Янус" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение и постановление отменить в части отказа в удовлетворении заявленных требований, дело направить на новое рассмотрение.

В обосновании доводов кассационной жалобы общество "Янус" ссылалось на то, что суд первой инстанции не мотивировал отклонение требований истца об обязании ответчика прекратить введение в гражданский оборот контрафактных пельменей. Кроме того, полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения наименования товара (пельменей) "Уральские" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 479185 "Уральские пятачки" по причине отсутствия слова "пятачки" в наименовании пельменей ответчика, несостоятельны.

От общества "Янус" поступило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие его представителя.

Согласно отзыву общество "Уральские пельмени АВИА" возражало против удовлетворения кассационной жалобы, считая доводы ее необоснованными.

Лица, участвующие в деле надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам как суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличие оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество "Янус" является правообладателем словесного товарного знака "Уральские" с датой приоритета от 23.10.2002 по свидетельству Российской Федерации N 258328 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве, в том числе в отношении пельменей. Согласно свидетельству Российской Федерации N 479185 общество "Янус" также является правообладателем словесного товарного знака "Уральские пятачки" с датой приоритета 27.02.2012, в отношении товаров 30 класса МКТУ - равиоли (в том числе пельмени, вареники).

Право на использование товарных знаков или его элементов истцом никому не предоставлено.

Истцом у ответчика были приобретены пельмени, что подтверждается имеющимися в материалах дела чеками контрольно- кассовой техники, в которых указаны данные общества "Уральские пельмени АВИА", и также указано наименование реализованного товара - "Пельмени Уральские".

Считая, что ответчиком незаконно используются его товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 258328, N 479185 истец обратился в суд за защитой своих исключительных прав.

При рассмотрении спора судом первой инстанции установлено, что используемое ответчиком обозначение товара (пельменей) "Уральские" сходно до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 258328 и является проявлением недобросовестной конкуренции, может ввести в заблуждение третьих лиц и дискредитировать деловую репутацию истца.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу, что обозначение товара (пельмени) ответчика "Уральские" и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 479185 "Уральские пятачки" не являются сходными до степени смешения, поскольку в наименовании пельменей ответчика отсутствует слово "пятачки".

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд первой инстанции, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, счел, что оснований для снижения компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 258328 не имеется (учитывая представленные истцом сублицензионные договоры - т. 1 л.д. 65-76, а также продолжительность периода использования).

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, отклонив при этом соответствующие доводы апелляционных жалоб истца и ответчика.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу подпунктов 2, 3 пункта 1, пункта 3 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Кодексом, требований

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

При нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Отказывая в удовлетворении неимущественного требования о прекращении производства, рекламы и введения в гражданский оборот пельменей, на упаковках которых нанесено обозначение "Уральские", суд первой инстанции указал, что доказательств производства и рекламирования ответчиком продукции - пельменей с наименованием "Уральские" материалы дела не содержат.

Суд кассационной инстанции полагает, что данный вывод не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Так, судом первой инстанции не дана правовая оценка доказательствам, имеющимся в материалах дела (лд. 16 - 21, 79 том 1) и в нарушение положений пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не указаны мотивы, по которым суд отверг эти доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Кроме того, мотивируя отказ в удовлетворении требований о взыскании компенсации в отношении словесного товарного знака "Уральские пятачки" по свидетельству Российской Федерации N 479185, суд первой инстанции ссылался на отсутствие его сходства до степени смешения с обозначением "Уральские", используемым ответчиком для товара "пельмени", поскольку в наименовании пельменей ответчика отсутствует слово "пятачки".

Данный вывод сделан с нарушением норм материального и процессуального права, решение суда вопреки требованиям части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не содержит правового анализа обозначения, используемого ответчиком, с товарными знаками, о нарушении прав на которые заявлено истцом, с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197.

Вместе с тем при рассмотрении настоящего спора следует принимать во внимание, что если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

Данные подходы, выработанные судебной практикой, нашли свое отражение в пунктах 33 и 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального и процессуального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, а также неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части отказа в удовлетворении исковых требований о возложении обязанности прекратить производить, рекламировать и вводить в гражданский оборот контрафактный товар, а также отказа во взыскании компенсации в размере 300 000 рублей по мотиву отсутствия нарушения прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 479185.

Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить способы нарушения исключительных прав истца и количество нарушений, исходя из чего следует разрешить вопрос о размере компенсации и принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Янус" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.04.2015 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2015 по делу N А76-26237/2014 удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.04.2015 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2015 по делу N А76-26237/2014 в части взыскания компенсации в сумме 200 000 руб. оставить без изменения.

В остальной части решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.04.2015 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2015 по делу N А76-26237/2014 отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Д.А. Булгаков

Н.А. Кручинина