Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 ноября 2015 г. по делу N СИП-1005/2014 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака, поскольку ответчиком не доказан факт использования спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с иском

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 ноября 2015 г. по делу N СИП-1005/2014

Резолютивная часть решения объявлена 3 ноября 2015 г.

Полный текст решения изготовлен 6 ноября 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Булгакова Д.А., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление компании Студио 100 НВ (Studio 100 NV) (Halfstraat 80, 2627 Shelle, Belgium)

к акционерному обществу "ОБР" (ул. Октябрьская, 20, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ОГРН 1027809173446),

с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (123995, Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "пчёлка Мая" по свидетельству Российской Федерации N 229559

в отношении товаров 29-го и 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Куликова Т.А. (по доверенности от 11.12.2014) и Лебедев А.В. (по доверенности в порядке передоверия от 06.04.2015 77АБ N 5558476);

от ответчика - Шибаев Р.А. (по доверенности от 28.01.2015 N 22/2015);

от третьего лица - не явился, надлежащим образом извещено,

установил:

компания Студио 100 НВ/Studio 100 NV (далее - компания, истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Оркла Брэнде Россия" (далее - ОАО "Оркла Брэнде Россия") о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "пчёлка Мая" по свидетельству Российской Федерации N 229559 в отношении товаров 29-го и 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), перечисленных в свидетельстве.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 12.01.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2015 произведено процессуальное правопреемство ответчика - открытого акционерного общества "Оркла Брэнде Россия" на его правопреемника - акционерное общество "ОБР" (далее - АО "ОБР", ответчик).

Явившиеся в судебное заседание представители истца исковые требования поддержали, изложив доводы, содержащиеся в исковом заявлении.

В обоснование иска компания ссылается на то, что правообладателем (ответчиком) спорный товарный знак не используется непрерывно на протяжении более трех лет. При этом указывает, что заинтересованность компании в предъявлении настоящего иска заключается в том, что истец является правообладателем комбинированного товарного знака по международной регистрации N 1098210, содержащего изображение пчелки, являющейся персонажем известного мультипликационного сериала, и словесный элемент "Мауа". Отмечает, что с целью использования изображения "Пчелка Майя" на товарах между истцом, обладающим правами на логотип и (или) иллюстрации "Пчелка Майя 3D", и обществом с ограниченной ответственностью "Перфетти ван Мелле" (далее - ООО "Перфетти ван Мелле"), являющимся производителем кондитерской продукции на территории Российской Федерации, заключено лицензионное соглашение от 13.08.2012, в соответствии с которым истец предоставляет ООО "Перфетти ван Мелле" эксклюзивную лицензию на использование логотипа и (или) иллюстраций "Пчелка Майя 3D" при производстве следующей продукции: шоколадный шар Chupa Chups и желейные конфеты Fruitella/Chupa Chups.

Кроме того, компания утверждает, что имеет реальное намерение использовать в своей деятельности сходное с товарным знаком ответчика обозначение для индивидуализации однородных товаров 30-го класса МКТУ, в связи с чем 27.02.2013 она обратилась в Роспатент с заявкой N 2013706219 на регистрацию комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "Пчелка Майя", в качестве товарного знака. Обращает внимание, что решением Роспатента от 16.12.2014 компании отказано в регистрации соответствующего товарного знака в отношении таких товаров 30-го класса МКТУ как "какао, изделия кондитерские мучные и бисквиты, пирожные, печенья; плодово-ягодные, фруктовые соусы" по причине его сходства до степени смешения с товарным знаком ответчика, зарегистрированным для индивидуализации однородных товаров 30-го класса МКТУ.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

В частности, АО "ОБР" считает, что истец не может быть признан лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку не является производителем однородных товаров и не представил доказательства наличия у него реальных намерений использовать сходное обозначение и совершения подготовительных действий к такому использованию.

Вместе с тем, представитель ответчика в судебном заседании пояснил, что на данный момент доказательства использования спорного товарного знака в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ у ответчика отсутствуют.

Третье лицо представило отзыв на исковое заявление, в котором по существу предъявленных требований пояснения не дает, просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя. К отзыву приложена справка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации об актуальном состоянии государственной регистрации спорного товарного знака.

Как следует из материалов дела и подтверждается сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "пчёлка Мая" по свидетельству Российской Федерации N 229559 (приоритет товарного знака - 05.02.2001, дата истечения срока действия регистрации - 05.02.2021).

Указанный товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении товара 29-го класса МКТУ "мармелад" и следующих товаров 30-го классов МКТУ: "кондитерские изделия; карамель; кондитерские изделия мучные; конфеты; кремы; паста фруктовая; печенье; пряники; смеси сухие для пирожных и тортов; шоколадные напитки; шоколад".

Предъявляя в суд исковые требования, компания указывает на неиспользование ответчиком товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих обращению с настоящим иском.

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание результаты судебно-технической экспертизы, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 того же Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Согласно же правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

При определении заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарных знаков подлежит установлению однородность товаров и услуг, относительно которых содержится требование о прекращении правовой охраны товарных знаков, и тех товаров и услуг, которые вводятся в оборот (оказываются) лицом, подавшим такой иск.

При этом перечень лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, не ограничивается только производителями однородных товаров и исполнителями, оказывающими однородные услуги. К таким лицам могут быть отнесены и лица, которые непосредственно не осуществляют производство товаров (оказание услуг), но участвуют в организации деятельности по введению товаров, маркированных товарными знаками, в гражданский оборот. В соответствии со сложившейся мировой деловой практикой товарными знаками может быть маркирована не только продукция собственного производства, но и продукция, изготовленная по заказу или с согласия правообладателя иными производителями.

Таким образом, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Из представленных в материалы дела доказательств (лицензионное соглашение от 13.08.2012, заключенное между компанией (лицензиар) и ООО "Перфетти ван Мелле" (лицензиат); распечатки с сайта http://lisensingrussia.ru, содержащие информацию о производстве ООО "Перфетти ван Мелле" с сентября 2013 года и введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации карамели и шоколадных шаров с использованием героев 3D-сериала "Пчелка Майя"; свидетельство на товарный знак по международной регистрации N 1098210) усматривается, что истец является правообладателем комбинированного товарного знака по международной регистрации N 1098210, представляющего собой изображение пчелки Майя, являющейся персонажем известного мультипликационного сериала, и включающего словесный элемент "Мауа", который зарегистрирован, в том числе в отношении таких товаров 30-го класса МКТУ как "какао; мучные изделия; пирожные и печенье; фруктовые соусы". Вместе с тем, 18.03.2014 Роспатентом отказано в предоставлении правовой охраны товарному знаку истца по международной регистрации N 1098210 на территории Российской Федерации в отношении вышеперечисленных товаров 30-го класса МКТУ.

Само по себе обладание товарным знаком по международной регистрации, предоставлению правовой охраны которому на территории Российской Федерации препятствует наличие зарегистрированного в Российской Федерации сходного до степени смешения товарного знака, свидетельствует о наличии законного интереса в досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака.

Также истцом совершены подготовительные действия, свидетельствующие о намерении использовать обозначение, сходное со спорным товарным знаком, в частности 27.02.2013 в Роспатент подана заявка N 2013706219 на регистрацию комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "Пчелка Майя", в качестве товарного знака, а также заключено лицензионное соглашение от 13.08.2012, дающее право ООО "Перфетти ван Мелле", являющемуся производителем кондитерской продукции, использовать логотип и (или) иллюстрации "Пчелка Майя 3D", которые также являются сходными со спорным товарным знаком.

При этом в регистрации товарного знака по заявке N 2013706219 решением Роспатента от 16.12.2014 отказано в отношении таких товаров 30-го класса МКТУ как "какао, изделия кондитерские мучные и бисквиты, пирожные, печенья; плодово-ягодные, фруктовые соусы". Указанное решение Роспатента мотивировано сходством заявленного обозначения с товарным знаком ответчика, зарегистрированным для однородных товаров 30-го класса МКТУ.

Перечисленные товары, в отношении которых истцом подана заявка, являются либо идентичными, либо однородными товару 29-го класса МКТУ "мармелад" и товарам 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия; карамель; кондитерские изделия мучные; конфеты; кремы; паста фруктовая; печенье; пряники; смеси сухие для пирожных и тортов; шоколадные напитки; шоколад", для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, поскольку относятся к одному роду товаров - кондитерские изделия и ингредиенты для их приготовления (за исключением шоколадных напитков), имеют сходные потребительские свойства и функциональное назначение - предназначены для удовлетворения потребности человека в сладком (в том числе шоколадные напитки), изготовлены из сырья, содержащего большое количество сахара, имеют единый круг потребителей, общие условия продажи.

Однородность сравниваемых товаров подтверждена также Роспатентом в решении от 16.12.2014.

С учетом изложенного коллегия судей суд приходит к выводу о том, что истец подтвердил наличие заинтересованности в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, указанных в регистрации.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, не используется правообладателем в течение последних трех лет, предшествующих обращению с настоящим иском, в связи с чем их правовая охрана подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (28.11.2014), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 28.11.2011 по 27.11.2014 включительно.

В обоснование своих возражений ответчик ссылался на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 229559 в вышеназванный трехлетний период путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации конфет ассорти с молочно-ореховой начинкой, маркированных словесным обозначением "Пчёлка Мая".

В подтверждение этих обстоятельств ответчиком представлены следующие доказательства: устав АО "ОБР", согласно пункту 3.2 которого к основным видам деятельности общества относятся производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий; розничная и оптовая торговля этими изделиями; договор поставки от 01.01.2008 N 002, заключенный между ОАО "Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской (правопредшественник ответчика) и ООО "Эстафета"; счет от 07.11.2012 N ОЗК453688; товарная накладная от 07.11.2012 N ЭС00261; платежное поручение от 08.11.2012 N 668; сертификат соответствия от 26.12.2011 N 0648554 с приложением; приказ от 08.03.2013 N 21-1 о списании упаковки.

Истцом было подано заявление о фальсификации доказательства - товарной накладной от 07.11.2012 N ЭС00261, согласно которой ОАО "Оркла Брэнде Россия" передало ООО "Эстафета", в том числе товар - конфеты ассорти с молочно-ореховой начинкой "Пчелка Мая" общим весом 9 кг стоимостью 1 032 руб. 26 коп.

С целью проведения проверки указанного заявления Судом по интеллектуальным правам определением от 12.05.2015 была назначена судебно-техническая экспертиза, проведение которой поручено эксперту автономной некоммерческой организации "Научно-консультационный центр судебной экспертизы "Гильдия" Арестову Д.А.

Согласно заключению эксперта от 08.09.2015 время (период) фактического выполнения реквизитов (подписей и оттиска штампа) на третьем листе товарной накладной от 07.11.2012 N ЭС00261 не соответствует дате, указанной в этом документе, так как вышеперечисленные реквизиты выполнены не ранее 1-го полугодия 2014 года; первый и третий листы оригинала товарной накладной от 07.11.2012 N ЭС00261 были изготовлены с разрывом во времени (то есть не в один прием) и на разных печатающих устройствах, а также подвергались агрессивному (термическому) воздействию.

Представитель ответчика в судебном заседании выводы судебной экспертизы не оспорил, о назначении повторной либо дополнительной судебных экспертиз не ходатайствовал.

С учетом изложенного коллегия судей приходит к выводу о необходимости исключения товарной накладной от 07.11.2012 N ЭС00261 из числа доказательств по делу ввиду наличия признаков ее фальсификации.

Анализ иных представленных ответчиком в материалы дела доказательств не позволяет прийти к выводу о том, что этими доказательствами подтверждается факт непосредственного введения в гражданский оборот товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, маркированных спорным товарным знаком.

Доказательств, свидетельствующих о невозможности использования товарного знака правообладателем по независящим от него причинам, в материалах дела также не имеется.

Таким образом, суд считает не доказанным ответчиком факт использования им товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 229559 в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ в трехлетний период, предшествующий обращению с настоящим иском.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая нематериальный характер иска, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме.

Кроме того, на ответчика подлежат отнесению судебные расходы в размере 90 000 руб., связанные с проведением судебной экспертизы.

Перечисленные обществом с ограниченной ответственностью "ПЕТОШЕВИЧ" за истца в счет оплаты услуг за проведение судебной экспертизы денежные средства в размере 120 000 руб. подлежат возврату данному лицу с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам.

Находящиеся на депозитном счете Суда по интеллектуальным правам денежные средства в размере 90 000 руб. в соответствии со статьей 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат перечислению автономной некоммерческой организации "Научно-консультационный центр судебной экспертизы "Гильдия".

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 109, 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования компании Студио 100 НВ/Studio 100 NV удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "пчёлка Мая" по свидетельству Российской Федерации N 229559 в отношении товара 29-го МКТУ "мармелад" и товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия; карамель; кондитерские изделия мучные; конфеты; кремы; паста фруктовая; печенье; пряники; смеси сухие для пирожных и тортов; шоколадные напитки; шоколад".

Взыскать с акционерного общества "ОБР" (ул. Октябрьская, 20, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ОГРН 1027809173446) в пользу компании Студио 100 НВ/Studio 100 NV 4 000 (Четыре тысячи) руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Перечислить с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам автономной некоммерческой организации Научно-консультационный центр судебной экспертизы "Гильдия" денежные средства в размере 90 000 (Девяносто тысяч) руб. в качестве оплаты услуг по проведению судебной экспертизы согласно представленным реквизитам.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ПЕТОШЕВИЧ" (Хлебный пер., д. 19Б, пом. 1, 121069, Москва, ОГРН 1137746677331) с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам денежные средства в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) руб., перечисленные по платежному поручению N 318 от 02.04.2015 за проведение судебной экспертизы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Д.А. Булгаков

Е.Ю. Пашкова