Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2015 г. N С01-845/2015 по делу N А46-160/2015 Суд отменил ранее принятые судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение, поскольку выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии у истца исключительного права на спорный товарный знак и права на предъявление иска не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2015 г. N С01-845/2015 по делу N А46-160/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 10 ноября 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 12 ноября 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А., судей Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края (судья Красовская С.А., секретарь судебного заседания Торопова Л.В.) кассационную жалобу компании Смешарики ГмбХ / Smeshariki GmbH на решение Арбитражного суда Омской области от 20.03.2015 по делу N А46-160/2015 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2015 по тому же делу

по иску компании Смешарики ГмбХ / Smeshariki GmbH (Ehrwalder Str. 7, 81377 Mnchen, DE)

к индивидуальному предпринимателю Веривейко Ольге Викторовне (г. Омск, ОГРНИП 312554320700116) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

при отсутствии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству и определения об отложении судебного заседания заказными письмами с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, установил:

компания Смешарики ГмбХ / Smeshariki GmbH (далее - компания, истец) обратилась в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Веривейко Ольге Викторовне (далее - ИП Веривейко О.В., ответчик) о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321869.

Решением Арбитражного суда Омской области от 20.03.2015, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2015, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец обжаловал их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам.

Компания, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение норм материального права и норм процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

В кассационной жалобе истец указывает на ошибочность выводов судов о недоказанности того, что компания Smeshariki GmbH (регистрационный номер 172758, местонахождение: Эрвальдер Штрассе, 7, Мюнхен, Германия, 81377) является правообладателем товарного знака, в защиту исключительного права на который подан настоящий иск.

Компания обращает внимание, что материалами дела подтверждается факт смены служебного адреса истца, а также в деле имеется несколько выписок из торгового реестра на компанию Smeshariki GmbH с регистрационным номером 172758 и отсутствуют выписки на юридическое лицо с аналогичным наименованием и регистрационным номером 164063. При этом деле имеется выписка из торгового реестра на компанию FunGame Media Gmbh с регистрационным номером 164063.

По мнению заявителя кассационной жалобы, вышеназванными обстоятельствами подтверждается отсутствие в торговом реестре Германии организации с наименованием Smeshariki GmbH и регистрационным номером 164063.

Ответчиком отзыв на кассационную жалобу не представлен.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2015 заседание суда кассационной инстанции по рассмотрению кассационной жалобы было отложено на 10.11.2015 с целью недопущения нарушения прав истца на участие в судебном заседании, поскольку при принятии жалобы к производству ходатайство компании об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи не было рассмотрено.

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание (в том числе в Арбитражном суде Красноярского края) не явились, явку представителей не обеспечили, что в соответствии с

частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами, в обоснование заявленных требований истец (компания Smeshariki GmbH, регистрационный номер 172758) ссылается на то, что является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321869 ("Смешарики Совунья") на основании заключенного с обществом с ограниченной ответственностью "Смешарики" договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 01.08.2008, зарегистрированного Роспатентом 17.06.2009 за N РД0051332.

Ответчиком 26.03.2013 в торговой точке, расположенной по адресу: г. Омск, ул. Перелета, 12, реализована мягкая игрушка, на которой размещено изображение, сходное, по мнению компании, до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 321869.

В подтверждение приобретения указанного товара истцом в материалы дела представлены: кассовый чек от 26.03.2013 с данными ответчика, видеозапись процесса покупки товара.

Полагая, что ответчик нарушил исключительное право на вышеназванный товарный знак, осуществив действия по распространению товара в отсутствие разрешения на такое использование, компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что компанией Smeshariki GmbH с регистрационным номером 172758 не доказано наличие правоспособности на дату заключения договора, посредством которого приобретено исключительное право на спорный товарный знак, на дату подачи заявления о его регистрации в Роспатент и дату его регистрации Роспатентом, а также принадлежность именно истцу исключительного права на спорный товарный знак и, как следствие, наличие права на обращение в суд с настоящим иском.

Также суд первой инстанции пришел к выводу о том, что доказательства, подтверждающие идентичность истца (Smeshariki GmbH, Ehrwalder Str. 7, 81377 Мюнхен, DE, регистрационный номер 172758) и правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321869 (Смешарики ГмбХ, Хохбрюкен штрассе 10, 80331 Мюнхен (DE)), не представлены.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов.

В связи с отказом в удовлетворении исковых требований по причине отсутствия у истца права на обращение с иском, обстоятельства нарушения ответчиком исключительного права компании судами не были исследованы.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 3 статьи 1252 того же кодекса в случаях, предусмотренных этим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2014 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации следует читать как "от 26.03.2009 г."

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в бремя доказывания истца по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного с товарным знаком до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на соответствие требованиям допустимости, относимости и достаточности является компетенцией суда, разрешающего спор.

Учитывая, что истец является иностранным лицом, при оценке его правоспособности следует принимать во внимание положения пункта 23 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 N 158 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц", предусматривающего возможность суда при установлении юридического статуса иностранного лица, участвующего в деле, применять нормы о его личном законе. Аналогичная позиция содержится в пункте 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 N 8 "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса".

Согласно части 3 статьи 254 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу статьи 1202 ГК РФ личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности: статус организации в качестве юридического лица; организационно-правовая форма юридического лица; требования к наименованию юридического лица; вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства; содержание правоспособности юридического лица; порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей; внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками и т.д.

В соответствии с пунктом 1 параграфа 11 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Германии моментом регистрации компании считается момент внесения записи в торговый реестр, который ведется земельным судом по месту нахождения компании.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, зарегистрированного Роспатентом 17.06.2009, произведена смена первоначального правообладателя товарного знака - общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" на компанию Smeshariki GmbH, местом нахождения которой является следующий адрес: Хохбрюкен штрассе, 10, 80331, Мюнхен.

Судами установлено, что в указанном договоре об отчуждении исключительного права, а также в самом свидетельстве на товарный знак и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации регистрационный номер Smeshariki GmbH не указан, в качестве идентифицирующего признака помимо наименования приведен лишь адрес: Хохбрюкен штрассе, 10, 80331, Мюнхен.

Истец же в официальной актуальной выписке из торгового реестра, представленной в материалы дела, указан под регистрационным номером 172758, который не нашел отражения в документах, подтверждающих наличие исключительного права на товарный знак, и находится по другому адресу: Эрвальдер штрассе, 7, 81377 Мюнхен.

С учетом изложенного суды пришли к выводу о том, что истец по настоящему делу (Смешарики ГмбХ, Ehrwalder Str. 7, 81377 Мюнхен, DE, регистрационный номер 172758) и правообладатель товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321869 (Смешарики ГмбХ, Хохбрюкен штрассе 10, 80331 Мюнхен (DE) являются разными юридическими лицам.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с указанным выводом судов.

Как следует из выписки из торгового реестра окружного суда г. Мюнхена от 09.07.2014 компания Blitz 08-369 GmbH (регистрационный номер 172758), зарегистрированная 14.03.2008, была переименована 28.04.2008 в Smeshariki GmbH, место нахождения - Хохбрюкен штрассе 10, 80331 Мюнхен. Основной деятельностью компании, согласно представленным документам, является приобретение и всеобъемлющее и глобальное использование прав на фильмы, включая услуги мерчандайзинга, в частности, применительно к мультипликационному сериалу "Смешарики", а также владение, приобретение и использование музыкальных композиций и текстов, извлечение прибыли от выполнения данных операций и управление этой прибылью, а также владение долями в предприятиях, занимающихся подобной деятельностью.

Кроме того, из названной выписки следует, что в торговый реестр 30.10.2013 внесены сведения об изменении адреса местонахождения компании: адрес изменен на Эрвальдер штрассе 7, 81377 Мюнхен.

При этом единственной компании, зарегистрированной по адресу Хохбрюкен штрассе 10, 80331, Мюнхен, и обладающей фирменным наименованием Smeshariki GmbH, присвоен регистрационный номер 172758.

Отказывая в удовлетворении исковых требований со ссылкой на не идентичность компании Смешарики ГмбХ, Хохбрюкен штрассе 10, 80331 Мюнхен и Смешарики ГмбХ, Ehrwalder Str. 7, 81377 Мюнхен, регистрационный номер 172758, суды не дали правовой оценки указанной выписке из торгового реестра от 09.07.2014 и ошибочно установили отсутствие у истца исключительного права на спорный товарный знак.

Суды первой и апелляционной инстанций не учли, что в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства того, что существовало иное юридическое лицо с таким же названием и местонахождением, а равно и доказательства отчуждения этому иному юридическому лицу исключительных прав на товарные знаки. Также суды не приняли во внимание, что выписка из торгового реестра от 09.07.2014 выдана в отношении одного и того же лица (Blitz 08-369 GmbH, Smeshariki GmbH с разными адресами) с регистрационным номером 172758.

Само по себе несовпадение адреса места нахождения компании, указанного в выписке из торгового реестра, с адресом, указанным при регистрации исключительного права на товарный знак, не является основанием для отказа компании Смешарики ГмбХ в защите указанных прав. Вместе с тем отдельные неточности в тексте лицензионного договора не могут служить опровержением наличия у истца исключительного права, поскольку в силу пункта 1 статьи 1235 и пункта 1 статьи 1489 ГК РФ лицензионные договоры являются средством распоряжения принадлежащими лицу исключительными правами.

По указанным основаниям изложенные судами обстоятельства регистрации 11.08.2009 служебного адреса Смешарики ГмбХ на Хохбрюхен штрассе, 10, Мюнхен, Германия, 80331, то есть после заключения договора об отчуждении исключительного права от 01.08.2008, правового значения не имели.

Вывод суда апелляционной инстанции о невозможности установления того, что правообладателем спорных товарных знаков является именно компания Smeshariki GmbH с регистрационным номером 172758 со ссылкой на наличие в арбитражных судах споров с участием компании Smeshariki GmbH с регистрационным номером 164063 и местом нахождения по адресу: Хохбрюкен штрассе, 10, 80331, Мюнхен, является необоснованным и материалами дела не подтверждается. В настоящем деле отсутствуют доказательства того, что правообладателем спорного товарного знака является Smeshariki GmbH с регистрационным номером 164063 и местом нахождения по адресу: Хохбрюкен штрассе, 10, 80331, Мюнхен.

При этом доводу истца о наличии в материалах дела выписки из торгового реестра на организацию FunGame Media Gmbh с регистрационным номером 164063 правовая оценка не дана, а соответствующее доказательство судами не исследовано.

Учитывая, что компанией представлено свидетельство на спорный товарный знак, из которого следует, что правообладателем является юридическое лицо с соответствующим наименованием и адресом, а также выписка из торгового реестра, подтверждающая правоспособность юридического лица на момент регистрации прав на товарный знак, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об ошибочности выводов судов об отсутствии у истца исключительного права на товарный знак и права на обращение с настоящим иском.

В связи изложенным выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321869 и права на предъявление настоящего иска не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам; свидетельствуют о нарушении норм процессуального права и норм материального права, что в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для изменения или отмены судебных актов.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе установить наличие либо отсутствие нарушения исключительного права истца на соответствующий товарный знак: факт реализации ответчиком контрафактного товара, определить, имеется ли сходство между товарным знаком истца и использованным ответчиком обозначением, для чего определить наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями, в том числе с учетом Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Омской области от 20.03.2015 по делу N А46-160/2015 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2015 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Е.Ю. Пашкова

Р.В. Силаев