Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2015 г. N С01-830/2015 по делу N А32-33266/2014 Дело по иску о запрете неправомерного использования товарных знаков направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2015 г. N С01-830/2015 по делу N А32-33266/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 09 ноября 2015 года

Полный текст постановления изготовлен 16 ноября 2015 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Булгакова Д.А., Голофаева В.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Интел" на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.03.2015, принятое судьей Шевченко А.Е. по делу N А32-33266/2014, и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2015, принятое судьями Пономаревой И.В., Ваниным В.В., Ереминой О.А. по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Интел" (Варшавское шоссе, д. 75, корп. 1, Москва, 117556, ОГРН 1057747453610)

к закрытому акционерному обществу алкогольно-производственная компания "Геленджик" (ул. Солнечная, д. 2, г. Геленджик, 353468, ОГРН 1042301880488),

обществу с ограниченной ответственностью "Росторг" (Центральная усадьба, д. 41/1, г. Краснодар, 350000, ОГРН 1112311008787),

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Русьимпорт" (Алтуфьевское шоссе, д. 79 А, стр. 25, Москва, 127410, ОГРН 5117746069590)

о запрете неправомерного использования товарных знаков, взыскании компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Интел" - Савиных Т.В. (дов. от 01.12.2014);

от закрытого акционерного общества алкогольно-производственная компания "Геленджик" - Михайлов П.А. (дов. от 01.09.2015);

от общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Русьимпорт" - Горская М.В. (дов. от 10.03.2015),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Интел" (далее - общество "Интел", истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края к закрытому акционерному обществу алкогольно-производственная компания "Геленджик" (далее - общество АПК "Геленджик") и обществу с ограниченной ответственностью "Росторг" (далее - общество "Росторг") с требованиями:

- о запрете обществу АПК "Геленджик" использовать путем производства обозначение "Талисман любви" для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 187631, N 199325;

- о взыскании с общества АПК "Геленджик" 250 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 187631, N 199325;

- о запрете обществу "Росторг" использовать путем продажи обозначение "Талисман любви" для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 187631, N 199325;

- о взыскании с общества "Росторг" 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 187631, N 199325.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.03.2015 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2015 решение суда Арбитражного суда Краснодарского края от 18.03.2015 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "Интел" обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит их отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, просил направить дело на новое рассмотрение, так как для вынесения законного и обоснованного судебного акта требуется провести оценку доказательств и доводов лиц, участвующих в деле.

Представитель ответчика - общества АПК "Геленджик" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая принятые судебные акты законными и обоснованными, мотивы изложены в отзыве.

Представитель третьего лица поддержал кассационную жалобу, просил отменить принятые судебные акты.

Общество "Росторг", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилось.

В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

Обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, выслушав лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество "Интел" является правообладателем словесного товарного знака "ТАЛИСМАН" по свидетельству Российской Федерации N 187631 в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)", с приоритетом от 10.08.1998, а также словесного товарного знака "TALISMAN" по свидетельству Российской Федерации N 199325 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, с приоритетом от 11.08.1998.

Общество АПК "Геленджик" произвело, а общество "Росторг" реализовало на территории Российской Федерации алкогольную продукцию - вино, маркированное обозначением "Талисман любви".

Истец как правообладатель исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 187631 и N 199325 согласия на их использование ответчикам не давал. Полагая, что обозначение "Талисман любви", используемое ответчиками при производстве и продаже товаров 33 класса МКТУ - вино, - сходно до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками, общество "Интел" обратилось в арбитражный суд за защитой своих прав.

При рассмотрении спора суд первой инстанции пришел к выводу, что нарушений исключительных прав истца не имеется, так как оригинальное выполнение элементов этикетки вина "Талисман любви", связанных между собой единым художественным замыслом и объединенным общим колористическим решением, не позволяет рассматривать слово "Талисман" как самостоятельный элемент этикетки, не связанный с остальными элементами композиции, и отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу подпунктов 2, 3 пункта 1, пункта 3 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Кодексом, требований:

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

При нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Таким образом, размещение на упаковке или этикетке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" применяемых в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ, далее - Правила ТЗ).

Из положений пункта 14.4.2 Правил ТЗ следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как разъясняется в пункте 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 г. N 197, далее - Методические рекомендации), которые могут быть использованы при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Вместе с тем при рассмотрении настоящего спора следует принимать во внимание, что если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

Данные подходы, выработанные судебной практикой, нашли свое отражение в пунктах 33 и 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.

Между тем при рассмотрении настоящего спора суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на этикетке, наличие на этикетке других обозначений и товарных знаков другого правообладателя, в то время как перечисленное не имеет правового значения при исследовании вопроса о сходстве противопоставляемых обозначений - "ТАЛИСМАН" ("TALISMAN") и "Талисман любви".

Судами не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Кроме того, судами не исследовано и в нарушение норм части 4 статьи 170, части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не дана оценка соответствующим доводам истца о том, какое именно обозначение индивидуализирует спорную продукцию - вино, в линейке аналогичной продукции, выпускаемой обществом АПК "Геленджик", а также о том, что решением палаты по патентным спорам Роспатента от 03.03.2008 товарный знак "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" по свидетельству Российской Федерации N 204832 был аннулирован в отношении товаров 33 и 35 классов МКТУ по причине наличия признаков сходства до степени смешения с товарными знаками "ТАЛИСМАН" по свидетельству Российской Федерации N 187631 и "TALISMAN" по свидетельству Российской Федерации N 199325.

Ссылаясь на правовую позицию, изложенную в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2013 по делу N А40-131512/2012, суды не учли, что при рассмотрении указанного дела могли иметь место иные обстоятельства и доводы сторон, в том числе изложенные в кассационной жалобе, которые отсутствовали при рассмотрении настоящего дела.

При анализе спорного обозначения с товарными знаками истца суды не учли правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 2979/06 от 18.07.2006, N 16577/11 от 17.04.2012, N 2050/13 от 18.06.2013, которые сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 8-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и статью 2 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации".

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального и процессуального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, нарушение норм материального и процессуального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене. Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить наличие или отсутствие факта нарушения исключительных прав истца с учетом всех доводов лиц, участвующих в деле, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, вынести законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.03.2015 по делу N А32-33266/2014 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2015 по тому же делу отменить. Дело N А32-33266/2014 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Д.А. Булгаков

В.В. Голофаев