Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2015 г. по делу N СИП-38/2015 Суд отказал в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком доказан факт надлежащего использования спорного товарного знака в отношении спорных товаров и услуг

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2015 г. по делу N СИП-38/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 ноября 2015 г.

Полный текст решения изготовлен 25 ноября 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Тарасов Н.Н., судьи - Голофаев В.В., Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Увайской О.А.,

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Суперфонарик" (Варшавское шоссе, д. 42, офис 2330, Москва, 115230, ОГРН 1127747045579)

к компании Armytek Limited/ Армитек Лимитед (610 Nathan Road, Hollywood Plaza, Room 813, 8/F, Kowloon, Hong Kong, China / 610 Натан Роад, Голливуд Плаза, Офис 813, 8/Ф, Каулун, Гонг Конг, Китайская Народная Республика) (далее - компания Армитек Лимитед),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "SUPER FONARIK" по свидетельству Российской Федерации N 448584 вследствие его неиспользования.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Суперфонарик" (заявителя) - Половко С.Н., Косицын Г.А. по доверенности от 21.01.2015;

от компании Armytek Limited/ Армитек Лимитед (ответчика) - Исяев С.А. по доверенности от 21.01.2015.

Третье лицо (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) извещено надлежащим образом, своего представителя в судебное заседание не направило.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Суперфонарик" (далее - общество "Суперфонарик", заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к компании Armytek Limited/ Армитек Лимитед (далее - компания, правообладатель спорного товарного знака) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "SUPER FONARIK" по свидетельству Российской Федерации N 448584 вследствие его неиспользования в отношении товаров 11-го и услуг 38, 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, учрежденной Ниццким соглашением, заключенным в 1957 году (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В судебное заседание представители заявителя явились, требования поддержали по мотивам, изложенным в заявлении.

Представитель правообладателя спорного товарного знака в судебное заседание явился, против удовлетворения заявленных требований возражал по мотивам, указанным в представленном суду письменном отзыве.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о месте и времени рассмотрения заявления, своего представителя в судебное заседание не направило, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Через канцелярию суда Роспатент представил письменный отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к вопросам, входящим в компетенцию Роспатента, в связи с чем разрешение спора оставил на усмотрение суда, просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, внимательно выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, оценив представленные ими в дело доказательства в их совокупности, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела и подтверждается представленной Роспатентом справкой об актуальном состоянии государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 448584 (т. 1 л.д. 52-54), ответчик является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным обозначением "SUPER FONARIK", выполненным буквами латинского алфавита, зарегистрированный 05.12.2011 (с датой приоритета от 12.07.2010) в отношении, в том числе товаров 11-го (устройства для освещения) и услуг 38-го (телекоммуникации), 42-го (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров) классов МКТУ.

Возражения ответчика сводятся к наличию доказательств надлежащего использования спорного товарного знака в отношении спорных товаров и услуг, а также к отсутствию у заявителя заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Вместе с тем, согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что, по мнению заявителя, спорный товарный знак не используется правообладателем в течение последних 3 (трех) лет, в связи с чем его правовая охрана подлежит прекращению.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (30.01.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака исчисляется с 30.01.2012 по 29.01.2015 включительно.

При этом, исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 12 и статьи 1486 ГК РФ, заявление о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Из вышеупомянутого постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации следует, что заинтересованность лица в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака определяется из следующих критериев: заинтересованное лицо должно быть производителем однородных товаров (работ, услуг) в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак; заинтересованное лицо должно иметь намерение использовать спорное обозначение, что должно подтверждаться, поданной заявкой на регистрацию тождественного или сходного обозначения, а также должно осуществить подготовительные действия к такому использованию.

В обосновании заинтересованности в означенном прекращении правовой охраны товарного знака, заявитель указал, что он осуществляет самостоятельную предпринимательскую деятельность, направленную на удовлетворение потребностей других хозяйствующих субъектов, путем продвижения в виде предложения к продаже и реализации чужих товаров 11-го класса МКТУ, используя для индивидуализации услуг словесное обозначение "SUPER FONARIK", в доказательство чего представил: договор поставки N 14 от 01.11.2013, счет N УТ-4 от 09.01.2014, платежное поручение N 14 от 14.01.2014, счет-фактуру N УТ-15 от 16.01.2014, товарную накладную N УТ-15 от 16.01.2014, договор поставки N 12/14 от 12.08.2014, счет N УТ-730 от 12.08.2014, товарную накладную N УТ-731 от 20.08.2014, счет-фактуру N УТ-893 от 20.08.2014, платежное поручение N 925 от 20.08.2014, копии страниц журнала.

Иных доказательств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, в том числе в отношении товаров и услуг, для которых ему предоставлена правовая охрана, в материалы дела и на обозрение суду представлено не было.

Кроме того, общество "Суперфонарик" обосновывает свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подачей заявки N 2014708254 на регистрацию в качестве собственного комбинированного товарного знака со словесным обозначением "SUPER FONARIK", защита которого испрашивается для товаров 09 (аккумуляторы [батареи]; аккумуляторы и батареи электрические; батареи литиевые; батареи электрические перезаряжаемые; ионно-литиевые батареи; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов), 11-го (устройства для освещения; лампы электрические; фонари для велосипедов; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные) и услуг 35-го (агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) классов МКТУ.

При этом заявленные требования мотивированы тем, что испрашиваемой регистрации препятствует сходный с ней до степени смешения спорный товарный знак, зарегистрированный для однородных товаров и услуг, что, по мнению заявителя, вызовет отказ регистрирующего органа, поскольку обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг на основании положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем, пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом, как следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13 при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, с учетом правовой позиции, выработанной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что с учетом вида противопоставленных товаров 11-го класса МКТУ (устройства для освещения), которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знаком, а также испрашивается правовая охрана для товарного знака заявителя и обосновывается самостоятельное производство которых обосновывает заявитель по настоящему делу (устройства для освещения; лампы электрические; фонари для велосипедов; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные), а также их потребительских свойств и функционального назначения, условий их реализации, круга потребителей, являются однородными и тождественными.

Учитывая эти же критерии, суд приходит к выводу об однородности названных товаров 11 класса МКТУ (устройства для освещения), правовая охрана которым предоставлена спорным товарным знаком, товарам 09-го класса МКТУ (аккумуляторы [батареи]; аккумуляторы и батареи электрические; батареи литиевые; батареи электрические перезаряжаемые; ионно-литиевые батареи; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов), для которых испрашивается правовая охрана названной заявкой.

Вместе с тем, основываясь на названных критериях, суд не усматривает правовых оснований для признания однородными услуг 35-го класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), что в совокупности понимается как услуги по продвижению товаров, самостоятельно оказание которых обосновывает заявитель по настоящему делу и для которых испрашивает правовую охрану для собственного товарного знака, услугам 38-го класса МКТУ (телекоммуникации), правовая охрана которым предоставлена спорным товарным знаком.

При этом суд принимает во внимание, что под услугами коммуникации телекоммуникации (telecommunication) традиционно понимаются комплекс технических средств, предназначенных для передачи информации на расстояние, а также услуги по передаче на большое расстояние звука или данных при помощи проводов, радио, компьютера или спутника.

Так, к современным телекоммуникационным системам могут относиться: телекс, где машинописное сообщение передается и выводится на печать; факс, при помощи которого документы и др. графические материалы передаются через телефон и распечатываются небольшим принтером; пейджер, радиотелефонное приемное устройство, показывающее полученное от оператора текстовое сообщение на небольшом экране; сотовая телефонная связь, обеспечивающая владельцам мобильных (радио) телефонов разговор с любым абонентом; электронная почта - обмен компьютерными данными посредством телефонной связи.

Вместе с тем, из представленных в дело доказательств: договора поставки N 14 от 01.11.2013, счета от 09.01.2014 N УТ-4, платежного поручения от 14.01.2014 N 14, счет-фактуры от 16.01.2014 N УТ-15, товарной накладной от 16.01.2014 N УТ-15, договора поставки от 12.08.2014 N 12/14, счета от 12.08.2014 N УТ-730, товарной накладную от 20.08.2014 N УТ-731, счет-фактуру от 20.08.2014 N УТ-893, платежного поручения от 20.08.2014 N 925, следует, что заявитель самостоятельно какую-либо продукцию не производит, осуществляя реализацию по договорам поставки продукции (фонари, батареи литиевые, аккумуляторы, зарядные устройства), ранее приобретенные у иных хозяйствующих субъектов.

Между тем, как следует из правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу N СИП-261/2014, реализация своих товаров не подпадает под понятие услуги, поскольку под ней понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Реализация же своих товаров направлена на удовлетворение собственных потребностей, в том числе и заявителя по настоящему делу.

Иные доказательства самостоятельного производства какой-либо продукции, равно как и оказания на возмездной основе каких-либо услуг иным хозяйствующим субъектам, заявитель в материалы дела не представил.

Кроме того, судом принимается во внимание то обстоятельство, что уведомлением Роспатента от 29.05.2015 о результатах проверки соответствия заявленного по заявке N 2014708254 обозначения требованиям законодательства, заявителю было разъяснено, что словесное обозначение "SUPER FONARIK" в отношении товаров 09-го класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по мотивам несоответствия положениям подпункта 1 пункта 2 статьи 1483 ГК РФ, поскольку словесные элементы названного обозначения характеризуют товары и услуги, в том числе, указывая на их вид, назначение (suoper - первоклассный, превосходный; fonarik - транслитерация слова "фонарик" - уменьшительно-ласкательное к слову "фонарь" - осветительный прибор в виде стеклянного шара, коробки, трубки, в которой помещается источник света.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпункта 1 пункта 2 статьи 1483 ГК РФ" имеется в виду "подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ"

В силу этих же причин, а также несоответствию положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, заявителю указано, что названное обозначение подлежит признанию неохраняемым в отношении товаров и услуг 11-го и 35-го классов МКТУ.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и исследование неиспользования товарного знака в данном случае не требуется.

Вместе с тем суд не усматривает правовых оснований для отказа в оценке доказательств, представленных в материалы дела правообладателем спорного товарного знака, о фальсификации которых в установленном законом порядке суду также не заявлено.

Так, из условий дистрибьюторского договора от 01.10.2013, заключенного ответчиком (производителем) с обществом с ограниченной ответственностью "Армитэк Рус" (дистрибьютором), усматривается, что производитель занимается производством товаров, маркированных товарными знаками со словесными обозначениями "Armytek", "Lumonite", "Superfonarik", "Alfablase", для чего привлекает дистрибьютора для продажи, дистрибьюции, поддержки продукции на территории Российской Федерации с предоставлением лицензии на использование названных товарных знаков.

Как следует из пункта 7 соглашения, на названную продукцию распространяется 10-ти летняя гарантия производителя, который по своему выбору обязуется выполнить гарантийный ремонт или заменить продукт таким же или эквивалентным продуктом.

Статьей 1486 ГК РФ установлено, что использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

При этом из условий договора поставки, заключенного 01.01.2014 обществом с ограниченной ответственностью "Армитэк Рус" с обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Релакс", счетов на оплату от 18.07.2014 и от 04.09.2014, товарных накладных, составленных по унифицированной форме N ТОРГ-12 от 18.07.2014 N ЦБ-89, от 05.09.2014 N ЦБ-148, а также платежных поручений и выписок из лицевого счета, следует, что названное выше дистрибьюторское соглашение от 01.10.2013 реально исполнялось его участником, осуществившим ввод в гражданский оборот фонарей "Superfonarik" в количестве не менее 17 штук.

Помимо изложенного, суд принимает во внимание то обстоятельство, что по делу заявлено, в частности, требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 41-го класса МКТУ.

Между тем для услуг названного класса правовая охрана товарным знаком по свидетельству Российской Федерации не представлялась.

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, будучи обязанным в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Заявитель своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, бесспорных доказательств в обоснование правомерности заявленных по настоящему делу требований суду не представил, доводов ответчика об обратном в судебном заседании не опроверг, ходатайства об изменении основания или предмета заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не заявил.

Между тем суд лишен правовых оснований самостоятельно изменять предмет заявленных по делу требований и обязан рассматривать требования в формулировках, изложенных самим заявителем в просительной части заявления.

В силу статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам не усматривает правовых оснований для удовлетворения полностью либо частично заявленных по настоящему делу требований.

Расходы по государственной пошлины распределяются согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований - отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев