Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2015 г. N С01-957/2015 по делу N А57-1836/2015 Суд отменил принятые ранее судебные решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции неправильно применил критерии (принципы), выработанные правоприменительной практикой, с использованием которых может быть установлено не только формальное (графическое, лексическое, фонетическое, семантическое) сходство обозначений до степени смешения, но и вероятность (угроза) смешения сходных обозначений в результате их использования

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2015 г. N С01-957/2015 по делу N А57-1836/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 24 ноября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 ноября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рассомагиной Н.Л., Химичева В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" (ул. Им. 50 лет Октября, д. 134, г. Саратов, Саратовская область, 410052, ОГРН 1026403055898) на решение Арбитражного суда Саратовской области от 11.06.2015 (судья Сидорова Ю.И.) по делу N А57-1836/2015 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2015 (судьи Жаткина С.А., Волкова Т.В., Никитин А.Ю.) по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению закрытого акционерного общества "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" (ОГРН 1026403055898)

к обществу с ограниченной ответственностью "Саратовский резервуарный завод" (ул. Огородная, д. 162, г. Саратов, Саратовская область, 410036, ОГРН 1116451002942)

о защите исключительного права на фирменное наименование.

В судебном заседании приняли участие представители:

закрытого акционерного общества "Саратовский резервуарный завод": Карпук С.В. (по доверенности от 03.09.2015 N 32-п);

общества с ограниченной ответственностью "Саратовский резервуарный завод": не явился, извещено.

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" (далее - общество "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций") обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Саратовский резервуарный завод" (далее - общество "Саратовский резервуарный завод") об изменении фирменного наименования на не имеющее признаков тождественности или схожести до степени смешения с фирменным наименованием общества "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций", в отношении видов деятельности осуществляемых истцом, а именно производство металлических резервуаров.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 11.06.2015, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2015 в удовлетворении требований общества "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций", ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального права, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" указало, что судами первой и апелляционной инстанции не применены подлежащие применению положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), при этом выводы судов противоречат результатам судебной экспертизы, установившей сходство фирменных наименований истца и ответчика до степени смешения.

Общество "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" полагает, что его фирменное наименование является сходным до степени смешения с фирменным наименованием общества "Саратовский резервуарный завод", поскольку названные средства индивидуализации содержат указание на место осуществления деятельности, производимую продукцию и тип предприятия, при этом их основные смысловые элементы воспринимаются как схожие, а дополнительные отличительные элементы не несут смысловой нагрузки и не имеют существенного значения для разрешения вопроса о сходстве фирменных наименований.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Саратовский резервуарный завод" указало, что Правила не являются законом, а также что для определения сходства обозначений применяются также Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации).

Общество "Саратовский резервуарный завод" полагает, что доводы общества "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" о сходстве фирменных наименований до степени смешения не соответствует материалам дела и опровергается, в том числе заключением специалиста-лингвиста от 19.03.2015, доказательств введения потребителей в заблуждение истцом не представлено.

По мнению общества "Саратовский резервуарный завод" смешение продукции предприятий истца и ответчика невозможно, поскольку потребителями продукции ответчика являются представители промышленных отраслей, которые проявляют к продавцу особое внимание.

Кроме того, общество "Саратовский резервуарный завод" отметило, что назначение экспертизы по вопросу сходства обозначений входит в компетенцию суда первой инстанции, который вправе разрешить названный вопрос как самостоятельно, так и с учетом мнения эксперта.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель общества "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций", основываясь на доводах, изложенных в кассационной жалобе, просил обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Общество "Саратовский резервуарный завод" своего представителя в судебное заседание не направило, извещено надлежащим образом.

Дело рассмотрено на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя общества "Саратовский резервуарный завод".

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" зарегистрировано Администрацией Ленинского района города Саратова в качестве юридического лица 26.12.1990 (сведения об истце внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 14.12.2002).

Сведения о регистрации общества "Саратовский резервуарный завод" в качестве юридического лица внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 21.10.2011.

Полагая, что общество "Саратовский резервуарный завод" нарушает исключительное право общества "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" при осуществлении аналогичных видов деятельности ввиду сходства фирменных наименований до степени смешения последнее обратилось в суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что нарушение исключительного права отсутствует, поскольку фирменные наименования общества "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" и общества "Саратовский резервуарный завод" не сходны до степени смешения.

Суд апелляционной инстанции поддержал изложенные выводы, указав, что использованием обществом "Саратовский резервуарный завод" своего фирменного наименования не является основанием для применения способов защиты исключительного права на средство индивидуализации, поскольку фирменные наименования истца и ответчика не тождественны по пунктуационному оформлению и количеству слов.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

На основании пункта 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при применении данной нормы судам необходимо учитывать, что защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 названной статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статьи 1474 ГК РФ).

Как правомерно установлено судами, при разрешении спора о нарушении исключительного права на фирменное наименование в результате совершения действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 1474 ГК РФ установлению подлежат степень сходства фирменных наименований, совпадение осуществляемых видов деятельности, а также момент приобретения соответствующего исключительного права.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно пункту 14.4.2 Правил при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 22.04.2015 для разрешения вопроса о сходстве до степени смешения фирменных наименований истца и ответчика назначена судебная лингвистическая экспертиза. На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

1. Содержат ли наименования "Саратовский резервуарный завод" и "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" смысловое, фонетическое, графическое или лексическое сходство в их доминирующих элементах?

2. Являются ли фирменные наименования закрытое акционерное общество "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" и общество с ограниченной ответственностью "Саратовский резервуарный завод" сходными до степени смешения?

Согласно заключению эксперта от 20.05.2015 наименования "Саратовский резервуарный завод" и "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" содержат смысловое, фонетическое, графическое и лексическое сходство в их доминирующих элементах. Фирменные наименования закрытое акционерное общество "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" и общество с ограниченной ответственностью "Саратовский резервуарный завод" не являются сходными до степени смешения, поскольку в номинации "Саратовский резервуарный завод" отсутствует слово "металлоконструкций".

Из положений пункта 2 статьи 1476 ГК РФ следует, что фирменное наименование юридического лица состоит из обязательного указания на его организационно-правовую форму и отличительной части, выступающей основным средством индивидуализации юридического лица.

Поскольку создание нескольких юридических лиц в одной организационно-правовой форме допускается в силу закона, при разрешении вопроса о нарушении исключительного права на фирменное наименование рассматривается, как правило, его отличительная часть.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 4.2.1.3 Методических рекомендаций в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Запрет на использование тождественных или сходных до степени смешения фирменных наименований при осуществлении аналогичных видов деятельности установлен, в том числе с учетом индивидуализирующей функции фирменного наименования с целью предотвращения смешения коммерческих предприятий в глазах потребителя.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Кроме того, экспертом в заключение указано, что в сравниваемых фирменных наименованиях имеется смысловое, фонетическое, графическое и лексическое сходство доминирующих элементов.

Однако указанные обстоятельства судами первой и апелляционной инстанций не приняты во внимание.

При этом выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на формальной оценке словесного состава сравниваемых фирменных наименований без учета изложенных фактических обстоятельств и действующих норм права.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что судом первой инстанции неправильно применены критерии (принципы), выработанные правоприменительной практикой, с использованием которых может быть установлено не только формальное (графическое, лексическое, фонетическое, семантическое) сходство обозначений до степени смешения, но и вероятность (угроза) смешения сходных обозначений в результате их использования.

Ввиду изложенного судебная коллегия полагает, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, не отвечают требованиям законности, обоснованности и мотивированности, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам.

Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 11.06.2015 по делу N А57-1836/2015 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2015 по тому же делу отменить.

Дело N А57-1836/2015 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

В.А. Химичев