Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2015 г. N С01-1015/2015 по делу N А41-64966/2014 Суд отменил принятые ранее судебные постановления и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суду первой инстанции необходимо разрешить ходатайство о приобщении вещественных доказательств, обсудить вопрос о назначении по делу повторной судебной экспертизы с постановкой вопросов перед экспертом, дать надлежащую правовую оценку всем представленным истцом в обоснование своей правовой позиции доказательствам

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2015 г. N С01-1015/2015 по делу N А41-64966/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 3 декабря 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 декабря 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей - Тарасова Н.Н., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" (ул. Верейская, д. 29 А, стр. 1, Москва, 121357, ОГРН 1077764064938) на решение Арбитражного суда Московской области от 23.06.2015 по делу N А41-64966/2014 (судья Саенко М.В.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2015 по тому же делу (судьи Мизяк В.П., Быков В.П., Закутская С.А.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА"

к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬТ-ПАК" (Хлебозаводская ул., д. 4, г. Мытищи, Московская обл., 141007, ОГРН 1065029129747)

о защите исключительных прав на промышленные образцы и взыскании убытков в размере 600 000 рублей.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" - Робинов А.А. (по доверенности от 21.07.2015);

от общества с ограниченной ответственностью "АЛЬТ-ПАК" - Уренцова Н.В. (по доверенности от 28.05.2013 N 77АА973722).

Суд по интеллетуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" (далее - общество "ПРИЗМА") обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Альт-Пак" (далее - общество "Альт-Пак") о защите исключительного права на промышленный образец по патентам Российской Федерации N 88938 и N 88940, в котором просила:

обязать ответчика прекратить нарушения исключительных прав на патенты N 88938 и N 88940 в течение 5 дней с момента вступления решения суда в законную силу снять с публикации и демонстрации на своем интернет сайте коробки-патентов 1 и 2, запретить изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот коробки, в которых использованы все признаки промышленных образцов по патентам истца, и обязать ответчика изъять из гражданского оборота и уничтожить за свой счет коробки, защищенные патентами 1 и 2, материальные носители, оборудование, используемое и предназначенное для совершения нарушения исключительных прав патентообладателя,

взыскать с ответчика в пользу истца убытки в сумме 600 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области от 23.06.2015 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2015 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Общество "ПРИЗМА" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, а также несоответствие выводов суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

По мнению общества "ПРИЗМА" суды неправильно применили положения статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в связи с этим пришли к неправомерному выводу о том, что ответчик не нарушил права истца на промышленные образцы.

Общество "ПРИЗМА" в кассационной жалобе ссылается на то, что проведенной по делу судебной экспертизой установлено, что в изделиях ответчика была использована совокупность признаков промышленных образцов истца по патентам Российской Федерации N 88938 и N 88940, а следовательно вывод судов об отсутствии нарушения исключительных прав на указанные патенты противоречит фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Кроме того, общество "ПРИЗМА" полагает, что судами нарушена статья 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в мотивировочных частях оспариваемых судебных актов не отражены результаты исследования, сравнения с промышленными образцами истца изделий ответчика (коробок: "Лунопарк", "Полет", "Полярный мишка" и "Кто там?").

Представитель общества "АЛЬТ-ПАК" в судебном заседании выразила несогласие с доводами, изложенными в кассационной жалобе, просила в ее удовлетворении отказать, считая принятые судебные акты суда первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "ПРИЗМА" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судами установлено, а материалами дела подтверждается, что истец является патентообладателем на промышленный образец N 88940 "Упаковка" (приоритет от 15 марта 2013 года, дата государственной регистрации 16 июня 2014 года, дата окончания срока действия патента - 15 марта 2028 года) и промышленный образец N 88938 "Коробка новогодняя" (приоритет от 28 февраля 2013 года, дата государственной регистрации 16 июня 2014 года, дата окончания срока действия патента - 28 февраля 2028 года).

Обращаясь в суд с исковыми требованиями по настоящему делу, общество "ПРИЗМА" ссылалось на то обстоятельство, что общество "АЛЬТ-ПАК" рекламирует и предлагает к продаже на своем интернет-сайте http://www.fiestamarketru/giftwrap/kartonnaya.html?raz=pu изображения продукции: "Коробка новогодняя "Олень", "Коробка новогодняя "Кто там?", "Коробка новогодняя "Лунапарк", "Коробка новогодняя "Полет", "Коробка новогодняя "Терем", "Коробка новогодняя "Полярный мишка", в которых использованы все существенные признаки промышленных образцов, права на которые принадлежат истцу, что подтверждается нотариально заверенным протоколом осмотра сайта ответчика в сети Интернет от 03.10.2014.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "ПРИЗМА" с исковым заявлением по настоящему делу в суд.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, основываясь на выводах, содержащихся в заключениях, назначенных по ходатайству истца судебных экспертиз, пришел к выводам о том, что изделия ответчика не содержат всех существенных признаков промышленных образцов по патентам Российской Федерации N 88938 и 88940, в связи с чем ответчик не нарушал права истца как правообладателя соответствующих промышленных образцов; истцом не доказан факт причинения ему убытков, а также их размер.

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, также сослался на выводы эксперта Бякиной Н.Ю., изложенные в заключении от 10.02.2015 и выводы эксперта Ивановой Л.А., изложенные в заключении от 01.05.2015 и указал, что суд первой инстанции пришел правомерному выводу о том, что ответчик не нарушал права истца как правообладателя соответствующих промышленных образцов.

Таким образом, при вынесении обжалуемых судебных актов суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что в материалах дела не имеется надлежащих доказательств, подтверждающих нарушение обществом "АЛЬТ-ПАК" исключительных прав общества "ПРИЗМА" на промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 88938 и N 88940.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, при этом правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным этим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам.

Согласно положениям статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно абзацу четвертому пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

С учетом вышеприведенных норм права в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, нашедших отражение на образцах изделий ("Коробка новогодняя "Олень", "Коробка новогодняя "Кто там?", "Коробка новогодняя "Лунапарк", "Коробка новогодняя "Полет", "Коробка новогодняя "Терем", "Коробка новогодняя "Полярный мишка"), представленных в материалы дела, и приведенных в перечне существенных признаков промышленных образцов по патентам Российской Федерации N 88938 и N 88940.

Между тем, отказывая в удовлетворении исковых требований, судом первой инстанции в нарушение приведенных положений закона, обстоятельства использования в производимых обществом "АЛЬТ-ПАК" изделиях ("Коробка новогодняя "Кто там?", "Коробка новогодняя "Лунапарк", "Коробка новогодняя "Полет", "Коробка новогодняя "Полярный мишка") всех существенных признаков или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление промышленных образцов по указанным патентам не устанавливались и в решении суда такой оценки не отражено, хотя в исковом заявлении истец ссылается на указанные изделия ответчика и нарушения ими исключительных прав истца.

Судом первой инстанции были установлены обстоятельства и назначены экспертизы в отношении только двух изделий ответчика - коробка "Терем" и коробка "Олень", не исследование всех представленных в материалы дела доказательств, а соответственно не установление всех фактических обстоятельств дела является нарушением статей 71, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на выводы повторной экспертизы, содержащиеся в заключении эксперта Ивановой Л.А. от 01.05.2015.

Согласно пунктам 1 и 2 заключения в изделии (коробка) ответчика "Терем" использована совокупность признаков промышленного образца N 88940, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделие имеют сходное назначение; в изделии (коробка) ответчика "Олень" использована совокупность признаков промышленного образца N 88938, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделие имеют сходное назначение.

С учетом указанных выводов повторной экспертизы, которые не нашли своего отражения в тексте решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции и положения пункта 3 статьи 1358 ГК РФ (промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение) выводы судов об отсутствии нарушения исключительных прав истца на патенты Российской Федерации N 88938 и N 88940 не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции определением суда от 02.02.2015 назначена судебная экспертиза, проведение экспертизы поручено обществу с ограниченной ответственностью "ИННОТЭК", эксперту Бякиной Н.Ю. Для получения ответа на поставленные перед экспертом вопросы суд направил эксперту светокопии материалов дела.

Определением суда от 16.04.2015 назначена повторная экспертиза, проведение поручено эксперту Ивановой Л.Е, для получения ответа на поставленные перед экспертом вопросы суд также направил эксперту светокопии материалов дела.

Между тем суд первой инстанции не учел следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Согласно части 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом.

В пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" разъяснено, что объектами экспертизы могут быть вещественные доказательства, документы, предметы, образцы для сравнительного исследования, пробы, материалы дела, по которому производится судебная экспертиза.

В силу части 1 статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вещественными доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Вместе с тем из материалов настоящего дела усматривается, что при рассмотрении дела в суд первой инстанции обществом "ПРИЗМА" 25.12.2014 было подано ходатайство о признании указанных в ходатайстве образцов вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела.

Согласно части 2 статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приобщении вещественных доказательств к делу арбитражный суд выносит определение.

Вопреки указанной норме, ни в протоколе судебного заседания 16.01.2015, ни в последующих протоколах не содержится определение суда о разрешении указанного ходатайства, содержащее оценку мотивов их приобщения или не приобщения и указанные образцы не направлялись судом экспертам для их исследования и сравнения с промышленными образцами.

Данные обстоятельства не получили никакой правовой оценки суда апелляционной инстанции.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления судом апелляционной инстанции установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу. Также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов судов, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебных актов.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены как решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: разрешить ходатайство о приобщении вещественных доказательств, обсудить вопрос о назначении по делу повторной судебной экспертизы с постановкой вопросов перед экспертом, исходя из основания заявленных требований, с направлением эксперту всех оригиналов представленных вещественных доказательств, дать надлежащую правовую оценку всем представленным истцом в обоснование своей правовой позиции доказательствам, исходя из оснований заявленного требования и принципов оценки доказательств в их совокупности с соблюдением критериев относимости, допустимости и достоверности доказательств, учесть выводы экспертизы применительно к пункту 3 статьи 1358 ГК РФ.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 23.06.2015 по делу N А41-64966/2014 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2015 по тому же делу отменить.

Направить дело N А41-64966/2014 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.Н. Тарасов

Судья

С.М. Уколов