Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2015 г. N С01-968/2015 по делу N А40-111814/2014 Суд оставил без изменения ранее принятые по делу судебные акты, которыми требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак удовлетворено частично, поскольку материалами дела подтверждается нарушение исключительных прав истца на спорные товарные знаки действиями ответчика по введению в гражданский оборот на территории РФ товара; в удовлетворении требования о запрете ответчику осуществлять ввоз автомобильных запчастей, маркированных спорных товарным знаком, отказано ввиду невозможности запрета осуществлять какие-либо действия в будущем

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2015 г. N С01-968/2015 по делу N А40-111814/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 8 декабря 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 15 декабря 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Пашковой Е.Ю., Снегура А.А.,

при участии в судебном заседании представителей: от компании Киа Моторс Корпорэйшн/Kia Motors Corporation - Акимов А.В. и Марканов Д.Ю. (по доверенности от 13.11.2014), от общества с ограниченной ответственностью "Квикпартс" - Угрюмов Д.А. (по доверенности от 04.03.2015),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы компании Киа Моторс Корпорэйшн/Kia Motors Corporation (231, Янгджае-Донг, Сеочо-Гу, Сеул, Республика Корея, 137-938 Сеул/231, Yangjae-dong, Seocho-gu, 137-938 Seoul, South Korea) и общества с ограниченной ответственностью "Квикпартс" (Остаповский проезд, д. 5 строение 17, Москва, 109316, ОГРН 1127746126012) на решение Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2015 (судья Мищенко А.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2015 (судьи Садикова Д.Н., Трубицын А.И., Валиев В.Р.) по делу N А40-111814/2014,

возбужденному по иску компании Киа Моторс Корпорейшн/Kia Motors Corporation к обществу с ограниченной ответственностью "Квикпартс"

о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии третьего лица - Домодедовской таможни (территория аэропорта "Домодедово" строение 24, город Домодедово, Московская область, 142015, ОГРН 1035001283228),

установил:

компания Киа Моторс Корпорэйшн/Kia Motors Corporation (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Квикпартс" (далее - общество) о взыскании 1 000 000 рублей компенсации, запрете осуществлять ввоз автомобильных запчастей, маркированных товарным знаком "KIA" по международной регистрации N 1021380 и свидетельству Российской Федерации N 142734, а также хранение, предложение к продаже и продажу автомобильных запчастей, введенных обществом в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия правообладателя (с учетом уточнения исковых требований).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2015, исковые требования удовлетворены частично, в пользу компании взыскано 100 000 рублей компенсации и 2 300 рублей в возмещение расходов по госпошлине, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество и компания обратились в Суд по интеллектуальным правам с самостоятельными кассационными жалобами.

Компания подала краткую кассационную жалобу, в которой со ссылкой на нарушение судами норм материального и процессуального права просит судебные акты отменить в части отказа ей в удовлетворении исковых требований и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Впоследствии, 25.11.2015, от компании поступили письменные пояснения к кассационной жалобе. Согласно указанным пояснениям общество полагает необоснованным размер присужденной компенсации, а отказ в удовлетворении требования о запрете ответчику на будущее осуществлять ввоз, а также хранение, предложение к продаже и продажу автомобильных запчастей, маркированных товарными знаками компании, нарушающим требования части 3 статьи 15 и статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество в кассационной жалобе и уточнениях к ней просит судебные акты отменить в части взыскания с него 102 000 рублей.

В обоснование кассационной жалобы общество приводит довод о несоответствии вывода суда первой инстанции о том, что общество нарушило исключительные права компании таким способом использования товарного знака как "ввоз товаров, незаконно маркированных товарным знаком", обстоятельствам дела.

Кроме того, указывает, что суды взыскали с него компенсацию в большем размере, чем просил истец, и без учета того, что из 148 деталей, заявленных в иске, товарный знак истца присутствовал лишь на трех деталях. Общество настаивает, что все спорные запчасти маркированы обозначением "BURJAUTO" и с использованием исключительно указанного обозначения вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в то время как доказательств того, что ответчик вводит спорные товары в гражданский оборот на территории Российской Федерации с использованием товарного знака "KIA" истцом не представлено.

Также общество ссылается на ответ Калининградской областной таможни от 11.03.2015 N 24-41/05855, из которого следует, что компания не получает лицензионных или иных платежей от своих официальных импортеров в Российской Федерации за использование товарного знака "KIA" таким способом как "ввоз товаров на территорию Российской Федерации", оценка которому судами, по мнению общества, дана не была.

Кроме того, общество в отзыве от 03.12.2015 просило не рассматривать вышеупомянутые письменные пояснения компании, не соответствующие требованиям процессуального законодательства, а краткую кассационную жалобу оставить без удовлетворения.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своего представителя в судебное заседание не направило и отзыв на кассационные жалобы истца и ответчика не представило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания является правообладателем комбинированных товарных знаков со словесным обозначением "KIA" по международной регистрации N 1021380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734. Указанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе для товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "автомобильные запчасти".

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 142734 внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Общество с ограниченной ответственностью "Мобис Парте СНГ" является уполномоченным импортером продукции компании на территории Российской Федерации.

Обществом в Домодедовскую таможню подана декларация N 10002010/240614/0035495 по таможенной процедуре "выпуск для внутреннего потребления" на автомобильные запчасти, маркированные товарным знаком "KIA", в количестве 148 единиц.

Истец, полагая, что действия ответчика по ввозу автомобильных запчастей, маркированных обозначением "KIA", по названной декларации без согласия истца нарушают его исключительные права на товарные знаки "KIA", обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что товар, ввезенный на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, в соответствии с нормами действующего законодательства признается незаконно введенным в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о том, что материалами дела подтверждается нарушение исключительных прав истца на товарные знаки "KIA" действиями ответчика по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара (автомобильных запчастей), и взыскал с последнего компенсацию в размере 100 000 рублей. При взыскании компенсации судом учтены характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права правообладателя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В то же время суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования истца о запрете ответчику осуществлять ввоз автомобильных запчастей, маркированных товарным знаком "KIA", ввиду невозможности запрета осуществлять какие-либо действия в будущем, а также требования о запрете ответчику хранить, предлагать к продаже, продавать автомобильные запчасти, маркированные товарным знаком "KIA", введенные в гражданский оборот на территории Российской Федерации, ввиду отсутствия доказательств того, что ввезенный товар хранился именно у ответчика, предлагался им к продаже, был реализован.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Обсудив доводы кассационных жалоб, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационных жалоб в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) под ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.

При этом процесс перемещения товаров предполагает осуществление любых действий по ввозу и вывозу товаров, направленных на реализацию данного процесса, от начала перемещения и до его завершения.

Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой-либо компенсации.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Ограничением исключительного права на товарный знак является так называемый принцип исчерпания прав: в соответствии со статьей 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Судами был установлен факт нарушения исключительных прав истца на товарные знаки "KIA" действиями ответчика по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара (автомобильных запчастей), что послужило основанием для взыскания компенсации с последнего.

Компания оспаривает выводы судов, положенные в основу обжалуемых судебных актов, лишь в части размера компенсации и отказа в удовлетворении требования о запрете ответчику совершать определенные действия на будущее.

Как усматривается из отзыва общества от 03.12.2015, ответчик до начала 08.12.2015 судебного заседания по рассмотрению кассационных жалоб истца и ответчика был ознакомлен с содержанием письменных пояснений истца от 25.11.2015, содержащих обоснование доводов кассационной жалобы о нарушении судами норм материального и процессуального права. Как следствие, коллегией судей не усмотрено препятствий к оценке кассационной жалобы с учетом пояснений, приведенных в обоснование доводов кассационной жалобы.

Аналогичные доводы приводились компанией в апелляционной жалобе и им дана надлежащая оценка.

Так, доводы компании относительно размера компенсации отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку как следует из содержания обжалуемых судебных актов при определении размера компенсации суды учли характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, что согласуется с разъяснениями высшей судебной инстанции, приведенными в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Определение размера компенсации, заявленной к взысканию в порядке подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу и не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Так же коллегией судей отклоняются доводы компании относительно отказа в удовлетворении требования о запрете ответчику определенных действий на будущее.

Соответствующее исковое требование компании не было обусловлено указанием на конкретные товары, приведенные в конкретной декларации на товары.

Требование об общем запрете использования товарных знаков истца, включая осуществление ввоза на территорию Российской Федерации товаров, маркированных такими товарными знаками и импортируемых из стран, не являющихся сторонами Соглашения "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности", заключенного 09.12.2010 и ратифицированного Федеральным законом от 11.07.2011 N 179-ФЗ (вступило в силу с 01.01.2012, далее - Соглашение от 09.12.2010), а также совершение любых иных действий по введению таких товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением.

Абстрактный запрет установлен непосредственно законом.

Как следствие, абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации правомерно не были удовлетворены судами первой и апелляционной инстанций.

В силу изложенного кассационная жалоба компании удовлетворению не подлежит.

Равно судом кассационной инстанции не усмотрено оснований для удовлетворения и кассационной жалобы общества.

Довод кассационной жалобы ответчика относительно несоответствия вывода суда первой инстанции о том, что общество нарушило исключительные права компании таким способом использования товарного знака как "ввоз товаров, незаконно маркированных товарным знаком", обстоятельствам дела, подлежит отклонению.

Оспариваемый вывод суда о незаконной маркировке товаров ответчика товарным знаком истца не согласуется с иными выводами суда относительно вмененного ответчику правонарушения, по сути, является опечаткой, которая фактически была устранена судом апелляционной инстанции, указавшим, что товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации правообладателем, но ввезенный в Российскую федерацию без согласия правообладателя, считается незаконно введенным в гражданский оборот в Российской Федерации.

Довод общества о том, что суды взыскали с ответчика компенсацию в большем размере, чем просил истец и без учета того, что из 148 деталей, заявленных в иске, товарный знак истца присутствовал лишь на трех деталях, не согласуется с содержанием обжалуемых судебных актов, отражает субъективное мнение ответчика относительно фактических обстоятельств дела, которые установлены судами на основании собранных по делу доказательств.

Другой довод общества о том, что все спорные запчасти маркированы обозначением "BURJAUTO" и исключительно под указанным обозначением вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, направлен на переоценку установленных судами обстоятельств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Ссылка на ответ Калининградской областной таможни от 11.03.2015 N 24-41/05855 в обоснование довода о том, что, по мнению ответчика, ввоз товаров на территорию Российской Федерации не является способом использования товарного знака, отклоняется коллегией судей.

Из упомянутого письма таможенного органа предлагаемых ответчиком на рассмотрение суда вывода и мнения относительно оснований исковых требований компании не следует, обратное является исключительно умозаключением ответчика. При этом суд кассационной инстанции расценивает как законный и обоснованный вывод судов о том, что ввоз с целью введения спорного товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации является способом использования товарного знака.

Вывод о том, что не только в административных, но и в гражданско-правовых спорах ввоз спорного товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации является способом использования товарного знака следует из статьи 51 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, далее - Соглашение ТРИПС), пункта 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - постановление N 11), пункта 15 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 (далее - Обзор).

Статьей 13 Соглашения от 09.12.2010 установлен региональный принцип исчерпания права, при котором право правообладателя на товарный знак в Российской Федерации считается исчерпанным с момента введения товара с нанесенным на него товарным знаком в гражданский оборот на территории Российской Федерации, Республики Беларусь или Республики Казахстан.

С учетом положений статей 1484 и 1487 ГК РФ, а также правовой позиции, изложенной в пункте 15 Обзора, введение ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком истца, без согласия последнего, является незаконным. При этом ввоз на территорию Российской Федерации товара с размещенными на нем товарными знаками является формой использования товарного знака. Следовательно, ввоз такого товара без согласия правообладателя является нарушением исключительных прав истца.

Как указывалось выше, в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 4 ТК ТС под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами. При этом процесс перемещения товаров предполагает осуществление любых действий по ввозу и вывозу товаров, направленных на реализацию данного процесса, от начала перемещения и до его завершения.

Действия по ввозу считаются оконченными с момента перемещения спорных товаров через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 7 статьи 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Таким образом, факт ввоза товара на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование указанного в ней товара в гражданском обороте на территории Российской Федерации, подтверждается подачей ответчиком в таможенные органы декларации на товары.

Аналогичный подход отражен в пункте 15 постановления N 11.

Таким образом, кассационные жалобы истца и ответчика не содержат доводов, которые в соответствии с нормами статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могли бы служить основанием для отмены либо изменения обжалуемых решения и постановления.

Процессуальных нарушений, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены состоявшихся судебных актов, кассационным судом не усматривается.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2015 по делу N А40-111814/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2015 оставить без изменения, кассационные жалобы компании Киа Моторс Корпорэйшн/Kia Motors Corporation и общества с ограниченной ответственностью "Квикпартс" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

А.А. Снегур