Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2015 г. N С01-1159/2015 по делу N А40-26211/2015 Решение суда об отказе в иске о прекращении торговли контрафактным товаром и взыскании компенсации оставлено без изменения, поскольку действия истца по взысканию с ответчика компенсации свидетельствуют о злоупотреблении правом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2015 г. N С01-1159/2015 по делу N А40-26211/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 22 декабря 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 23 декабря 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А., судей Васильевой Т.В., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Вексель" (ул. Фридриха Энгельса, д. 36, к. 33, Москва, 105005, ОГРН 5067746797290) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2015 (судьи Лаптева О.Н., Верстова М.Е., Левченко Н.И.) по делу N А40-26211/2015

по иску общества с ограниченной ответственностью "Вексель" к обществу с ограниченной ответственностью "Сфера" (ул. Цвиллинга, д. 44, пом. 55, г. Челябинск, Челябинская обл., 454091, ОГРН 1127746486372) о прекращении торговли контрафактным товаром, взыскании компенсации.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-БИЗНЕС Э" (Рязанский пр-т, д. 8А, корп. 14, Москва, 109428, ОГРН 1027739029262), Московская таможня (ул. Профсоюзная, д. 125, Москва, 117647, ОГРН 5087746672800), индивидуальный предприниматель Палдин Григорий Евгеньевич (Москва, ОГРНИП 311774622100685).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Вексель" - Барков В.А. (по доверенности от 01.03.2015), Генфон Ю.М. (по доверенности от 01.11.2015), Россинский А.В. (по доверенности от 01.11.2015);

от общества с ограниченной ответственностью "Сфера" - Фролова Ю.Ю. (по доверенности от 03.03.2015 N 03-03/15);

от Московской таможни - Ганеева М.А. (по доверенности от 15.12.2014 N 04-12/57 дов.).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Вексель" (далее - общество "Вексель") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Сфера" (далее - общество "Сфера") об обязании прекратить торговлю контрафактным товаром под торговым знаком "HIGHLANDER" по свидетельству Российской Федерации N 233479; взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 000 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-БИЗНЕС Э" (далее - общество "ТРАНС-БИЗНЕС Э"), Московская таможня, индивидуальный предприниматель Палдин Григорий Евгеньевич (далее - предприниматель).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.08.2015 исковые требования удовлетворены частично: с общества "Сфера" в пользу общества "Вексель" взыскано 500 000 рублей компенсации; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2015 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Вексель", ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 000 000 рублей.

По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда апелляционной инстанции о наличии факта злоупотребления права с его стороны, а также преюдициальном значении судебных актов по делу N СИП-90/2015 для разрешения настоящего спора противоречат представленным доказательствам и нормам материального права, нарушают право общества "Вексель" на судебную защиту.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "Вексель" кассационную жалобу поддержал по доводам, изложенным в ней, просил обжалуемый судебный акт отменить и принять новый судебный акт.

Представитель Московской таможни также просила постановление суда апелляционной инстанции отменить.

Представитель общества "Сфера" просила постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Общество "ТРАНС-БИЗНЕС Э", предприниматель, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие их представителей.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемого постановления, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу нижеследующего.

Судом апелляционной инстанции установлено, а материалами дела подтверждается, что общество "Вексель" является правообладателем словесного товарного знака "HIGHLANDER" по свидетельству Российской Федерации N 233479, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 18-го, 24-го, 25-го, 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации товаров (далее - МКТУ), (приоритет товарного знака 24.10.2001, дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак 24.10.2021).

При этом исключительное право на товарный знак "HIGHLANDER" передано обществу "Вексель" предыдущим правообладателем на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 14.07.2011, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.07.2011 внесена запись N РД0084033.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу N СИП-90/2015, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2015, досрочно прекращена правовая охрана спорного товарного знака в отношении части товаров 25-го класса МКТУ "обувь; башмаки; ботинки лыжные; ботинки; бутсы; галоши; гамаши [с застежками]; гимнастические туфли; голенища сапог; каблуки; купальная обувь; купальные сандалии; металлическая окантовка для обуви; муфты для ног, за исключением электрических; набойки для обуви; носочные части обуви; обувь спортивная; пляжная обувь; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; союзки для обуви; спортивные туфли; стельки; тапочки; туфли комнатные; туфли; холщовые туфли на веревочной подошве; шипы для бутсов".

Ссылаясь на то, что обществом "Сфера" в период действия правовой охраны товарного знака "HIGHLANDER" по свидетельству Российской Федерации N 233479 в отношении товаров 25-го класса МКТУ при ввозе товара по декларациям на товар N 1019025/040714/0001264, 1019025/230714/0001425, 10129025/220714/0001408 был задекларирован товар "обувь мужская, маркированная товарным знаком "HIGHLANDER", с указанием получателя товара - общество "ТРАНС-БИЗНЕС Э", о чем правообладатель узнал из письма Федеральной таможенной службы от 08.07.2014, тогда как правообладатель разрешения на использование товарного знака обществу "Сфера" не давал, общество "Вексель" обратилось в суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности исковых требований, признав доказанным факт незаконного использования обществом "Сфера" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 233479 в период действия его правовой охраны.

Исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 500 000 рублей, в связи с чем, исковые требования удовлетворены в части.

Между тем суд не установил правовых оснований для удовлетворения требований в части обязания общества "Сфера" прекратить торговлю контрафактным товаром под торговым знаком "HIGHLANDER", поскольку в материалы дела не было представлено каких-либо доказательств нарушения исключительных прав указанным способом.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований в полном объеме на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, пришел к выводу о том, что действия общества "Вексель" по взысканию с общества "Сфера" компенсации свидетельствуют о злоупотреблении правом.

При этом суд апелляционной инстанции учел, что решением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу N СИП-90/2015 установлено, что правообладателем за период с 24.02.2012 по 23.02.2015, то есть в период ввоза товара по спорным декларациям на товар N 1019025/040714/0001264, 1019025/230714/0001425, 10129025/220714/0001408, не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака "HIGHLANDER" при производстве обуви способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, законодателем установлено, что для привлечения к ответственности за нарушение исключительных прав правообладателя товарного знака необходимо наличие одновременно трех, указанных выше условий.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Кроме того, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Так, судами установлено, а материалами дела подтверждается, что общество "Вексель" является правообладателем спорного словесного товарного знака.

В то же время суд апелляционной инстанции не установил оснований для констатации факта нарушения исключительных прав истца ответчиком.

В соответствии с приведенными выше нормами гражданского законодательства, нарушение прав на товарный знак будет иметь место только в случае использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Между тем обществом "Вексель" в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства вероятности смешения в глазах потребителя товаров истца и ответчика в материалы дела не представлены.

Кроме того, в судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "Вексель" подтвердил, что товарный знак "HIGHLANDER" с момента приобретения прав на него не использовался им при производстве обуви способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ.

При указанных обстоятельствах, суд кассационной инстанции полагает, что окончательные выводы суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований соответствуют фактическим обстоятельствам по делу и имеющимся в деле доказательствам, которые заявителем жалобы не опровергнуты.

Иные выводы суда апелляционной инстанции, содержащиеся в обжалуемом постановлении, в том числе о преюдициальном значении судебных актов по делу N СИП-90/2015 для разрешения настоящего спора, не привели к принятию неправильного по существу судебного акта.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на несоответствие материалам дела вывода суда апелляционной инстанции о злоупотреблении правом со стороны общества "Вексель" подлежит отклонению, поскольку суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 только исходя из фактических обстоятельств конкретного спора.

Между тем, переоценка установленных судами обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, оснований для отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции у суда кассационной инстанции не имеется.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная при подаче кассационной жалобы, относится на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2015 по делу N А40-26211/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Вексель" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.М. Уколов