Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2016 г. по делу N СИП-589/2015 Требование о признании недействительным решения в части отказа в регистрации товарного знака не подлежит удовлетворению, так как заявленное истцом на регистрацию обозначение товарного знака не обладает различительной способностью

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2016 г. по делу N СИП-589/2015

Резолютивная часть решения объявлена 21 января 2016 г.

Полный текст решения изготовлен 28 января 2015 г.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. N С01-260/2016 по делу N СИП-589/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Пашковой Е.Ю., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жандаровой И.В.,

при участии в судебном заседании представителей: от заявителя - Степанова М.М. (по доверенности от 23.10.2015), от заинтересованного лица - Кромкина А.Н. (по доверенности от 11.08.2015), Кольцова Т.В. (по доверенности от 15.12.2015),

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Бадтиева Феликса Георгиевича (г. Кострома, ОГРНИП 305440105900020)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.08.2015 в части отказа в регистрации товарного знака "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" по заявке N 2013706956, установил:

индивидуальный предприниматель Бадтиев Феликс Георгиевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.08.2015 об удовлетворении возражения от 19.11.2015 в части отказа в регистрации товарного знака "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" по заявке N 2013706956 в отношении следующих услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (далее - МКТУ): услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, услуги кафе, столовых и ресторанов, услуги буфетов для котельных мероприятий, столовые на производстве и в учебных заведениях, и обязании Роспатент зарегистрировать данное обозначение в отношении всех заявленных услуг 43-го класса МКТУ.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Дело вкуса".

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Представители Роспатента оспорили требования заявителя по основаниям, изложенным в отзыве.

В частности Роспатент настаивает на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта. По мнению Роспатента, его выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) являются верными, поскольку обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" не обладает различительной способностью, так как является устойчивым словосочетанием, применяемым в сфере общественного питания, и используется многочисленными хозяйствующими субъектами в указанной сфере, в связи с чем не может быть объектом правовой охраны.

При этом Роспатент указывает, что обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 494326 иного лица признано неохраняемым элементом и регистрация спорного товарного знака нарушит права указанного лица, привлеченного к участию в данном деле в качестве третьего лица.

Также Роспатент указывает, что представленные заявителем документы не подтверждают факт приобретения различительной способности обозначением "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" в отношении услуг 43-го класса МКТУ до даты приоритета спорного обозначения (05.03.2013).

Роспатент также указывает, что спорное обозначение используется иными производителями при осуществлении предпринимательской деятельности задолго до даты приоритета спорного обозначения.

Указанное, по мнению Роспатента, свидетельствует о том, что спорное обозначение не может выполнять функцию товарного знака - индивидуализировать услуги общественного питания конкретного производителя.

Письменные пояснения третьего лица, поступившие в адрес суда 20.01.2016 посредством системы "Мой арбитр", не были приняты коллегией судей во внимание ввиду отсутствия доказательств соответствующих полномочий у представителя, подписавшего пояснения.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, предпринимателем на регистрацию в качестве товарного знака по заявке N 2013706956 с приоритетом от 05.03.2013 было заявлено словесное обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в отношении услуг 43-го класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 04.09.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации указанного обозначения по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, а именно: отсутствие у обозначение различительной способности.

На указанное решение предпринимателем 17.11.2014 было подано возражение, доводы которого сводились к следующему: заявленное обозначение с 2009 года используется заявителем в отношении услуг 43-го класса МКТУ и приобрело различительную способность; под спорным обозначением заявитель осуществляет деятельность по обеспечению продуктами питания; информация о заявителе размещена в сети Интернет и подтверждается благодарственными письмами в его адрес; обозначение не относится к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров и услуг определенного вида; нет доказательств использования обозначения "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" многими лицами.

Решением коллегии Роспатента от 28.08.2015 возражение предпринимателя удовлетворено частично: решение Роспатента от 04.09.2014 отменено в части отказа в регистрации товарного знака со словесным обозначением "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" по заявке N 2013706956 в отношении услуги "обеспечение временного проживания" 43-го класса МКТУ, в удовлетворении возражения в остальной части отказано.

Выводы Роспатента мотивированы следующим: спорное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку является устойчивым фразеологическим оборотом, обозначающим "свежеиспеченный, только что поджаренный"; обозначение широко используется различными предприятиями общественного питания для услуг, связанных с приготовлением пищевых продуктов и напитков; имеется зарегистрированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 494326 с датой приоритета - 06.10.2011, в котором словесный элемент "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" исключен из самостоятельной правовой охраны и регистрация спорного товарного знака повлечет нарушение исключительных прав правообладателя товарного знака N 494326; представленные заявителем документы не подтверждают длительное и интенсивное использование предпринимателем заявленного обозначения до даты подачи заявки N 2013706956 и приобретение различительной способности.

Не согласившись с указанным решением, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

По мнению предпринимателя, при вынесении оспариваемого решения были допущены существенные нарушения, а именно: резолюция заключения коллегии палаты по патентным спорам не соответствует полному тексту решения, что лишило его возможности своевременно подать особое мнение. Также предприниматель указывает, что коллегия палаты по патентным спорам привела иные примеры использования спорного обозначения другими лицами в предпринимательской деятельности, которые не упоминались в уведомлении эксперта. По мнению предпринимателя, указанное ставит под сомнение выводы Роспатента и эксперта о широком применении обозначения "С ПЫЛУ, С ЖАРУ". По мнению предпринимателя, ссылки Роспатента на товарный знак со словесным обозначением "Блинница. С Пылу, С жару" противоречит позиции самого Роспатента о том, что производство по каждой заявке осуществляется применительно к этой конкретной заявке. Кроме того, предприниматель указывает, что вывод Роспатента относительно того, что реально используемое заявителем комбинированное обозначение производит иное впечатление нежели регистрируемый словесный товарный знак, противоречит пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила от 05.03.2003 N 32), в соответствии с которыми комбинированное и словесное обозначение сравниваются по словесному элементу.

Как следствие, по мнению заявителя, решение Роспатента от 28.08.2015 в части отказа в удовлетворении возражения от 19.11.2015 в отношении услуг 43-го класса МКТУ (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги кафе, столовых и ресторанов, услуги буфетов для коктейльных мероприятий, столовые на производстве и в учебных заведениях) должно быть признано недействительным.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, в силу нижеследующего.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

В силу положений части 1 статьи 198 и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельствами, подлежащими установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, являются проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

То, что оспариваемым решением Роспатента, принятым в оспариваемой части не в пользу подателя возражений (заявителя по настоящему делу), затрагиваются его права и законные интересы, лицами, участвующими в деле, не оспаривается. Данное обстоятельство носит очевидный характер, поскольку оспариваемое решение ограничивает притязания указанного лица на правовую охрану объекта интеллектуальной собственности.

Заявление об оспаривании ненормативного правового акта подано с соблюдением трехмесячного срока, установленного частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу полномочий Роспатента, обусловленных пунктом 3 статьи 1246 Гражданского кодекса Российской Федерации и закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражений заявителя, по итогам которого было вынесено оспариваемое в рамках настоящего дела решение, находится в компетенции Роспатента.

Как разъяснено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2013706956 (05.03.2013), правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает ГК РФ и Правила от 05.03.2003 N 32.

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Основанием для исключения из области правовой охраны словесных обозначений на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 2.3.2.3 Правил от 05.03.2003 N 32, является то, что такие обозначения непосредственно, в отсутствие необходимости дополнительных рассуждений, указывали на вид товара, его качество, количество, свойство, назначение, ценность, время, место, способ производства или сбыта, либо иные характеристики.

Согласно упомянутому пункту Правил к элементам товарного знака, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы являются описательными, при этом обозначениям, состоящим только из таких элементов не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар (пункт 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39).

Согласно пункту 14.4.1 Правил от 05.03.2003 N 32 при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение. Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Проанализировав спорное обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" в отношении услуг, связанных с приготовлением пищи и предложением ее к употреблению, суд соглашается с выводом Роспатента о том, что оно не обладает различительной способностью.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словосочетание является устойчивым фразеологическим оборотом и имеет значение "свежеиспеченный, только что поджаренный, только что приготовленный". Как следствие, спорное обозначение непосредственно характеризует такие услуги 43-го класса МКТУ, как "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги кафе, столовых и ресторанов, услуги буфетов для коктейльных мероприятий, столовые на производстве и в учебных заведениях", поскольку указывает на свойства названных услуг: предоставляется еда, приготовленная непосредственно после заказа, перед доставкой и т.д.

Коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что спорное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку не обладает достаточными и необходимыми свойствами, чтобы выполнять функцию индивидуализации (различия) товаров, которые выпускаются заявителем, и товаров, выпускаемых иными юридическими лицами.

Положениями пункта 2.3 Правил от 05.03.2003 N 32 определено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и прочее.

Роспатентом сделан вывод, что обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" использовалось различными юридическими лицами при оказании однородных услуг 43-го класса МКТУ до даты приоритета заявленного обозначения. Например: сети пекарен "Пироги с пылу, с жару" в г. Кирове, кафе "С пылу, с жару" в г. Одинцово, кафе "С пылу, с жару" в г. Саранске, пекарня "С пылу, с жару" в Москве.

Таким образом, обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" используется иными юридическими лицами в их предпринимательской деятельности, характеризует деятельность, однородную услугам 43-го класса МКТУ.

Представленные заявителем документы в доказательство того, что заявленное на регистрацию обозначение приобрело различительную способность, правомерно оценены Роспатентом как не свидетельствующие о длительном и интенсивном использовании спорного обозначения до даты подачи заявки.

Так, представленные заявителем товарные накладные от 03.01.2013 N 140, от 10.01.2013 N 221, от 11.01.2013 N 257, от 12.01.2013 N 290, от 15.01.2013 N 389, от 24.02.2013 N 1729 не содержат указания на спорное обозначение, в связи с чем невозможно сделать вывод об оказании заявителем каких-либо услуг под обозначением "С ПЫЛУ, С ЖАРУ".

В товарных накладных от 11.02.2013 N 96, от 12.02.2013 N 103, от 18.01.2013 N 24, от 06.03.2013 N 11772/Рко, от 25.01.2013 N 4026/Рко, от 29.01.2013 N 4690/РКО; в накладных от 11.02.2013 N 882, от 26.02.2013 N 1272, от 20.03.2013 N 1892, от 30.03.2013 N 2090, от 26.03.2013 N 2018, от 15.02.2013 N 1003, от 22.02.2013 N 1177, от 25.01.2013 N 527; в расходных накладных от 07.02.2013 N 486, от 28.01.2013 N 287, накладных от 28.01.2013 N ВРЛЦ047003 предприниматель указан в качестве покупателя (плательщика). Указанные документы свидетельствуют о приобретении продуктов предпринимателем, а не об оказании услуг 43-го класса МКТУ под обозначением "С ПЫЛУ, С ЖАРУ".

Копии рекламных материалов, распечатка с сайта http://pirogi44.ru, фотографии фасада здания, торгового зала пекарни и ценников не датированы и, как следствие, не свидетельствуют об использовании заявленного обозначения до даты приоритета заявленного обозначения.

Иные документы (договоры аренды нежилых помещений, договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, копии благодарственных писем, распечатки отзывов о кофейне "С пылу, с жару" также не свидетельствуют о длительном и интенсивном использовании предпринимателем спорного обозначения.

Оценив упомянутые документы, представленные заявителем в подтверждение довода о приобретении спорным обозначением, используемым предпринимателем в своей хозяйственной деятельности при оказании населению услуг общественного питания, различительной способности, коллегия судей так же как и Роспатент пришла к выводу о том, что доказательственная база заявителя носит отрывочный и недостаточный характер и отражает сведения лишь за короткий промежуток времени.

Кроме того, коллегией судей принят во внимание довод Роспатента о том, что указанные документы отражают обозначение, имеющее существенные отличия от заявленного на регистрацию словесного обозначения (к словесному элементу "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" добавлено стилизованное изображение в виде пекаря).

Таким образом, по мнению коллегии судей, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что заявленное предпринимателем на регистрацию обозначение не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано применительно к пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Довод предпринимателя о том, что Роспатентом была нарушена процедура вынесения решения, выразившаяся в том, что протокол коллегии палаты по патентным спорам содержал вывод об удовлетворении возражения, в то время как возражение было удовлетворено в части, отклоняется коллегией судей, поскольку сам по себе протокол заседания коллегии палаты по патентным спорам не порождает юридически значимых последствий для лиц, участвующих в рассмотрении такого возражения, и не является обязательным для Роспатента при принятии решения. В соответствии с пунктом 2 статьи 1499 ГК РФ конкретные товары и услуги, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака, приводятся в самом решении.

В соответствии с нормами пункта 2 статьи 1248, пункта 4 статьи 1513 ГК РФ по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ Роспатентом как федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности выносится решение, которое может быть оспорено в суде.

Заключение, которое готовится коллегией палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражений, само по себе не является решением федерального органа исполнительной власти, которое подлежит обжалованию в судебном порядке.

При этом Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, на нарушение пунктов 4.7 и 6.3 которых ссылается предприниматель, применяются лишь в части не противоречащей части 4 ГК РФ.

Кроме того, коллегия судей отклоняет как формальный довод заявителя о том, что усматриваемое им процедурное нарушение Роспатента привело к невозможности своевременно подать особое мнение в Роспатент, поскольку в заявлении в суд предприниматель не привел новых доводов, которые бы могли послужить основанием для отмены оспариваемого решения.

Довод о том, что в решении Роспатент (в заключении коллегии палаты по патентным спорам, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения) привел примеры использования спорного обозначения иными юридическими лицами при осуществлении ими предпринимательской деятельности, что не было указано в заключении эксперта, отклоняется коллегией судей, поскольку указанные обстоятельства не могут служить самостоятельным основанием для отмены решения. Указанные примеры были приведены Роспатентом с целью дополнительного подтверждения вывода о несоответствии регистрации спорного обозначения пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Довод о том, что Роспатентом в решении было указано на то, что в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 494326 также используется обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" и указанное противоречит позиции Роспатента о том, что производство по каждой заявке осуществляется самостоятельно, также подлежит отклонению, поскольку товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 494326 не был противопоставлен заявке предпринимателя, а ссылка на него лишь подтверждает довод Роспатента о широком использовании спорного обозначения.

Ссылка предпринимателя на то, что вывод Роспатента относительно реально используемого заявителем комбинированного обозначения, производящего иное впечатление нежели словесный товарный знак предпринимателя, противоречит пункту 14.4.2 Правил от 05.03.2003 N 32, не принимается судом, поскольку в данном случае Роспатент привел данный вывод в качестве оценки представленных истцом доказательств использования спорного обозначения до даты подачи заявки и не опровергает его вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

На основании изложенного коллегией судей оснований для удовлетворения требования заявителя о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента не усмотрено.

Вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителя является, в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения на него бремени судебных расходов по оплате госпошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Бадтиева Феликса Георгиевича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

А.А. Снегур