Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2016 г. по делу N СИП-584/2015 Требование о прекращении правовой охраны товарного знака в отношении услуги "реализация товаров" подлежит удовлетворению, поскольку не может быть признана использованием товарного знака реализация обществом своей продукции, маркированной товарным знаком, которая фактически является его собственным товаром

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2016 г. по делу N СИП-584/2015

Резолютивная часть решения объявлена 26 января 2016 г.

Полный текст решения изготовлен 26 января 2016 г.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. N С01-428/2016 по делу N СИП-584/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П., судьи - Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шмуратовым А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Хуснутдиновой Светланы Факилевны (г. Уфа, ОГРНИП 312028015900242) к открытому акционерному обществу "Останкинский завод напитков" (ул. Добролюбова, д. 8, Москва, 127254, ОГРН 1027700335123) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 214196, с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), при участии в судебном заседании представителей: от истца - Красноперов Е.И. (доверенность от 08.07.2015); от ответчика - Шамуилова Ю.Ф. (доверенность от 12.04.2013 N 75, установил:

индивидуальный предприниматель Хуснутдинова Светлана Факилевна (далее - предприниматель Хуснутдинова С.Ф.) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к открытому акционерному обществу "Останкинский завод напитков" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 214196 в отношении услуг 35-го, 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "реклама" и "реализация товаров".

При принятии иска к производству на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании представитель предпринимателя Хуснутдиновой С.Ф. просил заявленные требования удовлетворить, утверждая, что спорный товарный знак не использовался правообладателем на протяжении трех лет до даты подачи искового заявления.

Представитель общества против удовлетворения заявленных требований возражал, основываясь на доводах, изложенных в отзыве.

Роспатент своего представителя в судебное заседание не направил, представил отзыв, указав, что пояснений по существу спора дать не может, а также представил справку об актуальном состоянии государственной регистрации спорного товарного знака.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя Роспатента в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 12-10 26.01.2016, после перерыва судебное заседание продолжено.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришёл к выводу наличии оснований частичного удовлетворения заявленного требования в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "РИВЬЕРА" по заявке N 2000731113 с приоритетом от 04.12.2000 зарегистрирован Роспатентом 07.06.2002 за N 214196 на имя общества в том числе отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама" и услуг 42-го класса МКТУ (7-ая редакции) "реализация товаров".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных услуг 35-го, 42-го класса МКТУ и неиспользование его правообладателем в течение трёх лет, предшествующих дате подачи настоящего искового заявления, предприниматель Хуснутдинова С.Ф обратилась с настоящим исковым заявлением в суд.

Как следует из пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Между тем, российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

В то же время, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В свою очередь, как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Из представленных в материалы дела доказательств: свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя юридического лица (т. 1, л.д. 33); договора аренды от 01.12.2014, подписанный между обществом с ограниченной ответственностью "Три линии" и предпринимателем Хуснутдиновой С.Ф.; журналов кассира-операциониста; кассовых чеков; фотографиям "уголка потребителя" - информационный стенд и помещения; договора аренды от 01.12.2014, подписанный между общество с ограниченной ответственностью "Технология" и предпринимателем Хуснутдиновой С.Ф.; договора на сбор наличных денег и их сдачу в объединенную кассу организации от 19.12.2014; налоговой декларации за 2013 года, с подтверждением об отправке; фотографии стульев; договора от 13.07.2012 N 17/03-2563 на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковский карт; письма Межрайонной ИФНС России N 40 по Республике Башкортостан (т. 2, л.д. 40-137), а также дополнительно представленных доказательствах (заявления о возврате денежных средств за товары от 10.10.2015, 05.10.2015, 02.09.2015, 02.08.2015, 07.07.2015, 27.05.2015, 30.03.2015, 03.01.2015, выписки по лицевому счету предпринимателя Хуснутдиновой С.Ф. за период 05.05.2015, 16.09.2015, 28.09.2015) усматривается, что истец осуществляет деятельность, связанную с розничной торговлей непродовольственными товарами (одеждой, мебелью и пр.). Согласно имеющейся в деле выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности истца является розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Кроме того, истцом представлены также доказательства осуществления приготовлений к использованию обозначения "РИВЬЕРА", тождественного со спорным товарным знаком, в частности предпринимателем Хуснутдиновой С.Ф. 31.05.2015 подана заявка N 2015709203 на регистрацию данного обозначения словесного товарного знака для услуг 35-го МКТУ: "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; продажа товаров; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям".

С учетом изложенных обстоятельств и представленных доказательств суд приходит к выводу о том, что истец подтвердил наличие заинтересованности в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-г, 42-го класса МКТУ, указанных в регистрации. При этом суд исходит из следующего.

При заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначениями, которые истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров, а также однородность последних с товарами, в отношении которых оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Оспариваемый товарный знак "РИВЬЕРА" является словесным, выполнен стандартными заглавными буквами кириллицы. Обозначение по заявке N 2015709203 также является словесным "РИВЬЕРА" выполнено стандартными заглавными кириллицы, таким образом они являются тождественными.

В соответствии со статьей 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 45 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные правила установлены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1 - 3.1.2 Методических рекомендаций).

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности).

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Вышеперечисленные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

В пунктах 2, 3 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ" отмечено, что в МКТУ, принятой Специальным союзом, образованным Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, такой вид услуг как торговля отсутствует. До принятия 8-й редакции МКТУ услуга, отражающая деятельность торговых предприятий, была отнесена практикой экспертизы с формулировкой "реализация товаров" к 42-му классу МКТУ, который включал в это время все услуги, не отнесенные к другим классам, по общему принципу построения МКТУ.

После введения в действие 8-й редакции МКТУ, куда были включены новые классы (43, 44-й и 45-й) и часть услуг, ранее относившихся к 42-му классу, была реклассифицирована либо исключена из МКТУ. В практике экспертизы для обозначения услуг, связанных с торговой деятельностью, стали использоваться формулировки, предусмотренные этой редакцией, в том числе использовалась формулировка "продвижение товаров для третьих лиц", содержащаяся в перечне 35-го класса МКТУ. Такая практика сложилась несмотря на то, что в 8-й редакции МКТУ, так же как и в ранее принятых редакциях, в пояснении к 35-му классу присутствует уточнение о том, что к этому классу не относится деятельность предприятий, основной задачей которых является сбыт товаров, т.е. так называемых торговых предприятий.

Вместе с тем необходимо понимать, что продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Таким образом, услуга "продвижение товаров для третьих лиц" может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и, например, с рекламой.

Следует отметить, что указанное выше уточнение исключено из пояснения к 35-му классу МКТУ 9-й редакции МКТУ.

Исходя из приведенных положений правил и рекомендаций, а также с учетом перечня услуг, содержащегося в заявке истца на регистрацию товарного знака, суд приходит к выводу том, что услуги: "реклама" и "реализация товаров", перечисленные в свидетельстве на спорный товарный знак, являются однородными услугам, которые фактически оказывает истец (розничная торговля непродовольственными товарами) и услугам, которые он намеревается оказывать (перечислены в заявке).

В силу изложенного отклоняется соответствующий довод ответчика об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Довод ответчика о том, что в действиях предпринимателя Хуснутдиновой С.Ф. по обращению с настоящим иском имеются признаки злоупотреблением правом, подлежит отклонению по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В силу этого бремя доказывания факта злоупотребления возлагается на лицо, заявляющее об этом.

Между тем, ответчик не представил доказательств, подтверждающих обоснованность его предположений о наличии в действиях истца, связанных с подачей заявки по настоящему делу и обращением в суд, а также подачей двух исковых заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, и возможных последующих действиях, признаков злоупотребления, недобросовестности. Соответствующий довод ответчика носит субъективный характер, основан лишь на предположении, что истец осуществляет указанные действия в противоправных целях.

Стремление хозяйствующего субъекта осуществлять свою деятельность, не нарушая исключительных прав иных лиц, не свидетельствует о недобросовестности действий такого субъекта.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении услуг 35-го, 42-го класса МКТУ не используется в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (26.10.2015), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 26.10.2012 по 25.10.2015 включительно.

Из пункта 41 Обзор от 23.09.2015 следует, что при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается.

Ответчиком в материалы дела представлены доказательства, подтверждающие, по его мнению, использование спорного товарного знака правообладателем по смыслу статьи 1486 ГК РФ: справка о доменном имени http://napitok.com; Положение о премирование сотрудников отдела рекламы и маркетинга общества от 25.12.2012; договоры на оказание рекламных услуг N 37-Р/13 от 07.10.2013 с приложениями N 17/07 от 17.07.2014; акт приема-передачи оказанных услуг по указанным договорам; распечатка с сайта http://napitok.com от 30.11.2015; договоры поставки в розничные магазины от 16.04.2013 N А 164/13; товарные накладные и счет-фактуры от 23.04.2013, от 15.10.2013, от 21.01.2014, от 28.05.2014, от 19.11.2014, от 07.04.2015 на поставку напитка безалкогольного "РИВЬЕРА", произведенного обществом.

Указанные документы в установленном законом порядке истцом не оспорены, в то же время, оценивая их в совокупности и во взаимосвязи, суд первой инстанции усматривает, что правообладатель осуществляет коммерческую деятельность с использованием спорного товарного знака только в отношении услуг 35-го класса МКТУ: "реклама".

При этом делая указанный вывод, суд исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из представленных договоров на оказание рекламных услуг и актов о выполнении этих услуг усматривается, что ответчик использовал товарный знак "РИВЬЕРА" на указанной документации при оказании рекламных услуг третьим лицам.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив представленные ответчиком доказательства в соответствии с вышеназванными правилами, суд не может признать доказанным факт использования ответчиком в трехлетний период, предшествующий подаче настоящего искового заявления, принадлежащего ему спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для индивидуализации услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров" в силу следующего.

Подавляющее большинство представленных ответчиком доказательств свидетельствуют об использовании им спорного товарного знака для индивидуализации услуги 35-го класса МКТУ "реклама". Этими доказательствами подтверждается оказание рекламных услуг третьим лицам и производство и реализации безалкогольных напитков "РИВЬЕРА".

Вместе с тем, реализация своих товаров не подпадает под понятие услуга, поскольку под ней понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Реализация же своих товаров направлена на удовлетворение собственных потребностей. С этой точки зрения под услугой 42 класса МКТУ "реализация товаров" подразумеваются действия по реализации товаров иных лиц либо путем непосредственной продажи таких товаров либо путем предоставления возможности арендаторам осуществлять реализацию товаров в торговых центрах, киосках и пр.

По указанным основаниям не может быть признана использованием товарного знака реализация обществом своей продукции (напитки безалкогольные), маркированной товарным знаком, которая фактически является его собственным товаром.

Учитывая наличие заинтересованности истца, требование о досрочном прекращении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 214196, вследствие его неиспользования подлежит частичному удовлетворению в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

Судебные расходы распределяются судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку (например, требования о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок), расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Хуснутдиновой Светланы Факилевны удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 214196 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с открытого акционерного общества "Останкинский завод напитков" в пользу индивидуального предпринимателя Хуснутдиновой Светланы Факилевны 6000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова