Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 января 2016 г. по делу N СИП-558/2015 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку установил факт злоупотребления правом со стороны ответчика, действия которого были направлены исключительно на воспрепятствование использованию участниками гражданского оборота товарного знака, фактически не использующегося им

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 января 2016 г. по делу N СИП-558/2015

Резолютивная часть решения объявлена 14 января 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 21 января 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2016 г. N С01-276/2016 по делу N СИП-558/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Пашковой Е.Ю., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жандаровой И.В.,

при участии представителя истцов - Федоряка А.А. (по доверенностям от 12.08.2015),

рассмотрев в открытом судебном заседании совместный иск общества с ограниченной ответственностью "Потапыч" (пр-т Славы, д. 58, оф. 15, г. Белгород, 308000, ОГРН 1063123044258) и общества с ограниченной ответственностью "ВТС" (ул. 50-летия Белгородской области, д. 17, оф. 1, г. Белгород, 308000, ОГРН 1123123023077)

к индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу (с. Нурлино, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084)

о досрочном частичном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ПОТАПЫЧ" по свидетельству Российской Федерации N 540497 в связи с его неиспользованием,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ВТС" (далее - общество "ВТС") и общество с ограниченной ответственностью "Потапыч" (далее - общество "Потапыч") обратились в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ПОТАПЫЧ" по свидетельству Российской Федерации N 540497 в отношении товаров 32-го класса (пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков), 33-го класса (алкогольные напитки (за исключением пива)) и услуг 42-го класса (обеспечение пищевыми продуктами и напитками) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) в связи с его неиспользованием.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании представитель истцов поддержал исковые требования.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, явки своих представителей в судебное заседание не обеспечили. При этом и ответчик, и третье лицо ходатайствовали о рассмотрении дела в отсутствие их представителей.

Ответчик в отзыве на исковое заявление против удовлетворения заявленных требований возражал. Настаивает на том, что истцы не доказали заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Указывает, что использование сходного обозначения до даты подачи заявления по настоящему делу не является доказательством заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны использования товарного знака и свидетельствует лишь о нарушении истцами исключительных прав правообладателя данного товарного знака. По мнению ответчика, подача заявки на регистрацию товарного знака само по себе не свидетельствует о заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака; иск подан с целью причинить вред ответчику.

Роспатент направил в суд отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований третьего лица представить не может.

Приведенные обстоятельства в соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют рассмотрению дела по существу в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Предприниматель Ибатуллин А.В. согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "ПОТАПЫЧ" (свидетельство Российской Федерации N 540497), зарегистрированного Роспатентом 26.04.2000 с датой приоритета от 14.07.1998 в отношении товаров и услуг 32, 33-го и 42-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Исключительное право на спорный товарный знак перешло к ответчику на основании договора об отчуждении исключительного права от 22.04.2015 N РД0171981, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью "Теклон".

Обществом "Потапыч" подана заявка на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным обозначением "ПОТАПЫЧ" в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Истцы, считая себя заинтересованными лицами и полагая, что спорный товарный знак не используется правообладателем в отношении указанных товаров, обратились в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истцов, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению, в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

В контексте приведенных правовых норм и позиций высшей судебной инстанции заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Материалами дела подтверждается факт заинтересованности истцов в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 32-го "пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков", 33-го "алкогольные напитки (за исключением пива)" и услуг 42-го "обеспечение пищевыми продуктами и напитками" классов МКТУ.

Так, общество "Потапыч" владеет сетью кафе-пиццерий "Потапыч" в г. Белгороде. В подтверждение осуществления указанной деятельности истцом в материалы дела представлены лицензии на продажу алкогольной продукции и санитарно-эпидемиологические заключения и приложения к ним, декларации о соответствии, благодарственные сертификаты и письма, письма контрагентов, фото входных групп и вывесок кафе-пиццерий "Потапыч", макет коробки для пиццы, результаты поисковых запросов "Потыпыч Белгород" (том 1, листы дела 16-51). Истцу также принадлежит интернет-сайт http://potapych-pizza.ru.

Упомянутые доказательства подтверждают заинтересованность данного лица в прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуги "обеспечение пищевыми продуктами и напитками" 42-го класса МКТУ.

Общество "ВТС" осуществляет деятельность по производству и реализации пива "Потапыч", которое реализуется, в том числе в сети кафе-пиццерий общества "Потапыч".

В подтверждение осуществления данной деятельности указанным истцом в материалы дела представлены товарные накладные на реализацию продукции, сертификаты и декларации соответствия на продукцию, этикетки продукции (том 1, листы дела 52-94).

Упомянутые документы подтверждают введение истцом в гражданский оборот пива, являющегося одноименной рубрикой 32-го класса МКТУ, а также однородного иным товарам 32-го (пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков) и 33-го (алкогольные напитки (за исключением пива)) классов МКТУ, в отношении которых истцами заявлены требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, что, по мнению коллегии судей, носит очевидный характер и ответчиком не оспаривается.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Аналогичный подход в вопросе однородности товаров и услуг был ранее закреплен пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32.

Согласно правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Обозначение "Потапыч" используется в коммерческой деятельности обоих истцов, являющихся аффилированными лицами. Суд считает, что существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности перечисленных выше товаров (услуг), маркируемых одним обозначением, одному производителю.

При проверке довода общества "Потапыч" о его заинтересованности в данном иске судом также принято во внимание, что истцом в 2008 году подавалась в Роспатент заявка N 2007707455 на регистрацию товарного знака "ПОТАПЫЧ" в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Коллегия судей принято во внимание положение пункта 40 Обзора, в соответствии с которым подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ. Однако как указывалось выше, заинтересованность истцов подтверждается также и фактическим ведением деятельности в сфере общепита и производством товаров под обозначением "ПОТАПЫЧ".

Коллегия судей также принимает во внимание, что ответчик направлял в адрес общества "ПОТАПЫЧ" претензию о незаконности использования спорного обозначения, мотивированную принадлежностью ему исключительных прав на спорный товарный знак.

Приведенные обстоятельства, вопреки мнению ответчика, в достаточной степени подтверждают заинтересованность истцов в досрочном прекращении спорного товарного знака ответчика.

Довод ответчика о том, что по заявке N 2007707455 Роспатентом принято решение об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака, а также о принятии Роспатентом решения о регистрации товарного знака по заявке N 2014736516 на имя предпринимателя, судом первой инстанции не принимается, поскольку данное обстоятельство само по себе не свидетельствует об исчезновении у истцов интереса в использовании указанного обозначения.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (пункт 41 Обзора).

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При этом согласно пункту 38 Обзора для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Предприниматель в отзыве на исковое заявление не приводит доводов об использовании им спорного товарного знака. Доказательств такого использования им не представлено.

Фактически доводы ответчика сводятся к оспариванию наличия заинтересованности истцов в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Между тем, несогласие с наличием заинтересованности у стороны в прекращении правовой охраны спорного товарного знака не освобождает ответчика от доказывания использования им товарного знака.

Ответчиком не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ, в соответствии с которой ответчик для сохранения правовой охраны своего товарного знака должен документально подтвердить его реальное использование в гражданском (коммерческом) обороте. Предусмотренный указанной статьей 3-летний ограничивает льготный период, в течении которого может вестись подготовка к использованию товарного знака без его реального использования.

Доказательств существования объективных не зависящих от правообладателя (правообладателей) препятствий к использованию спорного товарного знака ответчиком также не представлено.

Также суд принимает во внимание довод истцов о наличии в действиях ответчика признаков злоупотребления гражданскими правами, что в соответствии со статьей 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в защите его прав и имущественных интересов.

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477 и 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у лица, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны данного лица.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны указанного лица в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака (приобретения исключительного права на него), реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

При рассмотрении настоящего дела ответчику предлагалось представить доказательства использования спорного товарного знака. Кроме того, поскольку предприниматель ранее неоднократно участвовал в делах данной категории, у суда нет оснований сомневаться в том, что ответчику известно о соответствующем распределении бремени доказывания по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Однако ответчик определения суда от 05.10.2015 и 09.12.2015 не исполнил, доказательств использования спорного товарного знака не представил, равно как и не заявил о наличии объективных препятствий к такому использованию.

При этом коллегия судей учитывает, что ответчиком вскоре после приобретения исключительных прав на товарный знак в адрес общества "Потапыч" направлялось письмо с требованием о выплате компенсации либо о приобретении исключительных прав на товарный знак (том 1, лист дела 95). Факт направления такого письма предпринимателем не оспорен.

Указанные обстоятельства, по мнению коллегии судей, свидетельствуют о преднамеренном получении ответчиком исключительных прав на товарный знак с целью дальнейшего получения материальной выгоды за счет истцов.

Довод ответчика о том, что в указанном письме им сообщается о подаче заявки N 2014736516 и не говорится о спорном товарном знаке, противоречит содержанию письма.

Кроме того, сам ответчик сообщает о том, что им подана заявка на регистрацию нового товарного знака со словесным обозначением "ПОТАПЫЧ", препятствующего использованию истцами обозначения "ПОТАПЫЧ". Данное обстоятельство в сложившейся ситуации расцениваются судом как намеренные недобросовестные действия, имеющие целью воспрепятствовать истцам использовать в своей деятельности спорное обозначение.

Довод ответчика о намерении истцов, располагающих информацией о подаче им заявки N 2014736516, причинить ему вред отклоняется коллегией судей как несостоятельный.

Судом установлена и материалами дела подтверждена заинтересованность истцов в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, в то время как действия ответчика направлены исключительно на воспрепятствование использованию участниками гражданского оборота товарного знака, который им фактически не используется.

Установление факта злоупотребления ответчиком правом является самостоятельным основанием для удовлетворения иска.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Статьей 65 того же Кодекса установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению.

Данные вывод суда, в свою очередь, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения на ответчика бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины по настоящему делу.

Излишне уплаченная истцами при подаче иска государственная пошлина подлежит возврату в соответствии с пунктом 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Потапыч" и общества с ограниченной ответственностью "ВТС" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану словесного товарного знака "ПОТАПЫЧ" по свидетельству Российской Федерации N 540497 в отношении товаров 32-го "пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков", 33-го "алкогольные напитки (за исключением пива)" и услуг 42-го "обеспечение пищевыми продуктами и напитками" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков в связи с его неиспользованием.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (с. Нурлино, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Потапыч" (пр-т Славы, д. 58, оф. 15, г. Белгород, 308000, ОГРН 1063123044258) и общества с ограниченной ответственностью "ВТС" (ул. 50-летия Белгородской области, д. 17, оф. 1, г. Белгород, 308000, ОГРН 1123123023077) по 3 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Потапыч" (пр-т Славы, д. 58, оф. 15, г. Белгород, 308000, ОГРН 1063123044258) из федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 23.09.2015 N 165, которое оставлено в материалах дела.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ВТС" (ул. 50-летия Белгородской области, д. 17, оф. 1, г. Белгород, 308000, ОГРН 1123123023077) из федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 23.09.2015 N 166, которое оставлено в материалах дела.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

А.А. Снегур