Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2016 г. по делу N СИП-509/2015 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2016 г. по делу N СИП-509/2015

Резолютивная часть решения объявлена 3 февраля 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 10 февраля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Субботиной Т.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Научно-производственная фирма "Диполь" (ул. Большая Монетная, д. 16, Санкт-Петербург, 197101, ОГРН 1027802497656) к компании Викинг Оффис Продактс, Инк / Viking Office Products, Inc (13809 S. Figueroa street, Los Angeles, California, 90061, USA) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "VIKING" по свидетельству Российской Федерации N 163471 в отношении части товаров 9-го и 20-го классов МКТУ вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель истца Ялина Т.И. (по доверенности от 28.01.2016),

Суд по интеллектуальным правам

установил:

акционерное общество "Научно-производственная фирма "Диполь" (далее - общество "НПФ "Диполь") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании Викинг Оффис Продактс, Инк / Viking Office Products, Inc (далее - компания "Викинг Оффис Продактс") о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "VIKING" по свидетельству Российской Федерации N 163471 в отношении товаров 9-го класса ("мебель, тележки (мебель), мебель для офисов, шкафы с отделениями, стеллажи и полки, ширмы (мебель), столы, включая письменные, части и принадлежности для перечисленных товаров") и 20-го класса ("специальные стенды для компьютеров, приборы для защиты от скачков напряжения, оборудование и аппаратура для офисов, входящие в 9 класс, части и принадлежности для всех перечисленных товаров") Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Судом по интеллектуальным правам в ответ на судебный запрос получено письмо Управления ФНС России по городу Москва от 26.10.2015 N 12-11/112869, согласно которому сведения о компании "Викинг Оффис Продактс" в Едином государственном реестре налогоплательщиков, а также в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц отсутствуют.

В связи с изложенными обстоятельствами, суд предпринял меры по извещению компании "Викинг Оффис Продактс", являющейся юридическим лицом зарегистрированным по применимому праву Соединенных Штатов Америки, в порядке части 3 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и, исследовав доказательства ее извещения, пришел к выводу о том, что компания извещена о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Применяя положения Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключенной в Гааге 15.11.1965, далее - Гаагская конвенция) для извещения юридического лица, зарегистрированного на территории Соединенных Штатов Америки, судебная коллегия отмечает, что в соответствии с информацией с официального сайта Гаагской конференции по международному частному праву http://www.hcch.net/ Соединенные Штаты Америки не заявили возражений против применения статьи 10 (а) Гаагской конвенции, что не препятствует возможности непосредственно посылать по почте судебные акты лицам, находящимся за границей.

Так, согласно письму акционерного общества "ДХЛ Интернешнл" от 21.12.2015 направленное Судом по интеллектуальным правам определение от 26.11.2015 об отложении судебного заседания с нотариально заверенным переводом на английский язык (т. 5, л. д. 35-40) вручено 18.12.2015 по адресу компании "Викинг Оффис Продактс" 13809 S. Figueroa street, Los Angeles, California, 90061, USA (т. 5, л. д. 33).

Кроме того согласно информации раздела отслеживания почтовых отправлений официального сайта ФГУП "Почта России" определение от 11.09.2015 о принятии искового заявления и о назначении предварительного судебного заседания, определение от 19.10.2015 о назначении дела к судебному разбирательству вручены по адресу ответчика 30.11.2015 и 08.12.2015 соответственно (т. 4, л. д. 136; т. 5, л. д. 11).

Обществом "НПФ "Диполь" в материалы дела представлено письмо акционерного общества "ДХЛ Интернешнл" от 05.11.2015, согласно которому переведенное на английский язык определение суда от 19.10.2015 о назначении дела к судебному разбирательству также вручено 04.11.2015 представителю компании "Викинг Оффис Продактс" по адресу 93301, Bakersfield, 1430 Truxtun Ave., 5th Floor, California, USA (т. 5, л. д. 14).

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что судом исчерпаны все возможные меры извещения ответчика о настоящем судебном разбирательстве.

Вместе с тем ответчик, зарегистрировав товарный знак на территории Российской Федерации, должен был предпринимать меры, направленные на осуществление предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации при той степени заботливости и осмотрительности, которые от него требуют обычаи делового оборота, и обязан был обеспечить возможность его своевременного информирования о притязаниях третьих лиц на принадлежащий ему объект интеллектуальной собственности.

Исходя из изложенного, суд признает компанию "Викинг Оффис Продактс" надлежащим образом извещенной о времени и месте судебного разбирательства.

Вместе с тем ответчик отзыв на исковое заявление в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представил, явку своих представителей в суд первой инстанции не обеспечил.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам письмо, в котором указал, что пояснений по существу заявленных требований представить не может, ходатайствовал о рассмотрении настоящего дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156, 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить в полном объеме.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, компания "Викинг Оффис Продактс" является правообладателем словесного товарного знака "VIKING" по свидетельству Российской Федерации N 163471 в отношении товаров 9-го, 16-го и 20-го классов МКТУ (с датой регистрации от 30.04.1998, сроком действия до 28.02.2015).

Общество "НПФ "Диполь", ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 163471 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товаров 9-го класса ("мебель, тележки (мебель), мебель для офисов, шкафы с отделениями, стеллажи и полки, ширмы (мебель), столы, включая письменные, части и принадлежности для перечисленных товаров") и 20-го класса ("специальные стенды для компьютеров, приборы для защиты от скачков напряжения, оборудование и аппаратура для офисов, входящие в 9 класс, части и принадлежности для всех перечисленных товаров") МКТУ.

В обоснование своей заинтересованности общество "НПФ "Диполь" указывает на то обстоятельство, что оно входит в группу компаний "Диполь" и осуществляет производство и реализацию промышленной мебели с использованием торгового обозначения "VIKING", в том числе специальной мебели, антистатической мебели и мебели для чистых помещений в радиоэлектронной промышленности, компьютерных стендов, иного оборудования и аппаратуры для офисов.

Общество "НПФ "Диполь" также отмечает, что им подана в Роспатент заявка на регистрацию словесного обозначения "VIKING" в отношении товаров 9-го, 20-го и 27-го классов МКТУ в качестве собственного товарного знака.

Истец утверждает, что им предприняты действия к выяснению обстоятельств использования ответчиком спорного товарного знака в отношении товаров 9-го и 20-го классов МКТУ, указанных в исковом заявлении, однако информации о такой деятельности ответчика выявлено не было.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13, также отмечены Верховным Судом Российской Федерации в обзоре Президиума судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, от 23.09.2015.

В качестве правового обоснования своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены: договор от 21.04.2014 N 52/2014, заключенный между федеральным государственным унитарным предприятием "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" и обществом с ограниченной ответственностью "ДИПОЛЬ-Производство" (далее - общество "ДИПОЛЬ-Производство"), предметом которого является поставка оборудования (указанного в приложениях N 1 и N 2 к настоящему договору); договор от 21.10.2014 N 136/ОА/108, заключенный между обществом "ДИПОЛЬ-Производство" и открытым акционерным обществом "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна", предметом которого является поставка производственной мебели VIKING (указанной в приложении N 1 к договору) (пункт 1.1 договора);

декларация Таможенного союза от 15.05.2015 TC N RU Д-RU.ОС13.В.00066 о соответствии мебели специальной, в том числе антистатической и для чистых помещений торговой марки "VIKING" изготовителя общества "ДИПОЛЬ-Производство"; сертификаты соответствия N РОСС RU.АВ28.Р18246 и N РОСС RU.АГ98.Н13179 продукции (мебели специальной, в том числе антистатической и для чистых помещений торговой марки "VIKING") изготовителя общества "ДИПОЛЬ-Производство" сроком действия с 15.05.2015 по 14.05.2018 и с 24.06.2014 по 23.06.2017 соответственно; сертификаты соответствия N ТС RU C-RU.AB72.B.00667 и N РОСС RU.АГ32.В01033 продукции изготовителя общества "ДИПОЛЬ-Производство" сроком действия с 25.03.2014 по 24.03.2017 и с 14.02.2013 по 13.02.2015 соответственно;

сертификат соответствия N РОСС RU.АГ93.Н01061 продукции (мебели специальной, в том числе антистатической торговой марки "Викинг") изготовителя общества с ограниченной ответственностью "ДИПОЛЬ" (далее - общество "ДИПОЛЬ") сроком действия с 04.05.2012 по 03.05.2015; сертификат соответствия N РОСС RU.АВ75.В01158 продукции изготовителя общества "ДИПОЛЬ" сроком действия с 08.11.2011 по 07.11.2014; сертификат соответствия N РОСС RU.АГ35.Н02060 продукции изготовителя общества "ДИПОЛЬ" сроком действия с 10.01.2012 по 09.01.2015; декларация о соответствии мебели специальной, в том числе антистатической торговой марки "Викинг", выданная 02.05.2012 обществу "ДИПОЛЬ"; декларация о соответствии мебели специальной, в том числе антистатической и для чистых помещений торговой марки "VIKING", выданная 20.06.2014 обществу "ДИПОЛЬ-Производство";

справки по выпуску продукции VIKING за 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годы;

каталоги "Промышленная мебель. Антистатическое оснащение" за 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годы с использованием обозначений Viking - Armeka и VIKING.

Обществом "НПФ "Диполь" представлены в материалы дела списки от 31.08.2015 аффилированных лиц общества "НПФ "Диполь", согласно которым одно и то же физическое лицо (Ковалев Николай Владимирович) является контролирующим акционером общества "НПФ "Диполь", общества "ДИПОЛЬ" и общества "ДИПОЛЬ-Производство".

В целях индивидуализации своей продукции истец обратился 15.12.2014 в Роспатент с заявкой N 2014741936 на регистрацию словесного товарного знака "VIKING" в отношении, в частности, товаров 9-го класса ("мебель специальная для лабораторий; одежда специальная лабораторная; поддоны лабораторные") и 20-го класса ("верстаки; верстаки с тисками неметаллические; верстаки слесарные (мебель); контейнеры неметаллические (для хранения и транспортировки); кресла; мебель металлическая; мебель офисная; подставки; полки (мебель); полки для хранения; скамьи (мебель); столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столы для рисования, черчения; столы металлические; столы; столы письменные; стулья (сиденья); табуреты; тележки (мебель); шкафы; шкафы для документов") МКТУ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что общество "НПФ "Диполь" является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 163471 и произвело соответствующие подготовительные действия для его использования, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 9-го и 20-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана для обозначения истца, однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак ответчика, поскольку имеют одно назначение, применение, условия реализации и круг потребителей.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (10.09.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 163471 в отношении указанных в исковом заявлении товаров исчисляется с 10.09.2012 по 09.09.2015 включительно.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил, доводы заявителя не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело заявителем доказательств не заявил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 163471 в отношении товаров 9-го класса ("мебель, тележки (мебель), мебель для офисов, шкафы с отделениями, стеллажи и полки, ширмы (мебель), столы, включая письменные, части и принадлежности для перечисленных товаров") и 20-го класса ("специальные стенды для компьютеров, приборы для защиты от скачков напряжения, оборудование и аппаратура для офисов, входящие в 9 класс, части и принадлежности для всех перечисленных товаров") МКТУ, а также не представлено суду доказательств использования товарного знака либо того, что его неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что компанией "Викинг Оффис Продактс" не подтверждено фактическое использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 163471 в оспариваемой части, в то время как общество "НПФ "Диполь" подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении части товаров 9-го и 20-го классов МКТУ, указанных в иске, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

досрочно прекратить правовую охрану словесного товарного знака "VIKING" по свидетельству Российской Федерации N 163471 в отношении товаров 9-го класса МКТУ ("мебель, тележки (мебель), мебель для офисов, шкафы с отделениями, стеллажи и полки, ширмы (мебель), столы, включая письменные, части и принадлежности для перечисленных товаров") и 20-го класса МКТУ ("специальные стенды для компьютеров, приборы для защиты от скачков напряжения, оборудование и аппаратура для офисов, входящие в 9-ый класс, части и принадлежности для всех перечисленных товаров").

Взыскать с компании Викинг Оффис Продактс, Инк / Viking Office Products, Inc в пользу акционерного общества "Научно-производственная фирма "Диполь" (ОГРН 1027802497656) 6000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов