Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2016 г. по делу N СИП-448/2015 Суд отказал в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку фактические обстоятельства дела свидетельствуют о намерении истца извлечь необоснованные преимущества из использования им известного спорного словесного товарного знака ответчика, то есть действия истца являются недобросовестными

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2016 г. по делу N СИП-448/2015

Резолютивная часть решения оглашена 4 февраля 2016 года

Решение в полном объеме изготовлено 11 февраля 2016 года

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2016 г. N С01-352/2016 по делу N СИП-448/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Булгаков Д.А.,

судьи - Васильева Т.В., Голофаев В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Прокоповичем Н.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление компании ISISPHARMAFRANCE/ИЗИСФАРМА ФРАНС к обществу с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон"

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральная служба по интеллектуальной собственности,

о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ЮНИТОН" по свидетельству Российской Федерации N 316520 вследствие его неиспользования в отношении всех товаров 03-го и 05-го классов МКТУ.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Гришаев А.В. (по доверенности от 18.05.2015), Разбегаев П.В. (по доверенности от 18.05.2015);

от ответчика - Якимовская Н.Л. (по доверенности от 05.11.2015 N 01/11-15), после перерыва не явилась; Можаев И.И. (по доверенности от 09.09.2015 N 01/09-15).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания ISISPHARMAFRANCE /ИЗИСФАРМА ФРАНС (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Радио Юнитон" (далее - общество "Радио Юнитон") о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ЮНИТОН" по свидетельству Российской Федерации N 316520 вследствие его неиспользования в отношении всех товаров 3 и 5-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в данном свидетельстве.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2015 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Компания в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменила размер исковых требований, уменьшив их. Просила суд, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ЮНИТОН" по свидетельству Российской Федерации N 316520 вследствие его неиспользования в отношении следующих МКТУ:

3-го класса МКТУ - "мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос";

5-го класса МКТУ - "фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства". Судом приняты данные измененные в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования истца.

В судебном заседании представители истца требования поддержали. Указывали на то, что компания является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, так как истец, является французской медико-косметической компанией, которая является частью промышленной группы "ISIS" и использует современные международные достижения и запатентованные технологии в области фармакологии, косметологии и химии для создания продуктов по уходу за проблемной кожей. Лаборатория ISISPHARMAсоздает медико-косметические гипоаллергенные продукты, помогающие справляться с кожными проблемами.

Дистрибьютором товаров истца в России является общество с ограниченной ответственностью "Парамед", владелец домена и русскоязычного сайта http://isis-pharma.ru

Истец считает, что спорный товарный знак не используется ответчиком в отношении товаров 3 и 5-го классов МКТУ, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, так как согласно данным принадлежащего ответчику сайта http://uniton.ru, данное общество осуществляет вещание в стерео режиме на Новосибирск и пригород в радиусе 100 км, а также в сети Интеренет в четырех трЗ-форматах.

Кроме того согласно данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), общество "Радио Юнитон" осуществляет такие виды экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, среди которых нет связанных с производством товаров 3 и 5-го классов МКТУ, или иных сходных видов экономической деятельности.

Истец считает себя заинтересованным лицом в подаче иска, так как является производителем товаров 3 и 5-го классов МКТУ, поставляемых, в том числе в Россию, и желает распространить охрану товарного знака "UNITONE" по международной заявке N 1194342 на Российскую Федерацию, чему препятствует товарный знак ответчика "ЮНИТОН" по свидетельству Российской Федерации N 316520.

Ответчик возражал против удовлетворения иска по мотивам, изложенным в отзыве. Ссылался на то, что он изготавливает партии товаров, содержащих товарный знак "ЮНИТОН".

Полагает, что обращение истца с настоящим иском, направлено не на реализацию его законных интересов, а на придание законности деятельности истца, связанной с нарушением закона, так как деятельность истца связана, в том числе с выпуском товара, на котором размещено обозначение сходное до степени смешения со спорным товарным знаком (л.д. 23, т.д. 2), что может свидетельствовать о злоупотребление правом и являться самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Третье лицо - Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явился. В материалы дела поступил отзыв, согласно которому он оставляет разрешение спора на усмотрение суда и просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

В порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд счел возможным рассмотреть спор в отсутствие третьего лица - Роспатента.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц участвующих в деле, оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает иск не подлежащим удовлетворению полностью по следующим основаниям.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) словесный товарный знак "ЮНИТОН" по заявке N 2005716963 с приоритетом от 28.06.2005 зарегистрирован Роспатентом 13.11.2006 за N 316520 в отношении, в том числе, следующих товаров по Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):

03 класса МКТУ - "мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты";

05 класса МКТУ - "фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды".

В настоящее время правообладателем указанного товарного знака является общество "Радио Юнитон".

Согласно статье 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Заинтересованным лицом применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака компания, ссылается на факты поставки на российский рынок, своих товаров, а именно: отбеливающую сыворотку от пигментных пятен "NEOTONE", дневной крем против образования пигментных пятен "SPF50+ NEOTONERADIANCE", гидрогель-регулятор пигментации "VITISKIN", крем-пилинг с 12% гликолевой кислотой "Glyco-A", молочко для тела против пигментных пятен "Bodytonereveal" (л.д. 12-14, т.д. 1).

Также истом 07.02.2014 была подана международная заявка N 1194342 на регистрацию товарного знака "UNITONE", с расширением, в том числе, на Российскую Федерацию, в отношении следующих товаров:

3-го класса МКТУ - "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; парфюмерные изделия, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты";

5-го МКТУ - "фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей".

При этом 16.02.2015 в отношении вышеуказанного товарного знака "UNITONE" Роспатентом было вынесено уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 3 и 5-го классов МКТУ на основании того, что товарный знак "UNITONE" по международной заявке N 1194342 признан сходным до степени смешения, в том числе, с товарным знаком "ЮНИТОН" по свидетельству Российской Федерации N 316520 в отношении товаров 3 и 5-го классов МКТУ, принадлежащим ответчику и обладающим более ранним приоритетом.

Истец указывает, что дистрибьютором его товаров в России является общество с ограниченной ответственностью "Парамед", владелец домена и русскоязычного сайта http://isis-pharma.ru, что подтверждается сведениями о принадлежности домена isis-pharma.ru и контрактом между истцом и закрытым акционерным обществом "Парамед" от 10.10.2011 на поставку продукции в Россию (л.д. 83-85, т.д. 1); таможенными декларациями (л.д. 86-97, т.д. 1).

При этом копия Выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "Парамед" подтверждает правопреемство от закрытого акционерного общества "Парамед" (л.д. 76-79, т.д. 1).

На ранее указанном сайте http://isis-pharma.ru размещается информация о товарах истца и приведены адреса аптек, в которых можно приобрести данные товары, что подтверждается Распечаткой с сайта http://isis-pharma.ru. Указанные товары продаются в аптеках Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Дзержинска, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Сочи, Уфы, Армавира и Анапы (л.д. 17-31, т.д. 1).

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Проанализировав и оценив все представленные истцом доказательства, суд считает, что компания доказала свою заинтересованность в отношении досрочного прекращения правовой охраны товарного знака для товаров 3 и 5-го класса МКТУ, так как истцом представлены доказательства того, что он является производителем товаров 3 и 5-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Так, в распечатке Реестра свидетельств о государственной регистрации косметических товаров, в качестве производителя косметических товаров указаны истец и компания ISISPHARMA Швейцария, входящая в промышленную группу "ISIS".

Истцом в качестве доказательства осуществления им подготовительных действий к осуществлению ввода в гражданский оборот на территории России товаров, однородных тем, для которых он просит прекратить правовую охрану спорного товарного знака, представил контракт от 10.10.2011 (л.д. 83, т.д.1), предметом которого является продажа товаров производства, в том числе компании "ISISPHARMA" (Франция) (пункт 1.1 контракта).

Как следует из выписки из реестра коммерсантов и предприятий от 25.05.2015, выданной в отношении истца(л.д. 63, т.д. 1) деятельностью, которая ведется истцом, является покупка, продажа и представление любой косметической продукции.

При этом именно истец получил предварительный отказ в предоставлении охраны товарного знака "UNITONE" по международной заявке N 1194342 (л.д. 73, т.д. 1).

Также из свидетельства от 10.12.2015 следует, что истец и компания ИЗИС ФАРМА ГмбХ являются аффилированными компаниями, входящими в состав группы компаний ДЕВАРЕН СА. (л.д.114-115, т.д. 3). При этом указанный в данном свидетельстве адрес компании ИЗИС ФАРМА ГмбХ совпадает с адресом изготовителя, указанным в Таможенной декларации Таможенного союза, реестре свидетельств о государственной регистрации, поставщика по контракту от 10.10.2011, то есть компания ИЗИС ФАРМА ГмбХ использует свое полное наименование, с указанием организационно-правовой формы (ГмбХ) и наименование без указания организационно-правовой формы.

Таким образом, после ввоза продукции на территорию России, косметическая продукция доводится до потребителей, через сеть аптек и с использованием сети Интернет, что следует из распечатки с сайта isis-pharma.ru, на которой изображены производимые группой компаний "ISIS" косметические товары и указаны аптеки, в том числе интернет аптеки, в которых данные товары можно приобрести в городах России.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Учитывая, что исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака поступило в суд 13.08.2015, период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет период с 13.08.2012 по 12.08.2015 включительно.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение факта использования спорного словесного товарного знака "ЮНИТОН" по свидетельству Российской Федерации N 316520186749 ответчиком - обществом "Радио Юнитон" в материалы дела представлены:

договор N 37 от 18.01.2010 о заказе и изготовление брендированной продукции ответчика; приложение N 1 к данному договору; приказ N 7 от 10.02.2010 генерального директора общества "Радио Юнитон"; приказ N 3 от 20.02.2013 генерального директора общества "Радио Юнитон"; товарная накладная N 27 от 03.02.2010; эскизы от 15.01.2010; Акт списания материальных ценностей от 26.02.2010; требование-накладная N 00003 от 10.02.2010; требование-накладная N 00002 от 10.02.2010; предложение по участию в специальном проекте "Парная Радио Юнитон" от февраля 2010; Акт зачета встречных требований от 31.03.2010; приложение N 1 к Договору N 6 от 01.2010; медийный план от 01.02.2010; акт N 000014 от 31.03.2010; приложение N 1 к Договору N 37 от 18.01.2010; товарная накладная N 27 от 03.02.2010; акт зачета встречных требований от 31.03.2010; приказ N 8 от 25.09.2012, с приложенными к нему договором N 16 от 28.09.2012; приложение 1 к Договору N 16 от 28.09.2012, Заказ N 1 Листы 1-3, договор N 30912 от 25.09.2012, акты к Договору N 30912 от 25.01.2013 и от 28.01.2013; товарная накладная N 251 от 18.10.2012; товарная накладная N 43 от 19.10.2012; приказ N 13/3-1 от 01.03.2013 и приложенные к нему документы: служебная записка от 01.03.2013; требование накладная N 000021 от 26.03.2013; акт списания материальных ценностей от 30.04.2014; договор N 22 от 11.03.2013 с приложением N 1 и утвержденными эскизами; товарная накладная N 31 от 25.03.2013; приказ N 13 2-1 от 12.02.2013 и приложенные к нему документы: служебная записка от 12.02.2013; договор N 16 от 28.09.2013 с приложением N 3, 4 с эскизами, товарная накладная N 83 от 25.02.2013; товарная накладная N 96 от 25.02.2013.; требование накладная N 000002 от 25.02.2013; акт списания материальных ценностей от 31.03.2014; приказ N 14/2-1 от 10.02.2014 и приложенные к нему документы: служебная записка от 10.02.2014; требование-накладная N 00032 от 25.02.2014; акт списания материальных ценностей от 21.02.2014; приказ N 2 от 14.01.2015 и приложенные к нему документы: служебная записка от 14.01.2015; договор N 4 от 19.01.2015, с приложениями N 1, 2; товарная накладная N 10 от 27.02.2015; требование-накладная N 000032 от 05.03.2015; акт списания материальных ценностей от 31.03.2015; приказ N 14/3-2 от 11.03.2014 и приложенные к нему документы: служебная записка от 11.03.2014; договор N 48 от 03.04.2014, с приложением N 1 "Заказ на разработку и изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции и эскизов продукции"; товарная накладная N 56 от 15.04.2014; требование-накладная N 000033 от 15.04.2014; акт списания материальных ценностей от 31.05.2014; приказ N 12 от 25.12.2012 и приложенные к нему документы: приложение N 8 от 26.12.2012 к договору N 37 от 18.01.2010, листы согласования и эскизов к приложению N 8; товарная накладная N 19 от 14.01.2013; соглашение N 321212 об информационно-рекламном сотрудничестве от 25.12.2012 с приложением 3, актом N 1 от 02.06.2013, актом N 2 от 05.12.2013; товарная накладная N 5 от 15.01.2013; приказ N 13 9-3 и приложенные к нему документы: приложение N 9 от 03.10.2013 к договору N 37 от 18.01.2010, лист согласования и эскизов к приложению N 8; товарная накладная N 307 от 23.10.2013; товарная накладная N 30 от 25.10.2013; договор N 30-09-13 от 30.09.2013 с приложениями N 1, 2, актом N 1 от 04.11.2013, актом N 2 от 02.12.2013, актом N 3 от 02.02.2014, актом N 4 от 02.12.2014, актом N 5 от 04.03.2014, актом N 6 от 02.04.2014, актом N 8 от 12.05.2014; актом N 9 от 02.06.2014, актом N 10 от 02.07.2014, актом N 12 от 02.08.2014; актом N 13 от 02.09.2014, актом N 14 от 01.10.2014, актом N 15 от 06.11.2014; актом N 16 от 03.12.2014, актом N 17 от 03.02.2015, актом N 18 от 03.03.2015, актом N 19 от 06.04.2015, актом N 20 от 05.05.2015, актом N 21 от 02.06.2015, актом N 23 от 08.07.2015; приказ N 13/1-1 от 29.01.2013 и приложенные к нему документы: договор N 16 от 28.09.2012 с приложением N 2 от 31.01.2012; соглашение об информационно-рекламном сотрудничестве от 29.01.2013; товарная накладная N 17 от 20.02.2013; товарная накладная N 61 от 19.02.2013.

Как следует из представленных доказательств, товары с использованием словесного товарного знака "ЮНИТОН" производились по заказу правообладателя и реализовывались им на территории Российской Федерации, в том числе под его контролем.

Суд учитывает, что согласно действующему законодательству, юридическое лицо обладает общей правоспособностью, которая не может ставится в зависимость от тех видов услуг, которые указаны юридическим лицом в своих учредительных документах.

При этом суд отмечает, что такие документы, как товарная накладная N 27 от 03.02.2010; эскизы от 15.01.2010; акт списания материальных ценностей от 26.02.2010; требование-накладная N 00003 от 10.02.2010; требование-накладная N 00002 от 10.02.2010; приказ N 7 от 10.02.2010; предложение по участию в специальном проекте "Парная Радио Юнитон" от февраля 2010; акт зачета встречных требований от 31.03.2010; приложение N 1 к договору N 6 от 01.2010; медийный план от 01.02.2010; акт N 000014 от 31.03.2010; приложение N 1 к договору N 37 от 18.01.2010; товарная накладная N 27 от 03.02.2010; акт зачета встречных требований от 31.03.2010 исполнены вне спорного периода доказывания использования спорного товарного знака в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего искового заявления.

Как следует из содержания договора N 37 от 18.01.2010, ответчик заказал изготовление товаров, с указанием на них спорного товарного знака.

При этом как указано в приложении N 1 к вышеназванному договору, в состав заказанного для изготовления набора входят: "банная рукавица, банная шапка, банный коврик для сиденья, ароматическое масло, мыло, фиточай".

При этом товарами, которые могут быть отнесены к 3 и 5-му классам МКТУ, являются ароматическое масло, мыло, что также не оспаривается истцом. Кроме того на эскизах этикеток ароматических масел размещен спорный словесный товарный знак "ЮНИТОН", в составе словосочетания РАДИО ЮНИТОН, которое также является фирменным наименованием ответчика.

Довод истца о том, что ответчиком использовался оспариваемый товарный знак не в том виде, в котором он зарегистрирован, судом отклоняется, так как использование товарного знака путем расположения его среди иных слов и графических элементов допускается в силу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку не влияет на его различительную способность и не ограничивает охрану, предоставленную товарному знаку.

Размещение на эскизе мыла словосочетания "ЮНИТОН МЕДОВЫЙ" с изображением стилизованной пчелы, не свидетельствует о том, что добавление к словесному товарного знаку "ЮНИТОН" слова "МЕДОВЫЙ" и стилизованного изображения пчелы существенно изменяет спорный словесный товарный знак и меняет его существо.

В приказе N 7 от 10.02.2010 генерального директора общества "Радио Юнитон" и приказе N 3 от 20.02.2013 указано, что банные наборы с торговой маркой "ЮНИТОН" необходимо раздать.

Из приказа N 8 от 25.09.2012 следует, что целью действий по введению товаров с расположенным на них спорным товарным знаком "ЮНИТОН", является популяризация СМИ "Радио Юнитон".

Для ее реализации руководителем приказано организовать изготовление косметических наборов, не самостоятельно, а у сторонних лиц и обеспечить их передачу в ЗАО "Студия Юнитон-Стиль", для того, чтобы такая организация осуществила раздачу данных товаров посетителям (рядовым потребителям).

Как указано в договоре N 30912 от 25.09.2012 "О передаче прав на зарегистрированную торговую марку и об информационно-рекламном сотрудничестве" (далее - Договора N 309121) подарочный набор (пункт 2.1.2 Договора N 309121) под торговой маркой "Радио Юнитон" распространяются в рекламных целях.

При этом в пункте 2.2.2 Договора N 30912 указано на необходимость безвозмездно выдавать вышеуказанные наборы косметических средств, лицам, представляющим интерес для радиостанции в связи с их принадлежностью к целевой аудитории.

Приложенные к договору N 30912 акты, подтверждают, что такие косметические товары в наборах, действительно были распространены в качестве товаров рекламирующих ответчика.

В Приказе N 13/3-1 указано на необходимость популяризации ответчика - общества "Радио Юнитон" и для ее реализации, следует провести работу по привлечению профильных партнеров и предоставлению им призов, то есть соответствующих товаров.

В служебной записке от 01.03.2013 также указано на необходимость изготовления призов и об их вручении, то есть их реализации потребителям. При этом целью акции заявлено - повышение количества слушателей "Радио Юнитон".

Согласно Акту списания материальных ценностей от 30.04.2014, слушателям общества "Радио Юнитон" вышеназванные подарки (товары) были вручены, что не оспаривается истцом.

При этом суд полагает, что ошибочными являются доводы истца о том, что призы не могут рассматриваться в качестве товаров, а также нельзя говорить об их введении в гражданский оборот, так как они были вручены безвозмездно (доведены до потребителей в качестве рекламных продуктов ответчика). При этом суд учитывает, что данными действиями ответчик не осуществляет услуги по рекламе третьих лиц.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Таким образом, положения указанной нормы Гражданского кодекса Российской Федерации не запрещают для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован осуществлять использование исключительного права на товарный знак не только способами прямо указанными в данном подпункте пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, но иным образом вводить такие товары в гражданский оборот.

В настоящем деле ответчик избрал для себя именно такой способ введения товаров с использованием на них и/или на этикетках, упаковках таких товаров, которые производятся по заказу ответчика и/или под его контролем иными лицами, спорного товарного знака, как бесплатное вручение в качестве призов (подарков) и/или рекламных товаров.

Такие действия, по мнению суда не противоречат положениям подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ для целей доказывания ответчиком подтверждения использование правообладателем, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Из содержания договора N 22 от 11.03.2013, приложения N 1 к нему и утвержденными эскизами, следует, что в состав подарочного набора входят репелленты: "Комаров против комаров", "Анти комар" и "Анти клещ", что также не оспаривается истцом.

При этом на упаковках указанных товаров, расположен словесный спорный товарный знак "ЮНИТОН" с расположенными рядом с ним такими словами, как "радио" "Новосибирск".

В приказе N 13/2-1 от 12.02.2013 также поставлена цель - укрепление делового имиджа общества "Радио Юнитон", развитие сотрудничества с рекламодателями, поставщиками, пресс-службами организаций, для чего предписывается раздать наборы косметических средств.

В служебной записке от 12.02.2013 указано на необходимость изготовления фирменных подарков общества "Юнитон Радио". В приложениях N 3, 4 к договору N 16 от 28.09.2012 приведены эскизы продукции - наборов косметических средств.

В данных приложениях расположены эскизы бумажной коробки (упаковки для наборов косметических средств) со спорным товарным знаком.

Приложенные к договору N 16 от 28.09.2012 накладные, подтверждают исполнение данного договора и передачу произведенной продукции заказчику - ответчику.

Акт списания материальных ценностей от 31.03.2014 свидетельствует о раздаче наборов косметических средств ответчиком, что является одним из возможных способов введения в гражданский оборот.

Об этом же свидетельствуют и письма от различных организаций (л.д. 21, 34, т.д. 4)

Приказ N 14/2-1 от 10.02.2014 также ставит своей целью -укрепление делового имиджа общества "Радио Юнитон", развитие сотрудничества с рекламодателями, поставщиками, пресс-службами организаций. Для достижения заявленной цели предполагается раздача набора косметических средств "ЮНИТОН".При этом в служебной записке от 12.02.2013 тоже говорится о фирменных подарках.

Целью принятия приказа N 2 от 14.01.2015 также является популяризация истца, увеличение количества слушателей радиопрограмм "Радио Юнитон", для чего приказано организовать изготовление призового фонда - фирменных аптечек первой помощи.

В Служебной записке от 14.01.2015 указано на необходимость получения потребителями (победителями конкурса) призовой аптечки.

В приложении N 1 к договору N 4 от 19.01.2015 приведен эскиз лицевой стороны фирменной продукции истца, на котором имеется словесный спорный товарный знак "ЮНИТОН", а также слова "АПТЕЧКА" "Радио", словосочетания "ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (автомобильная)", "от радио ЮНИТОН", медицинский крест, стилизованное изображение автомобиля.

Товарная накладная N 10 от 27.02.2015, требование-накладная N 000032 от 05.03.2015, акт списания материальных ценностей от 31.03.2015 подтверждают, что продукция была произведена, передана заказчику и вручена слушателям победителям конкурса.

В служебной записке от 11.03.2014 указано на необходимость изготовить призы и вручить их, для повышения количества слушателей радиопрограмм общества "Радио Юнитон".

Согласно акту списания материальных ценностей от 31.05.2014, слушателям радиопрограмм общества "Радио Юнитон" подарки были вручены.

Договор N 48 от 03.04.2014 и представленные ответчиком, утвержденные им эскизы, свидетельствуют о том, что в состав подарочного набора ответчика входят товар репеллент: "Комаров против комаров", "Анти комар" и "Анти клещ".

При этом на данных товарах также расположен спорный товарный знак "ЮНИТОН", а также слова "Радио", "Новосибирск".

Товарная накладная N 56 от 15.04.2014, требование-накладная N 000033 от 15.04.2014, акт списания материальных ценностей от 31.05.2014 подтверждают, что указанные товары были произведены, переданы заказчику и вручены слушателям радиопрограмм общества "Радио Юнитон", что также доказывает введении данных товаров в гражданский оборот.

В приказе N 13/1-1 от 29.01.2013 указано, что для популяризации радиопрограмм ответчика - общества "Радио Юнитон" и для реализации данной цели приказано организовать изготовление набора юного фигуриста "ЮНИТОН"" и "обеспечить их ПЕРЕДАЧУ в АНО "Клуб любителей фигурного катания "6.0!" для раздачи слушателям радиопрограмм общества "Радио Юнитон".

При этом в приложение N 2 от 31.01.2012 к договору N 16 от 28.09.2012 размещены эскизы упаковки набора юного фигуриста "ЮНИТОН".

Данные эскизы выполнены в едином стиле: в верхней части упаковки расположено словосочетание "НАБОР ЮНОГО ФИГУРИСТА/детская зимняя гигиеническая помада/детский зимний крем для лица", стилизованное изображение девочки-фигуристки в костюме снежинки, и в нижнем правом углу спорный словесный товарный знак "ЮНИТОН".

При этом соглашением об информационно-рекламном сотрудничестве от 29.01.2013 предусмотрена выдача подарочных комплектов косметики и пищевых добавок под зарегистрированной торговой маркой "Радио Юнитон" (спорным товарным знаком) победителям соревнований.

Приказ N 13/9-3 принят с целью популяризации радиопрограмм общества "Радио Юнитон", для чего приказано организовать изготовление средств индивидуализации гостиничных номеров индивидуального применения и обеспечить их передачу обществу с ограниченной ответственностью "Гостиничный комплекс 55 широта" для комплектования ими гостиничных номеров.

Предметом приложения N 9 от 03.10.2013 к договору N 37 от 18.01.2010 является изготовление наклеек, а приложения N 8 изготовление упаковки. Как следует из эскизов, на указанных наклейках были расположены слова "РАДИО" и "ЮНИТОН", стилизованное изображение сердца.

Согласно товарной накладной N 19 от 14.01.2013, упаковки были переданы грузополучателю - обществу "Радио Юнитон".

В приложении N 2 к договору N 30-09-13 от 30.09.2013 указано, что индивидуальные гигиенические средства предоставляются гостям "Гостиницы" бесплатно.

Из актов списания, следует, что брендированные комплекты индивидуальных гигиенических средств "Юнитон" распространялись в номерном фонде "Гостиницы" и не входили в стоимость услуг "Гостиницы".

Приказ N 14/11-1 от 05.11.2014 предполагает организацию своевременного изготовления USB-ароматизаторов и масла ароматизатора, с фирменной символикой ответчика и их раздачу рекламодателям, поставщикам, сотрудникам пресс-служб и представителям прочих организаций, с которыми взаимодействует общество "Радио Юнитон".

Согласно требованию-накладной N 9 от 15.12.2014 редактором ответчика получены комплекты: USB-ароматизатор, масла для ароматизатора со спорным товарным знаком, а согласно акта списания материальных ценностей от 31.12.2014 - роздано 120 штук комплектов USB-ароматизатор, масло для ароматизатора со спорным товарным знаком.

Кроме того, в качестве вещественных доказательств к материалам дела приобщены: экземпляр USB-ароматизатора и экземпляр масла для ароматизатора, с размещенным на них спорным словесным товарным знаком "ЮНИТОН", а также экземпляр крема дневного Иван-чай и пихта сибирская, изготовленного 12.02.2015 обществом с ограниченной ответственностью "Микролиз", на котором расположен спорный словесный товарный знак "ЮНИТОН".

Оценив вышеуказанные представленные ответчиком доказательства, суд считает, что ими подтверждается факт использования спорного словесного товарного знака "ЮНИТОН" по свидетельству Российской Федерации N 316520 как в отношении товаров 3-го класса МКТУ "мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос"; так и товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства".

При этом суд учитывает Методические рекомендации по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 02.03.1998 N 41, согласно которым при подаче заявки на регистрацию товарного знака возможно указание обобщенных наименований, охватывающих максимальный круг видов товаров, интересующих заявителя, или отдельных наименований наряду с обобщенными наименованиями.

Так согласно информации из Ветеринарного энциклопедического словаря:http://veterinary.academic.ru/2237/%D0%94%D0%94%D0%92%D0%A4 инсектоакарицид фосфорорганический (другое название: дихлорфос, нуван, вапона, фосвит) применяется для уничтожения явредителей сельско-хозяйственных культур, эктопаразитовптицикрупного рогатого скота, противмух, тараканов, клопов, комаров и других насекомых.

Как указано в Ветеринарном словаре: http://vetinfa.com/slovar/r/repellenty.html

Репелленты (от латинского repello - отталкиваю, отгоняю), вещества, отпугивающие членистоногих (насекомых и клещей), млекопитающих и птиц. Репелленты применяют главным образом для защиты людей и животных от нападения кровососущих насекомых, профилактики трансмиссивных болезней (энцефалитов, лейшманиозов и других).

Большинство Репеллентов относится к классу, малотоксичных для теплокровных животных соединений, в связи с чем многие из них, например бензимин (гексамид), диэтилто- луамид (ДЭТА), препараты Р-203, РВ-5, диметилфталат, индалон, кюзол, оксамат, применяют в ветеринарии. Препараты (в виде эмульсий) наносят на кожу животных щеткой или с помощью опрыскивающей аппаратуры. Эффективен метод малообъемной, мелкокапельной и аэрозольной обработки, при которой основная масса Репеллента попадает на волосяной покров животных, что препятствует всасыванию препаратов в кожу и уменьшает опасность загрязнения молока.

Таким образом, производимые по заказу ответчика с использованием спорного товарного знака репелленты, инсектоакарициды (л.д. 102-104, 105, т.д. 2) (с учетом многообразия используемых в них дополнительных наполнителей - химических веществ, их концентрации и способа введения в организм и кожные покровы животных, человека) относятся к обобщенным категориям (фармацевтические и ветеринарные препараты, в том числе для ухода за полостью рта, медицинские препараты, в том числе для защиты людей и животных от нападения кровососущих насекомых, профилактики трансмиссивных болезней (энцефалитов, лейшманиозов и других).

При этом допускается возможность применения репеллентов и инсектоакарицидов в качестве ветеринарных препаратов, в связи с чем репелленты и инсектоакарициды могут быть отнесены к общему понятию "фармацевтические и ветеринарные препараты".

Также суд учитывает, что норма статьи 1486 ГК РФ не называет какой-то один или несколько критериев, например критерий идентичности товаров, тем более не устанавливает исчерпывающего перечня критериев, подлежащих оценке судом при установлении факта использования товарного знака.

Также не устанавливают такого исчерпывающего перечня нормы международных договоров Российской Федерации в сфере защиты прав на товарные знаки, применимые к отношениям по досрочному прекращению регистрации товарных знаков ввиду неиспользования.

В соответствии с подпунктом 1 пункта C статьи 5 Конвенции об охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция об охране промышленной собственности; Париж, 20.03.1883), статьями 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15.04.1994), если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Вместе с тем, согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания.

Системное, лексическое, телеологическое толкование норм Соглашения свидетельствует о том, что классификация не имеет определяющего влияния на оценку идентичности или однородности товаров в целях охраны товарного знака, что находит отражение в судебной практике государств по применению норм Соглашения.

Подход о том, что классификация товаров не имеет решающего значения при определении сходства товаров в целях правовой охраны средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, закреплен и в пункте 2.457 Руководства ВОИС по интеллектуальной собственности (WIPO Intellectual Property Handbook). Данный подход обусловлен тем, что зачастую существенно отличные товары содержатся в одном классе, и наоборот, схожие товары - в различных классах.

Так производимое по заказу ответчика с использованием спорного товарного знака "мыло" (л.д. 30, 32, 39, 44, 48, 49, т.д. 2) (с учетом многообразия используемых в нем дополнительных наполнителей, относится к обобщенным категориям (дезинфицирующие средства; гигиенические препараты для медицинских целей).

При этом допускается возможность применения мыла в качестве дезинфицирующего средства, а также в качестве гигиенического препарата для медицинских целей, например для мытья кожи рук, других частей тела перед проведением различных медицинских процедур, для обеспечения соблюдения гигиенических мероприятий, дезинфекции кожных, волосяных покровов. Поэтому мыло может быть отнесено к общему понятию как "дезинфицирующие средства", так и "гигиенические препараты для медицинских целей".

Также суд учитывает, что производимое по заказу ответчика с использованием спорного товарного знака различные "кремы" (л.д. 39-46, т.д. 3, экземпляр крема, приобщенного к материалам дела), а также "эфирные масла" (л.д. 27-28, 29, 30, 38, 48, т.д. 2, экземпляр масла, приобщенного к материалам дела) (с учетом многообразия используемых в них дополнительных наполнителей) относятся к обобщенным категориям (парфюмерные изделия, косметика).

При этом допускается возможность применения "крема" и "эфирного масла" в качестве и/или в составе "парфюмерных изделий", различных образцов, форм, видов "косметики", в связи с чем "крем" и ароматическое "эфирное масло" могут быть отнесены к общему понятию "парфюмерные изделия", "косметика".

Также в зависимости от входящих в состав товара "лосьоны для волос" различных парфюмерных добавок и косметических средств и учитывая, что "лосьон для волос" предполагает в результате его применения для волосяного покрова, наличие определенного косметического эффекта (восстановление поврежденных волос, улучшение их внешнего вида и качества, запаха), поэтому такой товар как "лосьоны для волос" могут быть отнесены к общему понятию, "косметика" и/или "парфюмерные изделия".

Следовательно, исключительное использование критерия идентичности, не позволяет во многих случаях разрешить вопрос о сохранении охраны товарного знака, не нарушив баланс прав сторон спорного правоотношения.

Анализ норм современных международных договоров, законодательства государств, актов международных организаций, а также судебной практики по их применению позволяет сделать вывод о том, что при оценке факта использования товарного знака в целях сохранения его охраны применяется совокупность критериев, среди которых критерий однородности товаров. При этом в зависимости от фактических обстоятельств конкретного правоотношения разные критерии имеют разное значение.

Так, о необходимости учета совокупности критериев, среди которых и критерий однородности, при разрешении вопроса о создании или о сохранении правовой охраны товарных знаков свидетельствует и правовое регулирование, сформировавшееся в рамках международных интеграционных объединений.

Факт создания унифицированного подхода для ряда правовых систем государств-участников свидетельствует о формировании международного правового стандарта.

Так, согласно подпункту b) пункта 1 статьи 4 Директивы N 2008/95/ЕС Европейского парламента и совета о сближении законодательства государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания от 22.10.2008 товарный знак не может быть зарегистрирован или, в случае регистрации, подлежит признанию недействительным, когда по причине его идентичности или сходства с предшествующим знаком и по причине идентичности или однородности товаров или услуг, которые идентифицируются с помощью обоих знаков, существует риск смешения в сознании общественности, включающий в себя риск ассоциации с предшествующим знаком.

Более того, в тех случаях, когда товарный знак является хорошо известным на определенном рынке, в среде потребителей, конкурирующий товарный знак не может быть зарегистрирован, а первичный сохраняет свое действие, несмотря на то, что товары конкурентов являются неоднородными, несходными. Указанная правовая позиция, изложена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 по делу N 300-ЭС15-10765.

Так, согласно пункту 3 вышеуказанной статьи Директивы знак также не может быть зарегистрирован или, в случае регистрации, подлежит признанию недействительным, если он является идентичным или сходным с предшествующим товарным знаком или знаком обслуживания Сообщества, предназначен для регистрации или был зарегистрирован в отношении товаров или услуг, не являющихся сходными, однородными с товарами или услугами, в отношении которых зарегистрирован предшествующий товарный знак или знак обслуживания Сообщества, когда этот предшествующий знак Сообщества является хорошо известным в Сообществе, и употребление последующего знака привело бы к недобросовестному использованию без правомерных оснований либо нанесению ущерба различительной способности или репутации предшествующего знака Сообщества.

Аналогичная рекомендация по защите широко известных товарных знаков даже при неоднородности товаров содержится в Руководстве ВОИС по интеллектуальной собственности (п.п. 2.485-2.486 WIPO Intellectual Property Handbook).

Таким образом, в целях обеспечения баланса прав участников отношений, а также в интересах публичного порядка, которые в данном случае выражаются, прежде всего в поддержании добросовестной конкуренции, приведенные нормы ориентируют при установлении факта использования товарного знака на учет совокупности критериев, значение каждого из которых меняется в зависимости от обстоятельств спорного правоотношения, а именно критериев: различительной способности обозначений, идентичности товаров, однородности товаров, а применительно к общеизвестным товарным знакам и неоднородности товаров.

При этом классификация товаров, идентичность товаров конкурентов не являются исключительными критериями при решении вопроса об использовании товарного знака в целях его правовой охраны.

Из необходимости оценки совокупности критериев при проверке факта использования товарного знака (прежде всего, различительной способности обозначений, сходства обозначений, однородности товаров (услуг)) исходит и законодательство Российской Федерации, предоставляющее правовую охрану объектам интеллектуальной собственности и не допускающее недобросовестную конкуренцию в сфере их использования.

Необходимость оценки различительной способности товарных знаков следует из нормы пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, определяющей правовую природу товарного знака как обозначения, служащего индивидуализации товаров, работ, услуг, а также нормы пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, запрещающей регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Суд считает, что спорный словесный товарный знак "ЮНИТОН" общества "Радио Юнитон" обладает сильной различительной способностью, поскольку является оригинальным и ассоциативным (ассоциируется со средством массовой информации - радио ЮНИТОН, которое начало свое вещание 06.12.1995 в FM-диапазоне на волне 100,7 МГц и до настоящего времени осуществляет вещание в стереорежиме на город Новосибирск и пригород в радиусе 100 км, а также в глобальной сети Интернет в четырех mp3-форматах: 192kbit/s, 128kbit/s, 56kbit/s, 32kbit/s).

Радиостанция Радио Юнитон - имеет высокие показатели охвата аудитории, отличается обилием качественных программ, которые в свою очередь ориентированы на потребности жителей Новосибирска и Новосибирской области: http://uniton.ru/page/about.

При этом суд учитывает, что Новосибирск -это третий по численности населения и тринадцатый по занимаемой площади город России, имеет статус городского округа. Административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и входящего в ее состав Новосибирского района: http://novo-sibirsk.ru/about/numbers/ .

Также о силе товарного знака общества "Радио Юнитон" с точки зрения различительной способности свидетельствуют его признание у потребителей и связь товарного знака и маркированного им товара, а также связь товарного знака и производителя в понимании потребителей. Спорный товарный знак "ЮНИТОН" общества "Радио Юнитон" известен в среде потребителей средства массовой информации "Радио Юнитон", различные товары, маркированные спорным товарным знаком, признаны потребителями города Новосибирска и Новосибирской области в силу следующего.

В целях повышения узнаваемости своего юридического лица - общества "Радио Юнитон", которое, в том числе, осуществляет радиовещание на огромный по численности и площади регион России и как следует из материалов настоящего дела, в период в 2010 года до настоящего времени с регулярной периодичностью проводит различные конкурсы, рекламные акции по распространению среди радиослушателей и/или жителей данного региона и иных регионов России, распространяет товары, которые производятся по заказу ответчика и под его контролем с использованием на них спорного товарного знака.

Такие товары вручаются бесплатно, как по отдельности, так и в виде наборов различных товаров ответчика и вместе с иными товарами других производителей, но при этом в виде фирменных брендированных наборов. Ответчик, состав и наименование таких наборов, придумывает и выбирает сам.

В качестве второго критерия при разрешении вопроса о сохранении правовой охраны товарного знака следует учитывать сходство обозначений, поскольку не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ).

Обозначения считаются сходными до степени смешения, если они ассоциируются друг с другом в целом, что имеет место в настоящем деле, поскольку сходство словесных обозначений истца и ответчика является и звуковым (фонетическим), и смысловым (семантическим).

При этом визуально заявленное истцом на регистрацию обозначение "UNITON" является транслитерацией спорного словесного товарного знака "ЮНИТОН".

Также суд учитывает, что ответчик является правообладателем товарного знака "UNITON" по свидетельству Российской Федерации N 316521, зарегистрированного в отношении различных товаров и услуг 09, 12, 25, 28, 32, 35, 36, 38, 41, 42, 45-го классов МКТУ.

Следовательно, ответчик является правообладателем серии словесных товарных знаков с общим звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим) элементом "ЮНИТОН"/"UNITON", что также увеличивает различительную способность спорного товарного знака в глазах у рядового потребителя.

При этом как следует из информации с сайта

http://isis-pharma.ru/unitone-4-reveal-gel.html на котором истец, при помощи своего Дистрибьютера, рассказывает российским потребителям о своих товарах, в том числе о Геле для умывания при пигментных пятнах. Юнитон 4 (Unitone).

При этом имеется ссылка, где этот товар можно купить в сети интернет в России http://isis-pharma.ru/gde-kupit.html?country=45;

http://www.zdravzona.ru/product/juniton-4-gel-otshelushivajushhij-15 0ml-unitone/

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Указанный критерий сходства обозначений истца и правообладателя приобретает существенное значение в данной ситуации применительно к оценке факта использования товарного знака исходя из подтверждения критерия сильной различительной способности товарного знака правообладателя (в том числе ввиду достаточно высокой известности).

Из пункта 6 статьи 1483 ГК РФ следует третий критерий, который должны проверять суды в целях сохранения правовой охраны товарного знака - однородность товаров, в отношении которых может быть предоставлена или сохранена правовая охрана товарному знаку как средству индивидуализации.

При этом значение критерия однородности повышается при необходимости защиты "сильных" (известных, обладающих различительной способностью) товарных знаков, к которым, исходя из установленных судами обстоятельств дела, может быть отнесен знак компании.

В тех случаях, когда товарный знак не обладает сильной различительной способностью (не оригинален, малоизвестен), критерий однородности товаров, в большинстве случаев не будет свидетельствовать об использовании товарного знака, напротив, при известности, общеизвестности товарного знака однородность зачастую будет свидетельствовать об использовании товарного знака. Увеличение степени известности товарного знака влечет расширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован и используется правообладателем.

Под однородностью товаров (услуг) понимается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров (услуг) одному хозяйствующему субъекту в силу близости их происхождения, назначения, реализации в рамках одной среды потребителей. Оценить однородность товаров суд может по ряду показателей, среди которых род, устройство, назначение товаров, условия сбыта товаров, круг потребителей, являются ли товары дополняющими друг друга и так далее.

На необходимость учета критерия однородности в целях охраны товарного знака указывается и в рекомендациях ВОИС (пункт 2.458 WIPO Intellectual Property Handbook): по общему правилу товары однородны (схожи, но не идентичны), когда при их реализации под товарным знаком, сходным до степени смешения, у потребителей складывается впечатление, что они происходят из одного источника, от одного производителя, при этом принимаются во внимание все обстоятельства дела, включая род товаров, цели, для которых они используются, торговые каналы, через которые они реализуются, но особенно - происхождение (природа) товара и обычные места продажи.

Законодательство Российской Федерации также имплементировало данный подход о необходимости оценки однородности товаров.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Аналогичная норма воспроизведена в Приказе Министерства экономического развития России от 17.07.2015 N 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак".

На необходимость проверки критерия однородности товаров наряду с двумя другими вышеперечисленными критериями указывает и сформированная судебная практика (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02, от 14.03.2006 N 13421/05, от 18.06.2006 N 2979/06 и 3691/06, от 17.09.2013 N 5793/13, решение Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2014 N СИП-449/2013 и другие).

Из необходимости оценки совокупности критериев и обстоятельств конкретных правоотношений исходит и Президиум Верховного Суда Российской Федерации, сформулировавший правовые подходы к проверке использования товарного знака через совокупность критериев, например, при слабой различительной способности товарного знака, слабой известности в среде потребителей, слабой силе товарного знака ввиду невысокой оригинальности, однородность товаров судом может не учитываться (пункт 41 Обзора практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 - далее Обзор практики); вместе с тем однородность товаров может учитываться и признается по факту, если товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (пункт 42 Обзора практики).

Из материалов дела следует, что истец в рекламе называет свои товары косметическими и фармацевтическими. Данный факт свидетельствует о его намерении реализовывать свои товары под обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком ответчика.

При этом, как следует из материалов дела в настоящее время косметико-фармацевтические товары с использованием словесного обозначения "UNITON", производимые юридическими лицами, которые входят в ту же группы лиц, что и истец, под общим обозначением "ISIS" уже поставлены в Россию и уже в настоящее время предлагаются к продаже: http://www.zdravzona.ru/product/juniton-4-gel-otshelushivajushhij-150ml-u nitone/

На данный факт судом было обращено внимание представителей истца в судебном заседании 04.02.2016.

Поэтому суд с учетом фактических обстоятельств настоящего дела (наличия "сильного" (оригинального, известного, обладающего различительной способностью) товарного знака, применимого к товарам, пользующимся признанием у потребителей) проверки критерия однородности обоснованно считает доказанным факт однородности товаров истца и правообладателя, проанализировав назначение товаров (косметика, парфюмерия), материалы, из которых они изготовлены (использование натуральных, природных компонентов, лечебных), условия реализации продуктов потребителям (совпадение мест реализации косметических и фармацевтических и ветеринарных средств), среду потребителей, на которую рассчитаны товары (совпадение потребителей, заинтересованных в косметических средствах, лекарственной косметике и средствах профилактики кожных заболеваний, в лечебно-косметических средствах на натуральной основе) и, ввиду необходимости доказывания и исследования использования товарного знака как вопроса факта, суд, оценив различительную способность обозначения истца и правообладателя, сходство обозначений, однородность товаров конкурентов, считает необходимым сохранить правовую охрану спорного товарного знака правообладателя в отношении всех товаров, для которых истец просит ее прекратить.

Суд полагает, что следует учитывать баланс прав участников спорных правоотношений (возможности извлечения необоснованных преимуществ истцом из "сильного" (известного и признанного товарного знака иного субъекта), а также к нарушению интересов публичного порядка, поскольку использование истцом сходного до степени смешения с товарным знаком общества "Радио Юнитон" обозначения в отношении однородных товаров способно ввести потребителей в заблуждение относительно как товара, его признанных свойств и качества, к использованию авторитета на рынке товаров, заработанного первоначальным производителем, а следовательно к нивелированию смысла и назначения правового института средств индивидуализации и защиты от недобросовестной конкуренции.

Общество "Радио Юнитон" действует на российском рынке уже более 15 лет, и за это время различные товары компании приобрели широкую известность, а товарный знак, индивидуализирующий их, различительную способность.

В таком случае, лишение товарного знака компании охраны (даже в части) при наличии доказательств того, что конкурирующие организации выпускают однородные товары, будет способствовать введению потребителей в заблуждение относительно производителя товара, а также паразитированию на известности товарного знака ответчика и ее репутации, то есть извлечению конкурентом ответчика необоснованных преимуществ при ведении предпринимательской деятельности (недобросовестной конкуренции).

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Согласно статьи 1 Директивы N 2005/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О недобросовестной коммерческой практике по отношению к потребителям на внутреннем рынке" коммерческая деятельность считается вводящей в заблуждение, если исходя из фактической ситуации, принимая во внимание все особенности и обстоятельства, она ведет или может вести к совершению среднестатистическим потребителем сделки, которая при других обстоятельствах не была бы совершена, и включает в себя любое продвижение товара на рынке, которое порождает затруднения в идентификации товаров, торговых знаков, торговых наименований или иных отличительных знаков контрагентов.

Кроме того, следует учитывать, что механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, заключенный в статье 1486 ГК РФ, предусмотрен для неиспользуемых товарных знаков, которые занимают место в реестре, однако, фактически не используются правообладателем. Целью досрочного прекращения правовой охраны таких товарных знаков является обеспечение возможности регистрации (и, соответственно, использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной или однородной продукции, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных знаков.

Поэтому суд считает, что фактические обстоятельства настоящего дела, свидетельствуют о намерении истца извлечь необоснованные преимущества из использования известного спорного словесного товарного знака ответчика и признает действия истца недобросовестными.

Инициированное судом внесудебное урегулирование судебного спора не было поддержано сторонами.

С учетом вышеизложенного, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Судебные расходы по делу относятся на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

отказать полностью в удовлетворении исковых требований компании ISISPHARMAFRANCE/ИЗИСФАРМА ФРАНС.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Т.В. Васильева

Судья

В.В. Голофаев