Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2016 г. по делу N СИП-349/2015 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении на территории РФ правовой охраны товарного знака, поскольку правообладатель спорного товарного знака не представил доказательств его надлежащего использования, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2016 г. по делу N СИП-349/2015

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2016 г.

Полный текст решения изготовлен 1 февраля 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Голофаев В.В., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щербаковым К.Д.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Романцова Сергея Вячеславовича (г. Армавир, ОГРНИП 304230220900212)

к компании Марчи энд Филди С.п.а./Marchi & Fildi S.p.a (Via Maestri del Lavoro, 4/A I-13900 Biella, Italy)

о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 959737 в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Авдеева Н.В. (по доверенности от 26.10.2015);

ответчик и третье лицо надлежаще извещены, своих представителей в судебное заседание не направили.

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Романцов Сергей Вячеславович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании Марчи энд Филди С.п.а./Marchi & Fildi S.p.a (далее - компания) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 959737 в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В ходе рассмотрения дела истец, в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнил заявленные требования, просил суд досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован: "одежда, обувь, головные уборы".

Уточнения исковых требований были приняты судом определением от 15.12.2015 о назначении дела к судебному разбирательству.

В обоснование заявленных требований предприниматель ссылается на то, что использует обозначение "ЭКОТЕКС" с 01.02.2012 в отношении товаров 25-го класса МКТУ носки мужские и женские из хлопчато-бумажной пряжи, в смеси с другими нитями.

Кроме того, истец обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию указанного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ "колготки; пятки для чулок двойные; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; чулки, абсорбирующие пот; гетры; носки; чулки".

При этом по сведениям предпринимателя, полученным им из доступных источников информации, компания не использует спорный товарный знак на территории Российской Федерации для однородных товаров 25-го класса МКТУ. Однако на запрос предпринимателя о выдаче письма-согласия компания ответа не дала.

В целях надлежащего уведомления ответчика о настоящем судебном процессе судом предпринята попытка его извещения по правилам Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), в соответствии с которыми Судом по интеллектуальным правам был направлен запрос о вручении копии определения о принятии искового заявления и назначении предварительного судебного заседания от 31.07.2015 в уполномоченный орган страны места нахождения ответчика.

Также судебная корреспонденция была направлена ответчику напрямую по известным суду адресам ответчика и была вручена получателю 01.09.2015 и 10.09.2015, о чем свидетельствуют соответствующие почтовые уведомления, имеющиеся в материалах дела.

Согласно пункту IX Заявления Российской Федерации по Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 Конвенции.

Частью 2 статьи 15 Гаагской конвенции предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в настоящей Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Учитывая, что Итальянской Республикой не заявлены возражения относительно извещения непосредственно лица, находящегося за границей (пункт "а" статьи 10 Гаагской конвенции), коллегия судей приходит к выводу о том, что судом были исчерпаны все возможные меры извещения ответчика о настоящем судебном разбирательстве.

Однако отзыв на исковое заявление в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, компания не представила.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении, просил удовлетворить заявленные требования с учетом их уточнения в полном объеме.

Компания, надлежащим образом извещенная о месте и времени рассмотрения искового заявления, в том числе путем размещения публичной информации на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru о процессуальном состоянии дела и публикации судебных актов, явку своих представителей в суд первой инстанции не обеспечила.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей Роспатента и компании.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "ecotec yarn with moral fiber" по международной регистрации N 959737, зарегистрированного в отношении товаров 23, 24-го и 25-го (clothing, footwear, headgear / одежда, обувь, головные уборы) классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что названный товарный знак не используется правообладателем на территории Российской Федерации на протяжении последних трех лет, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении названных товаров 25-го класса МКТУ.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.09.2013 N 5793/13.

Аналогичный подход отражен и в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики от 23.09.2015).

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 03.12.2015 основным видом деятельности истца является оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья, дополнительными видами деятельности - оптовая торговля нательным бельем, обувью, розничная торговля мужской, женской и детской одеждой, нательным бельем, чулочно-носочными изделиями, обувью, производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров.

В подтверждение своей заинтересованности истец представил в материалы дела: сертификат соответствия N РОСС RU.АЯ24.Н37872 сроком действия с 01.02.2012 по 31.01.2015 на продукцию "носки из хлопчатобумажной пряжи в смеси с другими нитями" (в качестве изготовителя указан предприниматель), выданный предпринимателю; декларацию о соответствии от 01.02.2012 той же продукции, маркированной обозначением "ЭКОТЕКС"; договор от 07.05.2010 между предпринимателем (поставщик) и закрытым акционерным обществом "Тандер" (покупатель) на поставку продукции; товарные накладные от 19.09.2013 N 1290, от 26.06.2014 N 770, от 24.10.2014 N 1393, от 06.11.2014 N 1440, от 20.10.2014 N 1354 на поставку предпринимателем закрытому акционерному обществу "Тандер" носков детских, женских и мужских, в том числе маркированных обозначением "ЭКОТЕКС", колготок детских; фотографию образца продукции - носки мужские, на этикетке которых содержится информация о предпринимателе, фотография образца названной этикетки, содержащей также на лицевой стороне обозначение "ЭКОТЕКС".

Из перечисленных документов следует, что истец вводит в гражданский оборот чулочно-носочные изделия, в том числе под обозначением "ЭКОТЕКС", сходным до степени смешения со спорным товарным знаком.

Также предприниматель представил в материалы дела поданную в Роспатент 22.11.2013 заявку N 2013740420 на регистрацию словесного товарного знака "ЭКОТЕКС" для товаров 25-го класса МКТУ "колготки; пятки для чулок двойные; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; чулки, абсорбирующие пот; гетры; носки; чулки".

Согласно уведомлению Роспатента от 19.02.2015 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, это обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи с его сходством до степени смешения со спорным товарным знаком, зарегистрированным для однородных товаров 25-го класса МКТУ.

В целях преодоления препятствий для регистрации обозначения "ЭКОТЕКС" в качестве товарного знака, истцом в адрес ответчика было направлено письмо от 02.04.2015 N 2013740420, также представленное в материалы дела, с просьбой выдать письмо-согласие на регистрацию указанного обозначения в отношении товаров 25-го класса МКТУ на имя истца, которое было получено ответчиком, однако, оставлено без ответа.

Данное обстоятельство также свидетельствует о намерениях предпринимателя и в дальнейшем использовать обозначение "ЭКОТЕКС" для индивидуализации производимой им продукции.

Оценив в совокупности представленные доказательства, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, для однородных товаров 25-го класса МКТУ, в отношении которых заявлены исковые требования.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 25-го класса МКТУ, которые вводятся истцом в гражданский оборот и для которых им испрашивается правовая охрана для обозначения "ЭКОТЕКС", и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку "одежда, головные уборы", могут быть признаны однородными, поскольку имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, изготовлены из одних и тех же материалов, являются взаимодополняемыми.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (03.07.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по международной регистрации N 959737, исчисляется с 03.07.2012 по 02.07.2015 включительно.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно положениям части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил, доводы заявителя не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело заявителем доказательств не заявил.

Таким образом, требования предпринимателя о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака со словесным элементом "ecotec yarn with moral fiber" по международной регистрации N 959737 вследствие его неиспользования в отношении товаров 25-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, подлежат удовлетворению.

Судебные расходы распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковое заявление индивидуального предпринимателя Романцова Сергея Вячеславовича удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 959737 вследствие его неиспользования в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "одежда, обувь, головные уборы".

Взыскать с компании Марчи энд Филди С.п.а./Marchi & Fildi S.p.a в пользу индивидуального предпринимателя Романцова Сергея Вячеславовича 6000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин