Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2016 г. N С01-1231/2015 по делу N СИП-208/2015 Суд оставил без изменения решение об отказе в признании недействительным решения Роспатента о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, поскольку истцу было правомерно отказано в судебной защите в связи с его недобросовестностью

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2016 г. N С01-1231/2015 по делу N СИП-208/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2016 года.

В полном объеме постановление изготовлено 1 февраля 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Симферопольский вино-коньячный завод" (ул. Маршала Малиновского, д. 14-А, г. Днепропетровск, Украина, 49000, идентификационный код юридического лица 35112619) на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 по делу N СИП-208/2015 (судьи Кручинина Н.А., Тарасов Н.Н., Погадаев Н.Н.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Симферопольский вино-коньячный завод" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.01.2015 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 410501 недействительным в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись об отмене указанного решения от 30.01.2015 и восстановить правовую охрану названного товарного знака в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены государственное унитарное предприятие Республики Крым "Симферопольский винодельческий завод" (Московское шоссе, 9-й км, пгт Битумное, г. Симферополь, Республика Крым, 295492, ОГРН 1159102065957), общество с ограниченной ответственностью "Виват" (ул. Маршала Малиновского, д. 14-А, г. Днепропетровск, Украина, 49000, идентификационный код юридического лица 23368027).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Симферопольский вино-коньячный завод" - Марканов Д.Ю., Сергунина Т.В. (по доверенности от 22.09.2015);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-525/41);

от государственного унитарного предприятия Республики Крым "Симферопольский винодельческий завод" - Кириченко Е.С. (по доверенности от 27.07.2015 N 01), Полещук Р.М. (по доверенности от 27.07.2015 N 02).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Симферопольский вино-коньячный завод" (далее - завод) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.01.2015, которым удовлетворено возражение от 11.07.2014, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 410501 признано недействительным в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Кроме того, завод просил обязать Роспатент внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись об отмене решения Роспатента от 30.01.2015 и восстановить правовую охрану этого товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

Определениями Суда по интеллектуальным правам от 06.05.2015 и от 11.08.2015 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены государственное унитарное предприятие Республики Крым "Симферопольский винодельческий завод" (далее - предприятие) и общество с ограниченной ответственностью "Виват" (далее - общество "Виват", общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 требования завода оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, завод, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение судом норм материального и процессуального права при принятии решения, просит это решение отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Завод полагает, что Роспатентом неправильно применен пункт 3 статьи 2 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), однако обжалуемое решение суда выводов о неправильном применении названной нормы права не содержит. По мнению заявителя кассационной жалобы, данное обстоятельство свидетельствует о нарушении судом первой инстанции части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель жалобы считает, что судом первой инстанции неправильно применена статья 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), так как не учтены обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения, не приняты во внимание все обстоятельства, связанные с продолжительностью применения товарного знака.

Кроме того, завод ссылается на неправильное применение в отношении него личного закона юридического лица, указывает, что по законодательству Украины местонахождением юридического лица является место ведения деятельности, считает, что суд первой инстанции не учел, что место осуществления им деятельности совпадает с адресом, указанным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В связи с изложенным завод полагает, что отсутствовали основания для квалификации его действий по приобретению исключительного права на спорный товарный знак в качестве направленных на обход закона и нарушающих статью 10 ГК РФ.

Кроме того, по мнению завода, спорный товарный знак является фантазийным по отношению к товарам 33-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, в связи с чем не может ввести потребителей в заблуждение относительно места производства или производителя товаров, так как название вершины одной из крымских гор не может ассоциироваться с виноделием по причине непроизрастания винограда на самой этой горе. Завод считает, что отсутствуют доказательства возникновения у потребителей ассоциативной связи между спорным обозначением и предприятием как производителем коньяка. Одновременно завод просит учесть, что поданное в Роспатент предприятием возражение не содержало довода о несоответствии регистрации спорного товарного знака пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции должен был сделать вывод о превышении Роспатентом своих полномочий при рассмотрении возражения предприятия, однако такого вывода не сделал.

При этом завод просит принять во внимание, что ему и аффилированным с ним лицам принадлежат на территории Украины товарные знаки с тождественными или сходными обозначениями.

Роспатентом представлены письменные пояснения, в которых он с доводами, изложенными в кассационной жалобе, не согласился, просил оставить ее без удовлетворения, а обжалуемый судебный акт - без изменения как законный и обоснованный. При этом Роспатент указал, что спорное обозначение воспроизводит наименование горы Ай-Петри, расположенной в Ялтинском районе Республики Крым, который славится производством крымских вин, и до даты приоритета обозначение "АЙ-ПЕТРИ" использовалось иным лицом для маркировки своей продукции. Роспатент считает, что суд первой инстанции сделал правильный вывод о возможности введения потребителей в заблуждение как в отношении места производства товара, так и в отношении его производителя. Роспатент просит принять во внимание, что в поданном предприятием возражении довод о возможности введения потребителей в заблуждение содержится, вследствие чего полномочия Роспатента при рассмотрении возражения не превышены.

Вместе с тем Роспатент указывает, что возражение подано 11.07.2014, в то время как норма, содержащаяся в подпункте 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, вступила в силу с 01.10.2014, в связи с чем не применялась и не должна была приниматься во внимание при рассмотрении возражения.

В отзыве на кассационную жалобу предприятие поддержало позицию Роспатента, указав на отсутствие оснований для отмены или изменения законного и обоснованного решения суда первой инстанции. По существу поддерживая выводы, содержащиеся в обжалуемом решении суда первой инстанции, предприятие указало на наличие в поданном им возражении довода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно места производства и производителя товара, в связи с чем отсутствуют основания считать Роспатент превысившим свои полномочия при рассмотрении возражения.

Дополнительно предприятие сослалось на нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе Украины (статья 93) и Законе Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" (статья 17), указало, что суд первой инстанции правильно определил местонахождение завода исходя из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Украины.

Предприятие полагает, что суд первой инстанции правильно квалифицировал действия завода по приобретению исключительного права на товарный знак в качестве недобросовестных и направленных исключительно на преодоление требований законодательства Российской Федерации и введение в заблуждение государственного органа Российской Федерации.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители завода, Роспатента и предприятия.

Общество "Виват", уведомленное о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе путем направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству и назначении судебного заседания, а также посредством размещения этого судебного акта в сети Интернет в картотеке арбитражных дел, своего представителя в судебное заседание суда кассационной инстанции не направило, что не является препятствием для проведения судебного заседания в отсутствие его представителя в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель завода доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил ее удовлетворить.

В свою очередь представители Роспатента и предприятия против удовлетворения кассационной жалобы завода возражали по мотивам, изложенным в письменных пояснениях и отзыве.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, общество 22.02.2007 обратилось в Роспатент с заявкой N 2007704745 на регистрацию словесного обозначения "АЙ-ПЕТРИ" в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 32-го, 33-го и услуг 43-го классов МКТУ.

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения обществу "Виват" было направлено уведомление о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака вследствие его способности введения потребителей в заблуждение относительно места изготовления товара, поскольку общество находится в г. Днепропетровске, в то время как заявленное обозначение воспроизводит название вершины Крымских гор побережья Черного моря, которое является известным винодельческим регионом. Впоследствии на этом основании обществу было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (решение Роспатента от 30.03.2009).

С целью устранения причины, являющейся единственным основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, общество передало право по заявке N 2007704745 заводу, который указал Автономную Республику Крым как адрес своего местонахождения.

Регистрация спорного товарного знака произведена Роспатентом по результатам рассмотрения возражения против его же решения от 30.03.2009 об отказе в регистрации товарного знака с учетом устранения обстоятельств, препятствующих регистрации этого обозначения в качестве товарного знака.

Предприятием 11.07.2014 подано в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку в отношении товаров 33-го класса МКТУ, мотивированное в том числе возможностью введения потребителей в заблуждение относительно места производства и производителя товара. При этом в возражении указано на то, что местоположением завода является не Республика Крым, как ранее указывалось при переходе прав по заявке и при рассмотрении возражения на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака, а г. Днепропетровск Республики Украина, а также на то, что именно предприятие является давним производителем коньяка "Ай-Петри".

Оспариваемым решением Роспатента возражение предприятия было удовлетворено, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным в отношении товаров 33-го класса МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, а также в связи с ложным указанием местонахождения правообладателя, что и послужило основанием для обращения завода в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам, предусмотренным главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках полномочий, установленных частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, а также признал, что с учетом даты приоритета спорного товарного знака Роспатент при рассмотрении вопроса о его охраноспособности правильно руководствовался положениями Закона о товарных знаках и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32.

Вынося решение об отказе в признании решения Роспатента недействительным, суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента о том, что регистрация спорного товарного знака совершена с нарушением пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, а также указал на недобросовестность действий завода, направленных на преодоление указанных государственным органом препятствий в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, выразившихся в указании своего ложного местонахождения в Автономной Республике Крым, в то время как в действительности завод имел местонахождение в г. Днепропетровск, то есть за пределами Крымского полуострова.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе завода, отзыве предприятия и письменных пояснениях Роспатента, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, пришел к следующим выводам.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, судом первой инстанции на основании представленных самим заводом документов (свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Устав завода, справки о взятии на учет налогоплательщика, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, внутренних документов, исходящих от единоличного исполнительного органа завода) правильно определено, что завод имеет местонахождение по адресу: ул. Маршала Малиновского, д. 14-А, г. Днепропетровск, 49000, Украина.

Данный вывод суда первой инстанции не опровергается ссылками заявителя кассационной жалобы на действующее законодательство Украины (статью 93 Гражданского кодекса Украины), поскольку, несмотря на наличие в гражданском законодательстве возможности выбора адреса местонахождения юридического лица (фактическое место ведения деятельности или расположение офиса, из которого проводится управление деятельностью), заводом такое местонахождение выбрано и указано в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" при осуществлении государственной регистрации юридического лица, о чем свидетельствуют названные выше исследованные судом первой инстанции документы.

Одновременно судом первой инстанции правильно установлено, что с целью преодоления единственного препятствия, послужившего основанием для отказа обществу "Виват" в государственной регистрации товарного знака, права по заявке были переданы заводу с сообщением государственному органу ложного местонахождения этого юридического лица в Автономной Республике Крым, в то время как в действительности это лицо имело местонахождение вне Крымского полуострова.

Такие действия правомерно квалифицированы судом первой инстанции как недобросовестные, направленные на получение необоснованных преимуществ, осуществленные в обход закона с противоправной целью. На основании пункта 2 статьи 10 ГК РФ судом сделан вывод об отказе в защите принадлежащего заводу права.

Поддерживая названный вывод суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Исключительное право на товарный знак представляет собой легальную монополию в отношении зарегистрированного обозначения, которое с момента регистрации в качестве товарного знака в силу прямого запрета не может использоваться иными лицами с целью индивидуализации товаров, однородных указанным в свидетельстве на товарный знак.

В настоящем случае такая монополия в отношении обозначения "АЙ-ПЕТРИ" была предоставлена заводу вследствие сообщения им недостоверного, не соответствующего действительности адреса своего местонахождения, то есть совершения недобросовестных, нечестных действий.

Оспариваемым решением Роспатента завод был лишен легальной монополии, которая была предоставлена вследствие предоставления заводом государственному органу ложных сведений.

Вследствие установленных обстоятельств судом первой инстанции правомерно на основании статьи 10 ГК РФ было отказано заводу в судебной защите.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что отказ в судебной защите на основании статьи 10 ГК РФ является достаточным основанием для оставления без удовлетворения требования завода о признании недействительным оспариваемого им решения Роспатента.

При таких обстоятельствах остальные доводы, изложенные в кассационной жалобе, независимо от результата их рассмотрения, не могут повлечь отмену решения суда первой инстанции, а также вывод о недействительности оспариваемого ненормативного правового акта.

С учетом изложенного основания для удовлетворения кассационной жалобы отсутствуют.

Не усматривает президиум Суда по интеллектуальным правам и нарушений, влекущих в силу части 4 статьи 288 Арбитражного кодекса Российской Федерации безусловную отмену судебного акта.

Поскольку при подаче кассационной жалобы заводом была уплачена государственная пошлина в размере 3 000 рублей, в то время как подлежала уплате в размере 1 500 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 по делу N СИП-208/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Симферопольский вино-коньячный завод" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Симферопольский вино-коньячный завод" из федерального бюджета 1 500 (Тысяча пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 18.12.2015 N 1820.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина