Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 февраля 2016 г. N С01-1237/2015 по делу N СИП-96/2015 Суд оставил без изменения принятое решение о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку установлен факт наличия сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком третьего лица и противопоставленными товарными знаками истца

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 февраля 2016 г. N С01-1237/2015 по делу N СИП-96/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 2 февраля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 февраля 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Голофаева В.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Беру" (ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1, Москва, 115088, ОГРН 1077761174259)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015

по делу N СИП-96/2015 (судьи Снегур А.А., Лапшина И.В., Силаев Р.В.)

по заявлению компании Юлиус Сэманн Лтд./Julius Ltd. (Weidstrasse 14, CH-6300 Zug, Schweiz)

о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 01.12.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 24.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428, обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности аннулировать государственную регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Беру".

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Юлиус Сэманн Лтд./Julius Ltd. - Ермолина Д.Е. (по доверенности от 22.04.2014), Шитиков В.Н. (по доверенности от 01.02.2016 N 77 АБ 664988);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Чеканов А.А. (по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-524/21);

от общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Беру" - Кукушкин Н.А. (по доверенности от 13.05.2015), Горджеладзе Л. (по доверенности от 13.05.2015), Филиппова И.А. (по доверенности от 23.03.2015).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

компания Юлиус Сэманн Лтд./Julius Ltd. (далее - компания, заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.12.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 24.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428, обязании Роспатента аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением суда первой инстанции от 03.03.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Беру" (далее - общество "ТД "Беру", общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 заявленные требования удовлетворены частично: решение Роспатента от 01.12.2014 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428 признано недействительным как нарушающее пункты 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), на Роспатент возложена обязанность аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428 частично в отношении следующих товаров:

3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "амбра (парфюмерия), вещества ароматические (эфирные масла), вода ароматическая, вода жавелевая, вода лавандовая, вода туалетная, дезодоранты для личного пользования, древесина ароматическая, духи, изделия парфюмерные, ионон (парфюмерный), ладан, масла для духов и ароматических средств, масла эфирные, масла эфирные из кедра, масла эфирные из лимона, масло бергамотовое, масло гаультериевое, масло жасминное, масло лавандовое, масло миндальное, масло розовое, мускус (парфюмерия), мыла дезодорирующие, мята для парфюмерии, одеколон, основы для цветочных духов, палочки фимиамные, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, смеси ароматические из цветов и трав, составы для окуривания ароматическими веществами, средства туалетные против потения, терпены (эфирные масла), экстракты цветочные (парфюмерные), эссенции эфирные, эссенция из бадьяна, эссенция мятная (эфирное масло)";

5-го класса МКТУ "дезодоранты (за исключением предназначенных для личного пользования), дезодораторы для одежды или текстильных изделий, препараты для освежения воздуха";

11-го класса МКТУ "аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, приборы дезодорационные (за исключением предназначенных для личного пользования), приборы для окуривания"; в удовлетворении заявления в остальной части отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ТД "Беру", ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы третье лицо ссылается на несоответствие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам вывода суда первой инстанции о наличии в действиях третьего лица признаков злоупотребления правом при регистрации оспариваемого товарного знака.

При этом общество "ТД "Беру" указывает, что на момент подачи заявки на регистрацию указанного товарного знака общество исходило из того, что он не сходен до степени смешения с товарными знаками компании. Общество полагает, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака потребители не могли знать компанию или организацию "Car-Freshner Corporation", заключившую с ней лицензионный договор об использовании товарных знаков компании только в 2010 году; считает ошибочным вывод суда о том, что на дату приоритета в гражданском обороте присутствовали товары (освежители воздуха), маркированные противопоставленными товарными знаками компании, а также о приобретении этими товарами значительной известности в результате длительных продаж. Общество обращает внимание на то, что имеющимися в деле документами наличие такой широкой известности товарных знаков компании не подтверждается, поскольку в материалах дела вообще отсутствуют документы, подтверждающие поставку на территории Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками компании.

По мнению третьего лица, исходя из того, что при рассмотрении Роспатентом возражения от 24.07.2014 вопрос о применении положений статьи 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция) заявителем не ставился, применение данной международной нормы является нарушением статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество "ТД "Беру" полагает, что принадлежащий ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 408428 не сходен до степени смешения с товарными знаками компании; отмечает, что судом нарушена часть 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку при рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции не осуществлял проверку законности решения Роспатента в части установления отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков до степени смешения, а самостоятельно проверял сходство товарных знаков; считает вывод Роспатента об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака до степени смешения с противопоставленными товарными знаками компании законным и обоснованным.

Также кассационная жалоба мотивирована тем, что суд неправомерно не принял во внимание пропуск компанией срока на обжалование решения Роспатента. Общество "ТД "Беру" полагает, что данный срок пропущен, поскольку в 2012 году компания уже обращалась в палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ. Решение Роспатента от 07.08.2012 об отказе в удовлетворении этого возражения не было обжаловано компанией, в связи с чем, по мнению общества "ТД "Беру", в настоящее время компания исчерпала право на оспаривание решения Роспатента о предоставлении правовой охраны этому товарному знаку.

Кроме того, третье лицо ссылается на допущенные судом нарушения при оценке социологического отчета 2015 года, представленного в материалы дела заявителем; указывает на то, что судом не дана оценка представленному в материалы дела компакт-диску с записями состоявшихся по инициативе третьего лица телефонных разговоров с опрошенными ранее респондентами, из которых следует, что часть респондентов не смогла вспомнить факт социологического опроса либо не подтвердила его проведение на автозаправочной станции; считает необоснованным отклонение судом его ходатайства о проверке в судебном заседании анкет респондентов путем самостоятельных звонков суда по указанным в анкетах номерам, повлекшее ошибочное признание судом достоверными результатов этого социологического опроса.

В отзыве на кассационную жалобу компания просит решение суда оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Отзыв на кассационную жалобу Роспатентом не представлен.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам 01.02.2016 представители общества заявили ходатайство об отложении судебного заседания, мотивированное необходимостью ознакомления с отзывом компании на кассационную жалобу, поступившим в суд 28.01.2016.

Данное ходатайство судом рассмотрено и отклонено ввиду отсутствия необходимости отложения судебного заседания на длительный срок. В то же время с целью предоставления обществу возможности ознакомления с отзывом компании в судебном заседании объявлен перерыв до 02.02.2016.

После перерыва 02.02.2016 судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам было продолжено.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители третьего лица доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержали, просили решение суда отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители компании в судебном заседании возражали против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, просили оставить оспариваемый судебный акт без изменения.

Представитель Роспатента в судебном заседании указал на законность оспариваемого в настоящем деле решения Роспатента от 01.12.2014, при этом отметив, что оценку доводов, содержащихся в кассационной жалобе, оставляет на усмотрение суда.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого решения, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом решении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патента и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 14.4.3 Правил N 32 предусмотрено, что для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13, при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, с учетом правовой позиции, выработанной высшей судебной инстанцией в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В силу подпункта 3 пункта "В" статьи 6-quinquis Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными, в частности, в случае, если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность. Однако сохраняется применение статьи 10-bis Парижской конвенции.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 10-bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ (в редакции на дату приоритета оспариваемого товарного знака) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, общество "ТД "Беру" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428 (приоритет товарного знака - 20.03.2009, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.05.2010, дата истечения срока действия регистрации - 20.03.2019), представляющего собой стилизованное изображение дерева, выполненное в темно-зеленом цвете, расположенное на фоне серого горизонтально ориентированного прямоугольника. При этом обозначение включает словесный элемент "IROKA", выполненный на фоне изображения дерева в латинице в белом цвете оригинальным шрифтом по вертикали, в центре буквы "О" которого расположена белая точка. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 3, 5 и 11-го классов МКТУ.

Перечисленные товарные знаки компании представляют собой комбинированные и изобразительные обозначения, в том числе включающие словесные элементы, в основу которых положен изобразительный элемент в виде контура (силуэта) хвойного дерева - ели.

Компания, полагая, что принадлежащий обществу "ТД "Беру" товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 408428 сходен до степени смешения с принадлежащими ей товарными знаками, а также способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, 24.07.2014 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428 в отношении части товаров 3, 5 и 11-го классов МКТУ, мотивированным нарушением требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения этого возражения коллегией палаты по патентным спорам Роспатент принял решение от 01.12.2014 об отказе в удовлетворении возражения. Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428 была оставлена в силе.

Несогласие компании с решением Роспатента от 01.12.2014 явилось основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его незаконным.

Удовлетворяя частично заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что регистрация оспариваемого товарного знака осуществлена в нарушение пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку этот товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками компании, зарегистрированными в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, а также способен ввести потребителей в заблуждение.

Мотивируя удовлетворение заявленных требований в части, суд указал, что в рамках настоящего дела компанией оспаривается решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения от 24.07.2014, в котором компания просила Роспатент признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428 не в отношении всех товаров 3, 5 и 11-го классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации, а только в отношении части товаров, которые являются однородными товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки компании.

При установлении сходства оспариваемого товарного знака с товарными знаками компании суд принял во внимание, что противопоставленные товарные знаки представляют собой как комбинированные обозначения, в состав которых входят изобразительные и словесные элементы, так и чисто изобразительные обозначения имеют в своей основе неизменный изобразительный элемент в виде контура (силуэта) хвойного дерева - ели. Указанный изобразительный элемент, являясь основным индивидуализирующим (доминирующим) элементом обозначений, фактически лежит в основе серии товарных знаков компании, существующей на протяжении длительного времени.

Суд первой инстанции установил, что зрительное восприятие оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков компании свидетельствует о сходстве контуров сравниваемых обозначений, которые позволяют различать основание, ветви и вершину дерева. Отличия в прорисовке отдельных элементов контура не изменяют общего впечатления об их сходстве.

По мнению суда первой инстанции, с учетом высокой степени стилизации изобразительных элементов (контуров дерева) включение в контуры обозначений словесных элементов "IROKA", "CAR-FRESHNER", "WUNDER-BAUM", включение в состав обозначения фоновой геометрической фигуры (прямоугольника) и различия в цветовой гамме обозначений в рассматриваемом случае не устраняют доминирования изобразительного элемента (контура), которое обусловлено его более крупными размерами, более удобным для восприятия расположением в композиции.

Судом отмечено, что сходство доминирующих изобразительных элементов усиливается за счет совпадающего смыслового значения, поскольку сравниваемые обозначения очевидно представляют собой силуэт дерева. При этом ссылки Роспатента и третьего лица на то, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой контур листа растения монстеры, судом первой инстанции признаны необоснованными, так как само третье лицо в поданной им в Роспатент заявке на регистрацию оспариваемого товарного знака указало на "стилизованное изображение дерева". Данный вывод, по мнению суда, подтверждается и наличием в изображении широкого основания, которое не свойственно листу растения.

Судом первой инстанции отклонено представленное третьим лицом заключение специалиста, в соответствии с которым сравниваемые графические изображения не являются полными или частичными копиями и не содержат совпадающих элементов, поскольку такое исследование основано на определении тождественности сравниваемых изображений и не учитывает установленные Правилами N 32 и Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, критерии установления сходства обозначений до степени смешения, в том числе исключает возможность сходства на основе общего зрительного впечатления. При этом суд учел правовую позицию высшей судебной инстанции, содержащуюся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, согласно которой вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом без назначения экспертизы, но на основе Правил N 32 и указанных Методических рекомендаций.

Кроме того, судом первой инстанции принято во внимание социологическое исследование 2015 года, результаты которого свидетельствуют о том, что примерно две трети потребителей (60,8%) считают ароматизаторы и освежители воздуха в форме, соответствующей товарным знакам компании, и в форме, соответствующей товарному знаку третьего лица, сходными между собой. При этом для потребителей определяющим критерием для признания сравниваемых обозначений сходными является их форма.

Признавая необоснованным вывод Роспатента об отсутствии возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, суд, оценив представленные заявителем в материалы дела доказательства (инвойсы на поставляемые товары, накладные, дистрибьюторские соглашения, счета-фактуры, результаты проведенного в 2015 году социологического опроса, согласно которому уровень ретроспективной известности среди потребителей освежителей воздуха в форме ели составляет 95,4%), пришел к выводу о том, что в гражданском обороте на территории Российской Федерации длительное время (с 1994 года по настоящее время) присутствуют товары (освежители воздуха) производства корпорации CAR-FRESHNER, маркированные товарными знаками заявителя. При этом судом принят во внимание значительный объем поставок и длительный срок реализации этих товаров, что может свидетельствовать о широкой известности российским потребителям соответствующих товаров в форме ели.

Суд учел, что возможность смешения потребителями в гражданском обороте товаров, маркируемых товарными знаками компании и третьего лица, усиливается за счет того, что указанные товары (освежители воздуха), являясь товарами широкого потребления, входят в сегмент недорогих товаров, приобретение которых осуществляется в значительной степени спонтанно и внимание потребителя в связи с этим снижено.

Суд первой инстанции принял во внимание, что для установления возможности смешения потребителями соответствующих товаров достаточно самой вероятности смешения и не требуется доказывания фактического смешения.

Суд указал, что вероятность смешения также определяется однородностью товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки компании, и части товаров 3, 5 и 11-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак третьего лица.

При этом суд, руководствуясь пунктом 14.4.3 Правил N 32, а также учитывая положения пунктов 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, пришел к выводу том, что приведенные в перечне регистрации оспариваемого товарного знака такие товары, как товары 3-го класса МКТУ "амбра (парфюмерия), вещества ароматические (эфирные масла), вода ароматическая, вода жавелевая, вода лавандовая, вода туалетная, дезодоранты для личного пользования, древесина ароматическая, духи, изделия парфюмерные, ионон (парфюмерный), ладан, масла для духов и ароматических средств, масла эфирные, масла эфирные из кедра, масла эфирные из лимона, масло бергамотовое, масло гаультериевое, масло жасминное, масло лавандовое, масло миндальное, масло розовое, мускус (парфюмерия), мыла дезодорирующие, мята для парфюмерии, одеколон, основы для цветочных духов, палочки фимиамные, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, смеси ароматические из цветов и трав, составы для окуривания ароматическими веществами, средства туалетные против потения, терпены (эфирные масла), экстракты цветочные (парфюмерные), эссенции эфирные, эссенция из бадьяна, эссенция мятная (эфирное масло)", 5-го класса МКТУ "дезодоранты (за исключением предназначенных для личного пользования), дезодораторы для одежды или текстильных изделий, препараты для освежения воздуха" и 11-го класса МКТУ "аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, приборы дезодорационные (за исключением предназначенных для личного пользования), приборы для окуривания", являются однородными товарам 3-го класса МКТУ "продукты для очистки воздуха, эфирные масла, эссенции, духи, парфюмерия" и 5-го класса МКТУ "продукты для очистки воздуха и дезодоранты, гигиенические, освежители воздуха", для индивидуализации которых в том числе зарегистрированы товарные знаки компании.

Суд первой инстанции согласился с доводами компании о том, что действия третьего лица по регистрации оспариваемого товарного знака следует квалифицировать как злоупотребление правом и акт недобросовестной конкуренции.

По мнению суда первой инстанции, о недобросовестности действий третьего лица при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака может свидетельствовать то обстоятельство, что, установив на основании протокола осмотра письменных доказательств от 31.10.2008, составленного нотариусом города Москвы Соловьевым И.А., факт введения обществом "ТД "Беру" в гражданский оборот ароматизаторов "Nova Bright" в форме "елочки", копирующей изобразительный элемент товарных знаков компании, ее представитель обратился к обществу с претензией от 18.11.2008, в которой потребовал прекратить нарушение исключительных прав на товарные знаки компании.

Суд отметил, что при той степени осмотрительности, какая требовалась от общества "ТД "Беру" при выборе средств индивидуализации, указанное лицо, имея информацию о товарных знаках компании (что исключает случайность сходства обозначений), вместе с тем вскоре после получения претензии подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного с этими товарными знаками до степени смешения, что свидетельствует о его намерении продолжать использование при осуществлении предпринимательской деятельности чужой деловой репутации.

Приходя к выводу о недобросовестности действий третьего лица при регистрации оспариваемого товарного знака, суд также принял во внимание последующие действия данного лица, которое, зарегистрировав комбинированный товарный знак, включающий вертикально ориентированный словесный элемент "IROKA", носящий, по утверждению компании, основной индивидуализирующий (доминирующий) характер в этом обозначении, вместе с тем не использует этот словесный элемент непосредственно на товаре, размещая вместо него иероглифы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела правильно определен характер спорных правоотношений, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, дана оценка имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Содержащийся в кассационной жалобе довод о неправомерности квалификации действий третьего лица при регистрации оспариваемого товарного знака в качестве злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции при отсутствии доказательств ввода компанией в гражданский оборот на территории Российской Федерации освежителей воздуха в форме ели президиум Суда по интеллектуальным правам считает необоснованным.

Выводы суда первой инстанции по данному вопросу основаны на оценке имеющихся в деле доказательств в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом ссылка третьего лица на отдельные документы, которыми, по его мнению, не подтверждается поставка освежителей воздуха в форме ели и приобретение товарными знаками компании известности на территории Российской Федерации, не свидетельствует об ошибочности выводов суда, основанных на оценке значительного числа различных доказательств - накладных, дистрибьюторских соглашений, счетов-фактур, аналитического отчета 2015 года.

Ссылка третьего лица на то, что суд первой инстанции не был правомочен рассматривать вопрос о наличии в его действиях признаков недобросовестной конкуренции, мотивированная тем, что при рассмотрении возражения компании в Роспатенте вопрос о применении статьи 10-bis Парижской конвенции не ставился, не может быть принята во внимание, поскольку данная позиция третьего лица не основана на нормах права.

Кроме того, в пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что суд на основании положений статьи 10 ГК РФ также вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

С учетом приведенного разъяснения право суда на применение к действиям лица по регистрации товарного знака положений статьи 10-bis Парижской конвенции, как и статьи 10 ГК РФ, не обусловлено предварительным исследованием коллегией палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения вопроса о применении данных статей к действиям обладателя права на оспариваемый товарный знак. Кроме того, к компетенции палаты по патентным спорам не относится установление фактов, свидетельствующих о наличии в действиях лица по регистрации товарного знака признаков злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на отсутствие в судебном акте оценки компакт-дисков, что повлекло, по его мнению, ошибочное признание судом достоверными результатов социологического опроса 2015 года, не может быть принята во внимание. В своем решении суд верно указал, что по аудиозаписи невозможно установить факт набора определенного телефонного номера и соединения именно с респондентом, участвовавшим в опросе, а также не нашел оснований для проведения судом самостоятельной проверки путем набора телефонных номеров, указанных в анкетах. Процессуальных нарушений при отклонении судом ходатайства о проверке анкет респондентов путем звонков суда на указанные в анкетах номера президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что третье лицо не заявляло в суде первой инстанции о фальсификации аналитического отчета 2015 года или анкет респондентов.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также обращает внимание на то, что в обжалуемом решении суда (страницы 29-31) отражены и мотивированно отклонены доводы третьего лица, указавшего на недостоверность аналитического отчета 2015 года, составленного по итогам проведения социологического опроса. При этом судом первой инстанции отмечено, что этот социологический отчет не является единственным доказательством, на котором суд основывает свои выводы.

Довод третьего лица об отсутствии доказательств ввода компанией в оборот на территории Российской Федерации освежителей воздуха в форме ели, недостоверности социологического отчета 2015 года, о неправомерности и необоснованности квалификации действий третьего лица в качестве злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции направлен, по существу, на переоценку обстоятельств, установленных судом первой инстанции, что в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции. Несогласие общества "ТД "Беру" с произведенной судом первой инстанции оценкой имеющихся в деле доказательств и установленных судом обстоятельств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены судебного акта.

По данному основанию президиумом Суда по интеллектуальным правам также отклоняется довод общества "ТД "Беру" о неправомерном признании судом первой инстанции оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками компании.

При этом ссылка третьего лица на то, что судом не проводилась проверка законности решения Роспатента в части установления отсутствия сходства оспариваемого товарного знака до степени смешения с противопоставленными товарными знаками компании, не может быть признана обоснованной, поскольку суд первой инстанции, исследуя вопрос о наличии (отсутствии) сходства сравниваемых товарных знаков, осуществлял проверку правильности применения Роспатентом положений подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, пунктов 14.4.2, 14.4.3 Правил N 32.

Довод третьего лица о том, что судом неправомерно не принят во внимание пропуск заявителем срока обжалования решения Роспатента, не основан на законе, и подлежит отклонению президиумом Суда по интеллектуальным правам. Ссылка третьего лица на данное обстоятельство в суде первой инстанции была правомерно не принята во внимание судом как основанная на ошибочном толковании норм процессуального права, поскольку действующее законодательство не содержит ограничений права на обращение с соответствующими возражениями, а также не устанавливает, что срок на оспаривание ненормативного правового акта, принятого по результатам рассмотрения повторно поданного возражения, исчисляется с момента принятия ненормативного правового акта, принятого по результатам рассмотрения иного, ранее поданного возражения. Кроме того, судом первой инстанции обоснованно обращено внимание на то, что основания, по которым компанией заявлено возражение от 24.07.2014, не являются аналогичными основаниям возражения от 25.04.2012.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц. Окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, в связи с чем у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения принятого по делу решения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины при подаче кассационной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 по делу N СИП-96/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Беру" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

В.В. Голофаев