Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2016 г. по делу N СИП-649/2015 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку и обязал федеральную службу повторно рассмотреть возражения, поскольку в материалы дела представлена копия письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, в соответствии с которым он подтверждает свое согласие на предоставление правовой охраны и использование знака компании для всех заявленных товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2016 г. по делу N СИП-649/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 февраля 2016 г.

Полный текст решения изготовлен 12 февраля 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Качко К.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление компании Хёндэ Мотор Компани / Hyundai Motor Company (231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu,Seoul 137-938) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.09.2015 об отказе в удовлетворении возражения от 14.05.2015 на решение Роспатента от 17.02.2015 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1164605.

В судебном заседании приняли участие представители:

заявителя - Сандо Д.В. по доверенности от 13.10.2015;

Роспатента - Кольцова Т.В. по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-530/41 (до перерыва), Пронина С.В. по доверенности от 12.10.2015 N 01/32-751/41 (после перерыва).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Хёндэ Мотор Компани / Hyundai Motor Company (далее - Компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 22.09.2015 об отказе в удовлетворении возражения от 14.05.2015 на решение Роспатента от 17.02.2015 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1164605.

В судебное заседание явились представители заявителя и Роспатента.

Представитель Компании заявленные требования поддержал, просил их удовлетворить.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Как следует из материалов дела, на имя заявителя 16.11.2012 Международным Бюро ВОИС зарегистрировано комбинированное обозначение со словесными элементами "HYUNDAI AUTRON" в качестве товарного знака за N 1164605 (конвенционный приоритет - 16.05.2012) в отношении широкого перечня товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам проведения экспертизы Роспатентом 17.02.2015 на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны названному товарному знаку на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров. Указанному обозначению был противопоставлен словесный товарный знак "HYUNDAI" по свидетельству Российской Федерации N 419054, зарегистрированный ранее на имя компании Хюндай Корпорейшн в отношении однородных товаров 7-го класса МКТУ.

Не согласившись с указанным решением, Компания 14.05.2015 обратилась в Роспатент с возражением, мотивированным тем, что противопоставленные товарные знаки не имеют сходств в фонетике, семантике или графике, в связи с чем отсутствуют какие-либо основания для признания их сходства до степени смешения.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 22.10.2015 принято решение об отказе в его удовлетворении.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленный на регистрацию на территории Российской Федерации товарный знак Компании является сходным до степени смешения с товарным знаком компании Хюндай Корпорейшн, который зарегистрирован для однородных товаров. Вследствие чего Роспатент сделал вывод о невозможности предоставления правовой охраны международному товарному знаку N 1164605 на территории Российской Федерации вследствие наличия препятствий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ.

Полагая, что указанное решение Роспатента от 22.10.2015 является неправомерным, нарушает ее права и законные интересы, Компания обратилась в суд с настоящим заявлением.

В обоснование своей позиции Компания указала, что Роспатентом сделан неверный вывод в отношении сходства до степени смешения товарного знака по международной регистрации N 1164605, принадлежащего Компании, и противопоставленного товарного знака, правообладателем которого является компания Хюндай Корпорейшн.

По мнению заявителя, в противопоставляемых товарных знаках отсутствует фонетическое, семантическое и графическое сходство. В частности, заявитель указал, что заявленное обозначение "HYUNDAI AUTRON" включает два словесных элемента, состоит из 13 букв и 12 звуков, тогда как противопоставленный товарный знак "HYUNDAI" состоит из одного словесного элемента, включающего 7 букв и 6 звуков.

Также Компания полагает, что заявленное обозначение, выполненное в синем и красном цветах из двух словесных элементов оригинальным шрифтом латинского алфавита в две строки, обладает характерными особенностями, которые, по мнению Компании, будут влиять на общее визуальное восприятие названного обозначения, отличное от визуального восприятия противопоставленного товарного знака.

Как указывает Компания, противопоставленные обозначения не могут быть признаны сходными семантически в силу того обстоятельства, что оба знака являются фантазийными.

Кроме того, заявитель указал на то обстоятельство, что он и правообладатель противопоставленного товарного знака (компания Хюндай Корпорейшн) являются бизнес-партнерами, что позволило заявителю получить согласие компании Хюндай Корпорейшн на предоставление правовой охраны товарному знаку, принадлежащему Компании, на территории Российской Федерации, в отношении ограниченного перечня товаров 7-го класса МКТУ.

В судебном заседании представитель заявителя пояснил, что предоставление письма-согласия на момент первоначального отказа в предоставлении правовой охраны его товарному знаку на территории Российской Федерации и на момент рассмотрения возражения Компании в Роспатенте не представлялось возможным, поскольку в указанный период между Компанией и правообладателем противопоставленного товарного знака велись переговоры относительно уточнения и частичного ограничения перечня позиций, для которых была предоставлена правовая охрана товарному знаку Компании по международной регистрации, а также относительно возможности выдачи вышеназванного письма-согласия правообладателем противопоставленного товарного знака.

При этом выдача письма-согласия ставилась правообладателем в зависимость от внесения соответствующих изменений в перечень товаров, для которых зарегистрирован международных товарный знак Компании. Такое письмо было выдано только после регистрации соответствующих изменений, что подтверждается выпиской международного бюро ВОИС в отношении международного товарного знака.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей заявителя и Роспатента, оценив представленные в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения Компании в отношении отказа в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1164605 и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий.

С учетом даты приоритета товарного знака по международной регистрации N 1164605 (16.05.2012) при рассмотрении настоящего дела подлежат применению часть четвертая ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обуславливающее право на обращение в суд, заключается в отказе уполномоченного государственного органа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации объекту интеллектуальной собственности.

В силу пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном этим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

При проверке соответствия закону решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку Компании на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров, как несоответствующему требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, судом установлено следующее.

Заявленный на регистрацию на территории Российской Федерации товарный знак по международной регистрации N 1164605 с конвенционным приоритетом от 16.05.2012 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 16.11.2012 на имя Компании в отношении широкого перечня товаров 7-го класса МКТУ.

Оба товарных знака зарегистрированы в отношении широкого перечня товаров 7-го класса МКТУ, однородность которых заявителем не оспаривается (даже с учетом внесенных в международную регистрацию изменений в отношении перечня товаров).

Поскольку противопоставленный товарный знак, правообладателем которого является компания Хюндай Корпорейшн, имеет более раннюю дату приоритета по сравнению с товарным знаком Компании, Роспатентом обоснованно проведен анализ этих обозначений на сходство до степени смешения.

Учитывая положения, указанные в пунктах 14.3, 14.4.2.2 - 14.4.2.4, 14.4.2, Правил N 32, пунктах 4.2.1.2, 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о наличии сходства до степени смешения противопоставленных товарных знаков, определяемого полным вхождением противопоставленного товарного знака в международный товарный знак, о предоставлении правовой охраны которому на территории Российской Федерации просила Компания.

В этой части доводы, изложенные Компанией в поданном в суд заявлении, судебная коллегия не может признать обоснованными.

Между тем, принимая решение об удовлетворении заявленных требований, судебная коллегия исходила из следующего.

Как разъясняется в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Эта правовая позиция применяется также при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражений против отказа в государственной регистрации товарного знака.

В материалы настоящего дела представлена копия письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака - компании Хюндай Корпорейшн (Hyundai Corporation, 140-2, Gi Dong, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea) (том 1, л.д. 53-60), в соответствии с которым правообладатель подтверждает свое согласие на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации товарного знака Компании по международной регистрации N 1164605 для всех заявленных товаров 7-го класса МКТУ.

Оригинал письма-согласия был представлен представителем компании на обозрение в судебном заседании.

Подпись лица, подписавшего письмо-согласие от имени компании Хюндай Корпорейшн, заверена нотариально, на нотариальное удостоверение проставлен апостиль. Письмо-согласие представлено с переводом, подпись переводчика заверена нотариально.

Заявления о фальсификации этого документа представителем Роспатента не сделано.

При изложенных обстоятельствах у судебной коллегии отсутствовали основания для сомнений в подлинности представленного документа.

Таким образом, наличие письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака является самостоятельным и достаточным основанием для признания решения Роспатента недействительным.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2015 по делу N СИП-250/2015, в судебных актах Суда по интеллектуальным правам, принятых по делам N СИП-250/2015, N СИП-470/2015.

При этом судебная коллегия полагает, что оценка содержания представленного в материалы дела письма-согласия, а также возможность влияния такого письма в данном конкретном случае на решение относительно возможности предоставления правовой охраны международному товарному знаку Компании на территории Российской Федерации относится к компетенции Роспатента.

В соответствии с частью 2 и пунктом 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указание на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

С учетом изложенных норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение Компании на решение от 17.02.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1164605 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

Частью 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

С учетом изложенного, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления относятся судом на заявителя по данному делу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании Хёндэ Мотор Компани / Hyundai Motor Company удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 22.09.2015 об отказе в удовлетворении возражения от 14.05.2015 на решение Роспатента от 17.02.2015 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1164605

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) повторно рассмотреть возражения компании Хёндэ Мотор Компани / Hyundai Motor Company от 14.05.2015.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина