Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2016 г. N С01-112/2016 по делу N А11-5155/2015 Суд изменил принятые ранее решения, поскольку пришел к выводу о нарушении права истца на товарный знак путем использования ответчиком в своем фирменном наименовании обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, только в отношении видов деятельности, осуществляемых ответчиком, связанных с производством и введением в гражданский оборот радиаторов

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2016 г. N С01-112/2016 по делу N А11-5155/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 15 марта 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 марта 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгаков Д.А.,

судей - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фарал-Рус" (мкр. Красный Октябрь, г. Киржач, Владимирская область, 601021, ОГРН 1133316000740) на решение Арбитражного суда Владимирской области от 21.10.2015 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2015, принятые в рамках дела N А11-5155/2015

по иску компании Ф.И.Р. Фаббрика Итальяна Радиатори С.р.л. (Италия) (Страда Понте Альто И-41011, Компогаллиано, Модена, Италия) к обществу с ограниченной ответственностью "Фарал-Рус" о взыскании компенсации и обязании изменить фирменное наименование.

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Ф.И.Р. Фаббрика Итальяна Радиатори С.р.л. - Гришаев А.В. (по доверенности от 09.12.2014), Разбегаев П.В. (по доверенности от 09.12.2014);

от общества с ограниченной ответственностью "Фарал-Рус" - Ульянова Е.А. (по доверенности от 01.06.2015), Пелих А.И. (по доверенности от 18.01.2016), Кудинов А.А. (по доверенности от 18.01.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Ф.И.Р. Фаббрика Итальяна Радиатори С.р.л. (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Фарал-Рус" (далее - ООО "Фарал-Рус") об обязании ответчика прекратить использовать обозначение "ФАРАЛ" в своем фирменном наименовании ООО "Фарал-Рус" любым способом, изменить фирменное наименование ООО "Фарал-Рус" и взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака "FARAL" в составе фирменного наименования в размере 4 568 494 рублей.

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 21.10.2015, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2015, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанными судебными актами, ООО "Фарал-Рус" обратилось с кассационной жалобой.

В обоснование кассационной жалобы, ООО "Фарал-Рус" ссылается на неправильное применение положений статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Также заявитель указал на то, что судами сравнивалась деятельность хозяйствующих субъектов, а не товары, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

При этом ООО "Фарал-Рус" указало на то, что ему было запрещено использовать обозначение "Фарал" в отношении любых видов деятельности, в том числе и не однородной с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Кроме того, заявитель указал на несоответствие взысканной компенсации обстоятельствам дела и требованиям пункта 43.3 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Компания представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представители ООО "Фарал-Рус" доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержали.

В судебном заседании представители компании доводы кассационной жалобы оспорили, просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как установлено судами и следует из материалов дела, компания является правообладателем товарного знака, представляющего собой буквенное написание "FARAL", выполненное печатными прописными буквами.

Слева от буквенного написания расположены три стилизованные вертикальные линии. Данный товарный знак может быть воспроизведен в любом цвете и в любом цветовом сочетании.

Спорный товарный знак зарегистрирован в Международном бюро всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за N 1032192. Дата регистрации товарного знака - 24.12.2009, дата истечения срока регистрации/продления регистрации - 24.12.2019.

Правовая охрана товарному знаку истца на территории Российской Федерации предоставлена 18.02.2011.

Действие указанного товарного знака распространяется на товары 11-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "устройства для нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, печи; радиаторы, содержащие стальные трубы или трубы из литой стали, конвекторы и теплообменники; рамы, компоненты и дополнения к вышеуказанным товарам".

ООО "Фарал-Рус" зарегистрировано в качестве юридического лица 27.06.2013.

Ссылаясь на то, что ответчик незаконно использует в своем фирменном наименовании обозначение "ФАРАЛ", истец обратился в суд с иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из того, что исключительное право истца на товарный знак возникло ранее регистрации ответчика с оспариваемым фирменным наименованием.

При этом судом было установлено сходство до степени смешения фирменного наименования ответчика с товарным знаком истца, поскольку в данном случае имеется полное вхождение словесного элемента товарного знака в спорное фирменное наименование.

Суд исходил из того, что словесный элемент "Фарал" оспариваемого фирменного наименования является наиболее значимым, доминирующим, поскольку занимает начальное положение в соответствующем словосочетании, является оригинальным элементом, который не носит описательного характера.

Различие противопоставляемых обозначениях за счет включения в состав оспариваемого фирменного наименования дополнительного словесного элемента "Рус", занимающего последнее место, в целом не свидетельствует об отсутствии их звукового сходства.

Также суд пришел к вводу об осуществлении истцом и ответчиком однородной деятельности.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанции относительно установленного сходства до степени смешения фирменного наименования ответчика с товарным знаком истца.

В силу пункта 1 статьи 4 Мадридского соглашения, с даты регистрации, произведенной в Международном бюро, в каждой заинтересованной договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Российская Федерация, как правопреемница Союза ССР, является участницей Мадридского соглашения с 01.07.1976.

Статьей 5 Мадридского соглашения закреплено право национального патентного ведомства заявлять о том, что охрана не может быть предоставлена знаку на территории страны полностью либо в части.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ установлено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

Пунктами 1 и 2 статьи 1481 ГК РФ предусмотрено, что на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Судами сделан обоснованный вывод о том, что словесный элемент "Фарал" оспариваемого фирменного наименования является наиболее значимым, доминирующим, поскольку занимает начальное положение в соответствующем словосочетании, является оригинальным элементом, который не носит описательного характера. Различие противопоставляемых обозначениях за счет включения в состав оспариваемого фирменного наименования дополнительного словесного элемента "Рус", занимающего последнее место в целом, не свидетельствует об отсутствии их звукового сходства.

Также судами правомерно установлено сходство сравниваемых товарного знака и обозначения по фонетическому критерию.

При этом суды пришли к обоснованному выводу о том, что графические отличия сравниваемых элементов (словесный элемент оспариваемого фирменного наименования "Фарал" в кириллице и принадлежащий истцу товарный знак "FARAL" в латинице), с учетом их фонетического и семантического сходства, не свидетельствуют об отсутствии сходства указанных обозначений до степени смешения.

Суды установили, что правовая охрана спорному товарному знаку в числе прочих товару "радиаторы".

В свою очередь ответчик, как установлено судами, осуществляет деятельность по производству и введению в гражданский оборот радиаторов.

Вышеназванные обстоятельства с явной очевидностью свидетельствуют о тождестве таких товаров, как "радиаторы" в спорном товарном знаке и товаром "радиаторы", которые производит и вводит в гражданский оборот ответчик.

При указанных обстоятельствах суды сделали правильный вывод о нарушении ответчиком прав истца на спорный товарный знак.

Подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Размер компенсации, подлежащей взысканию с ООО "Фарал-Рус" за нарушение исключительных прав истца на товарный знак по международной регистрации N 1032192 определен истцом в сумме 4 568 494 рублей, как эквивалентен сумме недополученных истцом лицензионных платежей.

Исходя из характера и обстоятельств допущенного нарушения, приняв во внимание нарушение ответчиком прав истца на товарный знак, степень вины нарушителя, а также принципы разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суды признали подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование спорного товарного знака в сумме 4 568 494 рублей.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия считает, что суды первой и апелляционной инстанций, правильно установили факт нарушения прав истца на спорный товарный знак и взыскали установленную законом компенсацию за нарушение прав на товарный знак. Иная оценка данных выводов суда первой и апелляционной инстанций направлена на переоценку доказательств, исследованных судами, что выходит за рамки полномочий суда кассационной инстанции.

Вместе с тем, судебная коллегия считает, что удовлетворяя требование об обязании ООО "Фарал-Рус", прекратить использовать в составе своего фирменного наименования сочетание букв "Фарал" путем исключения данного буквосочетания из фирменного наименования "Фарал-Рус", суды первой и апелляционной инстанций не учли следующее.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей пункта 6 статьи 1252 ГК РФ под частичным запретом на использование понимается в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

С учетом названных норм, восстановление нарушенных прав истца на спорный товарный знак, возможно посредством удовлетворения требования о запрете использования фирменного наименования ответчика лишь в отношении определенных видов работ.

При этом право выбора того, менять ли свое фирменное наименование или прекращать осуществление определенных видов деятельности, остается за нарушителем прав истца на спорный товарный знак.

Следовательно, суды неправомерно удовлетворили требование истца об обязании ООО "Фарал-Рус", прекратить использовать в составе своего фирменного наименования сочетание букв "Фарал" путем исключения данного буквосочетания из фирменного наименования "Фарал-Рус", в отношении любых видов деятельности.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанции нарушили положения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ.

Поскольку установлено, при осуществлении каких видов деятельности ответчик, используя фирменное наименование, нарушает права истца (производство и ввод в гражданский оборот радиаторов), то судебная коллегия считает возможным, в названной части обжалуемые судебные акты изменить не передавая в этой части дело на новое рассмотрение, и обязать ООО "Фарал-Рус", прекратить использовать в составе своего фирменного наименования сочетание букв "Фарал" только для тех видов деятельности, при осуществлении которых ответчиком нарушаются права истца на спорный товарный знак, а именно: производство и введение в гражданский оборот радиаторов.

Таким образом, суд кассационной инстанции приходит к выводу о нарушении прав истца на товарный знак по международной регистрации N 1032192 путем использования ответчиком в своем фирменном наименовании обозначения "Фарал", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, только в отношении видов деятельности, осуществляемых ответчиком, связанных с производством и введением в гражданский оборот радиаторов.

Суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении настоящего спора судами неправильно применены нормы материального права. Поэтому обжалуемые судебные акты в силу пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат изменению с принятием судом кассационной инстанции нового судебного акта.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Владимирской области от 21.10.2015 по делу N А11-5155/2015 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2015 по тому же делу изменить.

Пункт первый резолютивной части решения Арбитражного суда Владимирской области от 21.10.2015 изложить в следующей редакции: "1. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Фарал-Рус", г. Киржач Владимирской области, прекратить использовать в составе своего фирменного наименования сочетание букв "Фарал" для видов деятельности: производство и введение в гражданский оборот радиаторов.

В удовлетворении требования об изменении фирменного наименования отказать".

В остальной части оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Взыскать с Ф.И.Р. Фаббрика Итальяна Радиатори С.р.л. в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фарал-Рус" 1 500 рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина