Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2016 г. по делу N СИП-679/2015 Суд оставил без удовлетворения заявление о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, поскольку признал обоснованными выводы Роспатента о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям действующего законодательства как указывающий на состав и свойства одной части товаров, в связи с чем способен ввести в заблуждение потребителей относительно состава и свойств другой части товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2016 г. по делу N СИП-679/2015

Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 17 марта 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2016 г. N С01-430/2016 по делу N СИП-679/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Артемовой С.А.,

рассмотрел в судебном заседании дело N СИП-679/2015 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (ул. Гражданская, д. 119, офис 109, г. Николаев, Украина, 54017) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании недействительным решения от 01.10.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения общества с ограниченной ответственностью "Мирролла" от 27.02.2015 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 377521 недействительным и обязании Роспатента восстановить нарушенное право общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" путем публикации извещения о действии регистрации указанного товарного знака и внесении соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мирролла" (ул. Ивана Фомина, д. 6, кв. 3, Санкт-Петербург, 194295, ОГРН 1047855172551).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" - Белицкий Ф.В. (по доверенности от 06.01.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-529/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Мирролла" - Золотых Н.И., Курапова А.Г., Курапов М.Г. (по доверенности от 22.12.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (далее - общество "Амальгама Люкс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании недействительным решения от 01.10.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения общества с ограниченной ответственностью "Мирролла" (далее - общество "Мирролла") от 27.02.2015 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 377521 недействительным и обязании Роспатента восстановить нарушенное право общества "Амальгама Люкс" путем публикации извещения о действии регистрации указанного товарного знака и внесении соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "Мирролла".

Рассматриваемое заявление мотивировано тем, что, по мнению общества "Амальгама Люкс", общество "Мирролла" не может быть признано заинтересованным лицом в подаче возражения, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Заявитель также указывает на то, что на дату приоритета товарного знака "SULSENA" по свидетельству Российской Федерации N 377521 он никоим образом не нарушал требования абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), так как не указывал на состав и свойства части товаров, содержащих "сульсен", и требования абзаца 2 пункта 3 статьи 6 указанного Закона, так как не был способен ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств другой части товаров, не содержащих "сульсен".

Данный вывод общество "Амальгама Люкс" обосновывает тем, что слово "сульсен", вопреки мнению Роспатента, изложенному в обжалуемом решении, не используется как наименование лекарственных либо косметических средств, а также не является международным непатентуемым наименованием.

Кроме того, общество "Амальгама Люкс" в рассматриваемом заявлении указывает на беспрерывность, продолжительность и интенсивность поставок косметической продукции контрактного производителя общества "Амальгама Люкс", маркированной товарным знаком "СУЛЬСЕНА", на территорию Российской Федерации, ее распространение на указанной территории и продвижение.

По его мнению, слово "сульсен" воспринимается российскими потребителями исключительно как фантазийное обозначение, обладающее высокой различительной способностью, используемое конкретным производителем - обществом "Амальгама Люкс".

Роспатентом и обществом "Мирролла" представлены отзывы на заявление и письменные пояснения, в которых они просят в удовлетворении заявления отказать, ссылаясь на законность принятого решения.

В судебном заседании представитель общества "Амальгама Люкс" заявленные требования поддержал в полном объеме, ссылаясь на представленные в материалы дела доказательства. Также в судебном заседании представитель заявил ходатайства о вызове в качестве свидетеля (специалиста) Батыкова И.В.; об истребовании у закрытого акционерного общества "ЦВ "Протек" информации о количестве, периоде выпуска, области и способах распространения изданий, в которых рекламировалась продукция, маркированная обозначением "сульсена", производства открытого акционерного общества НПКК "Алые паруса" по заказу общества "Амальгама Люкс", в том числе каталога продукции "Косметика", представленного в центре внедрения "ПРОТЕК", тиражом 11500 экземпляров, который был подписан в печать 21.08.2006, а также других состоявшихся публикаций в каталоге до 22.08.2007, в которых рекламировалась продукция, маркированная обозначением "сульсена". Также обществом "Амальгама Люкс" заявлено ходатайство об истребовании аналогичной информации у общества с ограниченной ответственностью "Бренский печатный двор" в отношении газеты "Аргументы и факты" (Брянск N 44 (262), ноябрь 2006 года, тираж 50 000 экземпляров, подписан в печать 10.11.2006), а также других состоявшихся в перечисленных изданиях публикациях до 22.08.2007; у общества с ограниченной ответственностью "Риа Панда-Медиа" в отношении всех изданий, в которых рекламировалась продукция, маркированная обозначением "сульсена", в том числе каталога продукции "Красота, здоровье, долголетие" за декабрь 2006 года, тираж 6 000 экземпляров; у общества с ограниченной ответственностью "Юконмаркет" (правопреемника общества с ограниченной ответственностью "Вертея" - издателя методического сборника "Косметика в аптеке") обо всех изданиях, в которых рекламировалась продукция, маркированная обозначением "сульсена", в том числе ежеквартального методического сборника "Косметика в аптеке" 1 квартал 2007 года, тираж 11 500 экземпляров.

Кроме того, обществом "Амальгама Люкс" заявлено ходатайство об истребовании у закрытого акционерного общества "Биологические исследования и системы" информации об объемах производства и продажи на территории Российской Федерации фармацевтической субстанции под торговым наименованием "сульсен" по регистрационному удостоверению лекарственного препарата N 71/946/45 за весь период времени, который документально подтверждается, и обязании этого юридического лица предоставить суду надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих объемы производства и продаж на территории Российской Федерации названной фармацевтической субстанции.

Представители Роспатента и общества "Мирролла" просили отказать в удовлетворении заявленных требований и поддержали ранее изложенные в отзывах и письменных пояснениях доводы. Против удовлетворения заявленных обществом "Амальгама Люкс" ходатайств возражали.

Рассмотрев заявленные ходатайства, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их удовлетворения в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место жительства.

Как следует из части 1 статьи 56 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 59 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам", в соответствии со статьями 55.1, 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации любой арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, может привлекать специалиста.

В качестве специалистов могут привлекаться любые лица, обладающие необходимыми арбитражному суду познаниями.

В пункте 3 названного Постановления указано, что согласно положениям части 2 статьи 55.1, части 1 статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специалист может быть привлечен в процесс только по инициативе арбитражного суда. При этом арбитражный суд может учитывать мнение лиц, участвующих в деле.

Исходя из мотивов, указанных в ходатайстве общества "Амальгама Люкс", а также вопросов, которые просил поставить заявитель перед свидетелем (специалистом), суд приходит к выводу о том, что у него отсутствует необходимость в получении каких-либо консультаций и разъяснений от Батыкова И.В. как специалиста в области социологии, поскольку исходя из предмета и основания заявленных требований при разрешении спора по существу не возникает каких-либо вопросов правового характера, требующих специальных познаний в области социологии. Все вопросы, которые просило поставить перед Батыковым И.В. общество "Амальгама Люкс", относятся к оценке доказательства по делу - заключения социологической экспертизы от 08.10.2015 N 200-2015, не связаны с проблемами в толковании или применении норм об интеллектуальной деятельности, а оценка доказательств является прерогативой суда, а не специалиста в области социологии либо интеллектуальной деятельности.

Ходатайство о вызове в качестве свидетеля Батыкова И.В. не содержит указаний на то, что это лицо располагает какими-либо конкретными сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела.

При этом суд учитывает, что в соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Так, содержание или порядок составления или получения одного из доказательств по делу не могут быть исправлены свидетельскими показаниями.

Такие вопросы, ответы на которые намеревается получить заявитель, как: "1. Основывается ли заключение социологической экспертизы от 18.05.2015 N 73-2015 не на проведенном социологическом опросе, а исключительно на сведениях, указанных в научной статье Посыпая Г.П.? 2. Учитывались ли товары против перхоти 03-го и 05-го классов МКТУ при проведении социологического опроса по заключению от 08.10.2015 N 200-2015? 3. Обязательно ли заполнение опросных листов (анкет) при проведении социологических интернет-опросов? В каких случаях заполнение опросных листов необязательно? 4. К каким временным периодам относятся результаты социологического опроса по заключению от 08.10.2015 N 200-2015? 5. Каким образом при подготовке заключения от 18.05.2015 N 73-2015 была проконтролирована достоверность содержащих в них данных? 6. Был ли при проведении социологического опроса и при подготовке заключения социологической экспертизы от 08.10.2015 N 200-2015 проконтролирован факт проживания в 2004 году на территории Российской Федерации респондентов, принимавших участие в опросе?", не относятся к вопросам, требующих специальных познаний в области социологии, интеллектуальной деятельности и не являются сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела, исходя из предмета и основания заявленного требования, поскольку экспертное заключение в силу норм статей 64, 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было получено обществом "Амальгама Люкс" до подачи заявления в суд, следовательно, является одним из доказательств и подлежит правовой оценке судом во взаимной связи с иными доказательствами, представленными в материалы дела, исходя из буквального толкования содержания этого документа.

Также суд не может признать обоснованными ходатайства, заявленные обществом "Амальгама Люкс" в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

Таким образом, именно Роспатент обязан доказывать законность своих действий и принятого решения.

В то же время в силу части 2 названной статьи Кодекса обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии с частью 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

Вместе с тем нормы части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывают на то, что лицо, участвующее в деле, и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Следовательно, для удовлетворения ходатайства в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходима совокупность наличия следующих обстоятельств: лицо, его заявившее, обязано конкретизировать это доказательство, указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. Отсутствие совокупности названных условий не позволяет суду удовлетворить такое ходатайство.

В заявленных ходатайствах общества "Амальгама Люкс" отсутствует конкретизация доказательств, а указано о запросе информации, что не соответствует критериям статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, отсутствует указание на причины невозможности самостоятельного получения этой информации, а также доказательства того, что общество "Амальгама Люкс" предпринимало самостоятельные меры по ее получению, а также не указано, каким образом полученная информация может опровергнуть выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом ненормативном акте, не приведены причины, по которым заявитель не смог получить эту информацию в период рассмотрения Роспатентом возражения общества "Мирролла".

Исследовав материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что заявленные требования удовлетворению не подлежат в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 377521 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.04.2009 по заявке N 2007725983 с приоритетом от 22.08.2007 в отношении товаров 03-го (бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека) и 05-го (фармацевтические препараты, предназначенные для лечения себореи; фармацевтические препараты от перхоти; лечебные препараты для роста волос) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества "Амальгама Люкс".

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "SULSENA", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Роспатент поступило возражение общества "Мирролла" от 27.02.2015 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

По результатам рассмотрения палатой по патентным спорам поступившего возражения решением Роспатента от 01.10.2015 оно было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 377521 признано недействительным полностью.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество "Амальгама Люкс" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "Амальгама Люкс" соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - ГК РФ) и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3. совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

При вынесении обжалуемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.08.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обуславливающее право на заявление, заключается в признании уполномоченным государственным органом предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности недействительным.

Согласно статье 5 Закона о товарных знаках в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Между тем статьей 6 указанного Закона предусмотрены абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака.

Так, в соответствии с абзацами 1, 3 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами и/или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Как следует из абзаца 3 пункта 2.3.2.2 Правил, к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

Согласно абзацу 7 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В силу абзацев 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

При вынесении обжалуемого решения Роспатент исходил из того, что согласно сведениям из общедоступных словарно-справочных источников сульсен - это лекарственный препарат (международное непатентованное наименование - Selenium sulfide, селена сульфид) в виде пасты или мыла, который применяется при лечении себореи волосистой части головы.

Роспатент установил, что данный препарат был зарегистрирован 31.12.1971 в Государственном реестре лекарственных средств в качестве фармацевтической субстанции с наименованием "сульсен" (международное непатентованное наименование - селена сульфид) на имя закрытого акционерного общества "Биологические исследования и системы".

В Государственный реестр лекарственных средств в 1974 году под N 74/614/22 была включена "сульсена паста" в качестве антисептического средства, имеющего такое же международное непатентованное наименование (селена сульфид).

Какие-либо изменения в Государственный реестр лекарственных средств на момент рассмотрения возражений внесены не были.

Кроме того, административным органом установлено, а материалами дела подтверждается, что фармацевтическая субстанция под наименованием "сульсен" в качестве средства для лечения себореи и соответствующие лекарственные формы этого средства (паста сульсена, мыло сульсеновое) получили широкую известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака среди советских и позже российских потребителей; в условиях существовавшей в СССР государственной системы разработки и регистрации лекарств лекарственный препарат под наименованием "сульсен" в течение десятилетий одновременно производился многими отечественными предприятиями и широко применялся в медицинской практике, в результате чего стал весьма известным как для специалистов, так и потребителей.

Установив, что оспариваемый товарный знак является сходным с наименованием вышеуказанного фармацевтического препарата "сульсен", которое в соответствии с правилами транслитерации транслитерируется буквами латинского алфавита как "sulsen", Роспатент пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак отличается от наименования данной фармацевтической субстанции "сульсен" ("sulsen") всего лишь в один конечный звук ("sulsena" - "sulsen") и указывает на наличие в составе соответствующих товаров 03-го и 05-го классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначен данный товарный знак, фармацевтической субстанции "сульсен" и присущих ей соответствующих полезных свойств, позволяющих предупреждать и лечить себорею.

На основании изложенного, Роспатент установил основания для признания оспариваемого товарного знака обозначением, характеризующим товары 03-го и 05-го классов МКТУ, для которых ему была предоставлена правовая охрана, а именно указывающим на их состав и свойства, то есть не соответствующим требованиям абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в отношении таких товаров, содержащих сульсен.

Кроме того, Роспатент посчитал, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств иных товаров, не содержащих сульсен, то есть является не соответствующим требованиям абзаца 2 пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках в отношении этих товаров.

Суд поддерживает приведенные выводы Роспатента по следующим основаниям.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 и пунктом 3 статьи 7 названного Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 этого Закона.

Несмотря на указание в пункте 3 статьи 28 Закона о товарных знаках о возможности любого лица подать возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в палату по патентным спорам, следует учитывать, что в соответствии со статьей 12 ГК РФ признание недействительным как не соответствующего законодательству ненормативного правового акта органа исполнительной власти (Роспатента) является способом защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов лица, обратившегося с таким требованием, и поэтому суд может удовлетворить такое требование только в случае нарушения прав этого лица.

В обоснование своей заинтересованности при подаче возражения против представления правовой охраны оспариваемого товарного знака общество "Мирролла" ссылалось на то, что правообладатель товарного знака подал иск в Арбитражный суд города Москвы с требованием прекратить использование обозначения "сульсен" на вводимых в гражданский оборот косметических товарах, изъять из оборота такие косметические товары и уничтожить упаковки и этикетки таких товаров, на которых размещено обозначение "сульсен", также в возражении указано, что оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку с обозначением "SULSENA" по свидетельству Российской Федерации N 377521 обусловлено наличием у лица, подавшего возражение, исключительного права в отношении однородных товаров 03-го и 05-го классов МКТУ на товарные знаки "Mirrolla sulsen" по свидетельству Российской Федерации N 411242 и "Мирролла сульсен" по свидетельству Российской Федерации N 531506, в которые включены словесные обозначения "sulsen" и "сульсен" как неохраняемые элементы, а также наличием у него деятельности в сфере производства различных косметических средств, в том числе лекарственной косметики, и наличием у лица, подавшего возражение, и правообладателя конфликта интересов, выразившегося в претензиях и судебных спорах по поводу оспариваемого товарного знака и сходных с ним товарных знаков.

Факт наличия судебных споров о защите исключительных прав на товарные знаки общества "Амальгама Люкс", содержащие обозначения "sulsen" и "сульсен", с обществом "Мирролла" подтверждены материалами дела и не оспаривается сторонами.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 этого Кодекса.

Приведенные в возражении общества "Мирролла" обстоятельства о заинтересованности общества в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку свидетельствуют о заинтересованности этого лица в признании правовой охраны этого товарного знака недействительной с целью самозащиты от притязаний правообладателя.

Таким образом, доводы общества "Амальгама Люкс" об отсутствии у общества "Мирролла" заинтересованности в признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку и, как следствие этого, об отсутствии у него права на подачу возражения в Роспатент противоречат представленным в материалы дела доказательствам и не основаны на нормах как статьи 28 Закона о товарных знаках, так и статьи 12 ГК РФ, статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, заявка N 2007725983 была подана 22.08.2007 обществом "Амальгама Люкс" для регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения "sulsena", исполненного латиницей; согласно этой заявке правообладатель указал следующее описание заявленного обозначения: "заявляется знак для товаров и услуг логотип " "sulsena" в латинице (транслитерация СУЛЬСЕНА)". Знак символизирует высокий европейский уровень продукции общества "Амальгама Люкс", основанной на экологически чистых компонентах, завоевавшей мировую известность и признание. Дизайнерское изображение знака символизирует высокое качество продукции и респектабельность фирмы." (л.д. 94 том 6).

Согласно уведомлению Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 20.08.2007 в результате проведения экспертизы словесного обозначения, заявленного в отношении товаров 03-го и 05-го классов МКТУ, Роспатентом было установлено, что заявленное обозначение "sulsena" является транслитерацией слова "сульсена", которое может восприниматься как аналог вещества "сульсен" - аморфный порошок желто-оранжевого цвета; нерастворим в воде, спирте, эфире, кислотах, растворим в растворах щелочей, активное действующее начало моющих смесей (мыло, паста, шампунь), применяемых для лечения себореи, поэтому административный орган указал на то, что это обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 03-го и 05-го классов МКТУ, как не обладающее различительной способностью и указывающее на свойства товаров, если товар содержит "сульсен", а в отношении остальных товаров 03-го и 05-го классов МКТУ, не содержащих "сульсен", заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно товаров (их свойств). Кроме того, по мнению Роспатента, заявленное обозначение "sulsena" воспроизводит название фармацевтического препарата "сульсен" - антисептического средства, которое включено Министерством здравоохранения Российской Федерации в перечень лекарственных препаратов и вошло в Российской Федерации во всеобщее употребление как наименование определенного вида товара. По существу, по мнению Роспатента, этот перечень представляет собой национальный список не патентуемых названий лекарственных препаратов Российской Федерации (л.д. 126-127 т.  6).

В судебном заседании суда первой инстанции, состоявшемся 15.02.2016, суд предложил заявителю представить доказательства того, что обозначение "sulsena" используется правообладателем в том описании, как это указано в заявке на регистрацию товарного знака, однако представитель общества "Амальгама Люкс" не смог пояснить суду, какие именно доказательства, имеющиеся в материалах дела, или не представленные еще в материалы дела, свидетельствуют об этом, что подтверждается аудиозаписью судебного заседания.

После отложения судебного заседания какие-либо доказательства по использованию обозначения "sulsena" в том описании, как это указано в заявке на регистрацию товарного знака, также представлены не были.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, в том числе декларациям на товар (л.д. 88-153 т. 2), лицензионному договору от 08.02.2004 N ПП-87 (л.д. 89 том 13), авторскому договору от 28.12.2003 N ПП-86 (л.д. 81 т. 13), актам готовой продукции (л.д. 104-150 т. 13, л. 1-21 т. 14), распечаткам из каталогов продукции (л.д. 35-45 т. 14, л.д. 1-87 том 2), заявителем использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака словесное обозначение в кириллице "сульсена" как составная часть названия товара, а именно: "состав пасты "Сульсена"; "паста Сульсена 2%", "Сульсена паста".

Из материалов дела не следует, что до даты приоритета товарного знака обществом "Амальгама Люкс" обозначение "sulsena" использовалось для индивидуализации товаров, производителем которых оно являлось.

Вместе с тем в силу статьи 1 Закона о товарных знаках товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц.

Аналогичная норма закреплена в нормах пункта 1 статьи 1477 ГК РФ.

Таким образом, товарный знак является средством индивидуализации конкретного юридического лица.

Следует отметить, что обстоятельства приобретения различительной способности обозначения, заявленного к регистрации в качестве товарного знака, и впоследствии оспоренного как не обладающего различительной способностью подлежат установлению на момент регистрации этого обозначения в качестве товарного знака.

Таких доказательств, а именно приобретения различительной способности обозначением "sulsena" как средства индивидуализации именно правообладателя, не было представлено ни Роспатенту, ни в суд первой инстанции при рассмотрении спора по существу.

Использование обозначения "сульсена", являющегося транслитерацией обозначения "sulsena", не может свидетельствовать о том, что оно позволило индивидуализировать общество "Амальгама Люкс" как производителя товаров 03-го и 05-го классов МКТУ среди иных производителей таких же товаров на территории Российской Федерации.

Доводы общества "Амальгама Люкс" о ненадлежащей оценке Роспатентом заключения от 08.10.2015 N 200-2015 также подлежат отклонению ввиду нижеследующего.

Предметом социологического исследования являлись обозначения "сульсена" и "сульсен". Обозначение "sulsena" или "sulsen" не было предметом этого исследования. Вопросы, поставленные перед респондентами, носили предположительный характер, то есть начинались со слов "Представьте, что в 2004 году, Вам бы задали следующий вопрос .......".

Между тем в заключении не указаны сведения о возрасте, месте проживания респондентов. Не приложены опросные листы.

Таким образом, суд расценивает изложенные в этом заключении сведения как носящие предположительный характер, что не может служить основанием для вывода о приобретении обозначениями "сульсена" и "сульсен" в 2004 году различительной способности в отношении деятельности по производству товаров общества "Амальгама Люкс" с использованием этих обозначений в качестве достоверного доказательства.

По аналогичным основаниям суд не может признать достоверным и заключение социологической экспертизы от 18.05.2015 N 73-2015.

Кроме того, не может быть признан факт приобретения обозначениями различительной способности, если в отношении общества "Амальгама Люкс", как лица, с которым ассоциируются обозначения "сульсена" и "сульсен", высказались 53% респондентов, в отношении общества НПКК "Алые Паруса" - 35% , а в отношении Калина - 16%.

В судебном заседании 10.03.2016 судом первой инстанции прослушивался диск о подтверждении факта проведения интернет-опроса, что подтверждается протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания, однако из содержания этого диска можно установить лишь факт проведения социологического опроса, но также невозможно определить ни возраст респондентов, ни место их проживания, то есть достоверно установить, что в 2004 году эти лица являлись лицами, проживающими на территории Российской Федерации, и обладали определенной возрастной дееспособностью, которая позволяла бы их отнести к потребителям товаров 03-го и 05-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии факта восприятия российским потребителем соответствующего обозначения в качестве средства индивидуализации, принадлежащего исключительно правообладателю, то есть об отсутствии факта наличия у данного обозначения приобретенной различительной способности на момент представления ему правовой охраны для индивидуализации товаров только правообладателя в соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Материалами дела подтверждаются и не опровергнуты обществом "Амальгама Люкс" выводы Роспатента о том, что по настоящее время фармацевтическая субстанция "паста сульсена" внесена в Реестр лекарственных препаратов Российской Федерации.

Представленные в материалы дела рецепты врача свидетельствуют о том, что в лечебных целях применяется средство, включающее в себя обозначение "sulsen".

Из представленных в материалы дела справочных источников, которые в том числе направлены на использование широким кругом потребителей, дано определение "sulsen" или "сульсен" как лекарственного препарата в виде пасты или мыла, эмульсии, шампуня, который применяется для лечения себореи, а также приводится описание "сульсена", его химическая формула, которое содержит указание на то обстоятельство, что это средство является наиболее эффективным при применении против перхоти.

Таким образом, следует признать обоснованным вывод Роспатента о том, что обозначение "сульсена" использовалось обществом "Амальгама Люкс" и открытым акционерным обществом НПКК "Алые Паруса" (общество НПКК "Алые Паруса") не в качестве средства индивидуализации товаров (товарного знака), а как указание на наименование фармацевтической субстанции, входящей в состав соответствующей продукции (пасты), в родительном падеже.

При сравнении обозначений "sulsena", "sulsen", "сульсена" "сульсен" по сематическим, графическим и звуковым признакам, а также учитывая, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, суд полагает, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения по сематическому и звуковому признакам, более того, обозначения "sulsen" и "sulsena" являются транслитерацией обозначений "сульсен" и "сульсена".

Роспатент, исходя из представленных обществом "Мирролла" и обществом "Амальгама Люкс" доказательств пришел к правильному, обоснованному выводу о том, что "sulsen" и "сульсен" являются обозначением фармацевтической субстанции.

Кроме того, согласно ответу Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр экспертизы и контроля качества медицинской продукции" от 18.08.2014 N МЗ-1411/30 термин "сульсен" является торговым (химическим) наименованием товара с определенными свойствами, а производителями продуктов с таким торговым наименованием товара являются общество "Амальгама Люкс", общество "Мирролла" и общество НПКК "Алые Паруса".

В соответствии с уставом общества "Амальгама Люкс" заявитель как юридическое лицо создан в 2003 году, в то время как материалами дела доказан факт использования обозначения "сульсен" в качестве наименования товаров с определенными свойствами, а именно: антисептическим и себорейными свойствами, с 1971 года.

В судебном заседании суд обозревал продукцию фабрики "Свобода", датированную 1989 годом.

На основании вышеизложенного суд признает обоснованными выводы Роспатента о том, что оспариваемый товарный знак со словесным обозначением "sulsena" не соответствует требованиям абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, как указывающий на состав и свойства одной части товаров, содержащих сульсен, и требованиям абзаца 2 пункта 3 статьи 6 названного Закона, как способный ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств другой части товаров, не содержащих сульсен.

Доводы общества "Амальгама Люкс" о наличии судебных решений по оспариванию иных товарных знаков, входящих в серию товарных знаков, правообладателем которых оно является, не могут служить основанием для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным или незаконным, поскольку, как правильно указал административный орган, в силу своей компетенции он обязан проверить законность регистрации конкретного товарного знака, исходя из доводов поступившего возражения в отношении представления правовой охраны именно этому товарному знаку.

Наличие у общества "Амальгама Люкс" товарных знаков на территории Украины не свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе по приобретению различительной способности на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что на дату регистрации оспариваемого товарного знака Республика Крым входила в состав Украины.

Доводы общества "Амальгама Люкс" о наличии в действиях общества "Мирролла" злоупотребления правом не подтверждены никакими доказательствами.

Общество "Мирролла" является правообладателем товарных знаков, содержащих обозначения "sulsen" и "сульсен", однако эти обозначения исключены из правовой охраны.

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о действиях общества "Мирролла" исключительно с целью причинения вреда обществу "Амальгама Люкс" либо направленных на получение каких-либо приоритетов в связи с использованием для индивидуализации своей деятельности дискламированных обозначений "sulsena" или "sulsen", "сульсен" или "сульсена", в материалах дела не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 65, частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Роспатентом доказана законность и обоснованность действий при рассмотрении возражения и принятии оспариваемого ненормативного правового акта.

На основании изложенного, в соответствии со статьями 65, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для признания недействительным решения от 01.10.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения общества "Мирролла" от 27.02.2015 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 377521 недействительным, как вынесенного на основании норм действующего законодательства и не нарушающего права и законные интересы заявителя.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления в суд распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Н.Н. Погадаев