Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2016 г. по делу N СИП-664/2015 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку установлено неиспользование ответчиком спорного товарного знака в течение трех лет после его государственной регистрации

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2016 г. по делу N СИП-664/2015

Резолютивная часть решения объявлена 15 марта 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 22 марта 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жандаровой И.В.,

при участии в судебном заседании представителя истца - Ломского С.М. (по доверенности от 22.11.2015),

рассмотрев в судебном заседании иск общества с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" (ул. Советская, д. 31, Первомайский мкр., г. Королев, Московская обл., 141069, ОГРН 1085018010978) к республиканскому унитарному производственному предприятию "Белмедпрепараты" (ул. Фабрициуса, д. 30, г. Минск, Республика Беларусь, 220007, регистрационный номер 100049731) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 424173 в связи с его неиспользованием,

при участии третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), установил:

общество с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к республиканскому унитарному производственному предприятию "Белмедпрепараты" (далее - предприятие) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 424173 в связи с его неиспользованием.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Представитель истца в судебном заседании 15.03.2016 поддержал исковые требования.

В поступившем в ходе судебного заседания отзыве на иск ответчик возразил против удовлетворения исковых требований. Указал, что предприятие до настоящего времени не зарегистрировало на территории Российской Федерации лекарственное средство под торговой маркой "", но планирует это сделать в течение оставшегося срока действия товарного знака. Указывает, что в течение действия товарного знака лицо, на чье имя он зарегистрирован, имеет право осуществлять любые действия с ним, в том числе передавать исключительное право на него иному лицу. Одновременно просил рассмотреть данное дело в отсутствие его представителя.

Роспатент направил в суд отзыв, в котором сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовал о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Приведенные обстоятельства в соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют рассмотрению дела по существу.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Предприятие согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации является правообладателем товарного знака "" (свидетельство Российской Федерации N 424173), зарегистрированного Роспатентом 30.11.2010 с приоритетом правовой охраны от 23.03.2009 в отношении товаров 5-го класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Общество свою заинтересованность в настоящем иске мотивирует тем, что является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "МУКОСАТ" по свидетельству Российской Федерации N 222413, зарегистрированного 23.09.2002 с приоритетом правовой охраны от 11.09.2000 в отношении товаров 5-го класса МКТУ. По мнению общества, товарный знак ответчика, зарегистрированный позднее, приводит к "размытию" товарного знака истца.

Полагая, что спорный товарный знак не используется правообладателем в отношении указанных товаров, общество обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака предприятия.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

Заинтересованность может состоять в прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к "размытию" товарных знаков истца. По смыслу закона не исключается и иное обоснование заинтересованности истца по данной категории споров.

Так, заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Как указывалось выше, товарный знак истца со словесным обозначением "МУКОСАТ" по свидетельству Российской Федерации N 222413 был зарегистрирован 23.09.2002 в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Товарный знак ответчика со словесным обозначением "" зарегистрирован позднее - 30.11.2010 также в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Коллегия судей усматривает сходство до степени смешения указанных товарных знаков с учетом следующего.

В соответствии с абзацем 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Рекомендации) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду абзац 4 пункта 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

В соответствии с пунктом 4.2 Рекомендаций сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Коллегия судей полагает, что спорные товарные знаки являются сходными до степени смешения ввиду фонетического и графического сходства, а именно: одинакового звучания обозначения "МУКОСАТ" и использования одинакового алфавита (кириллического) и шрифта (стандартного) при его написании.

Отличительная часть спорного товарного знака - словесный элемент "neo" (от греческого "новый") является слабым и не придает товарному знаку ответчика дополнительной различительной способности, поскольку является часто используемым элементом словесных обозначений, используемых для идентификации лекарственных средств (препаратов), для которых зарегистрированы товарные знаки как истца, так и ответчика.

Ответчик не заявил возражений относительно доводов истца о сходстве до степени смешения товарных знаков истца и ответчика, однородности товаров, для которых они зарегистрированы, "размытия" старшего товарного знака истца в результате существования младшего товарного знака ответчика (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом коллегия судей пришла к выводу о том, что принципиальная возможность введения в гражданском оборот однородных товаров с названиями "МУКОСАТ" и "" может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя данной продукции и одновременно свидетельствует о "размытии" старшего товарного знака, т.е. уменьшении его различительной способности и ценности данного объекта интеллектуальной собственности.

Приведенные выше выводы суда в достаточной степени подтверждают заинтересованность истца в досрочном прекращении спорного товарного знака ответчика в отношении товаров 5-го класса МКТУ, что ответчиком в отзыве также не оспаривается.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (пункт 41 Обзора).

Пунктом 2 той же статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При этом согласно правовой позиции, приведенной в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (07.12.2015), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 07.12.2012 по 06.12.2015.

Ответчик доказательств использования в гражданском обороте на территории Российской Федерации спорного товарного знака в указанный 3-х летний период не представил. Напротив, из отзыва усматривается, что товарный знак правообладателем не используется, но последний сохраняет намерение использовать его в будущем. При этом доказательств осуществления подготовительных действий в целях использования товарного знака ответчиком не представлено.

Как отмечено в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Довод ответчика о том, что он не лишен возможности использовать товарный знак в течение срока его действия, отклоняется коллегией судей как основанный на ошибочном толковании норм права, предписывающих правообладателю в целях сохранения правовой охраны товарного знака фактически начать его использование не позднее трех лет с момента его государственной регистрации.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Статьей 65 того же Кодекса установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. В соответствии с частью 2 статьи 9 названного Кодекса лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения на ответчика бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 424173 в отношении всех товаров 5-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, в связи с неиспользованием.

Взыскать с республиканского унитарного производственного предприятия "Белмедпрепараты" (ул. Фабрициуса, д. 30, г. Минск, Республика Беларусь, 220007, регистрационный номер 100049731) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" (ул. Советская, д. 31, Первомайский мкр., г. Королев, Московская обл., 141069, ОГРН 1085018010978) 6 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Н. Тарасов