Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 марта 2016 г. по делу N СИП-725/2015 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 марта 2016 г. по делу N СИП-725/2015

Резолютивная часть решения объявлена 2 марта 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 9 марта 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жандаровой И.В.,

при участии в судебном заседании представителя истца - Половко С.Н. (по доверенности от 25.11.2015),

рассмотрев в судебном заседании иск общества с ограниченной ответственностью "ФК-АКтив" (Варшавское ш., д. 1, стр.1-2, оф. 30, Москва, 117105, ОГРН 1147746266722) к обществу с ограниченной ответственностью "КДВ Яшкино" (ул. Молодежная, д. 1 А, Яшкино пгт., Кемеровская обл., 652010, ОГРН 1064246016856),

при участии третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Frenchkiss" по свидетельству Российской Федерации N 424745 в связи с его неиспользованием, установил:

общество с ограниченной ответственностью "ФК-АКтив" (далее - общество "ФК-АКтив") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КДВ Яшкино" (далее - общество "КДВ ЯШКИНО") о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Frenchkiss" по свидетельству Российской Федерации N 424745, в отношении следующих товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (далее - МКТУ): ароматизаторы, ароматизаторы (за исключением эфирных масел), блины, булки, ванилин (заменитель ванили), ваниль (ароматическое вещество), вещества ароматические кофейные, вещества подслащивающие натуральные, загустители для пищевых продуктов, закуски легкие на базе риса, закуски легкие на базе хлебных злаков, заменители кофе, изделия пирожковые, какао, какао-продукты, кофе, крекеры, кушанья мучные, лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, мороженное, мороженное фруктовое, мука, мюсли, напитки какао-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки какао, патока, пироги, пицца, попкорн, порошки для мороженного, пралине, продукты мучные, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей), сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, стабилизаторы для взбитых сливок, тесто миндальное, тортилы (маисовые лепешки), ферменты для теста, эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел) вследствие его неиспользования.

В качестве третьего лица к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании 02.03.2016 истец поддержал исковые требования.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о начале процесса с его участием, о времени и месте судебного разбирательства, в том числе посредством размещения соответствующей информации на сайте суда и в картотеке арбитражных дел, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил.

Роспатент направил в суд отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Приведенные обстоятельства в соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют рассмотрению дела по существу.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

"Товарный знак "FRENCHKISS" по свидетельству РФ N 424745"

Общество "ФК-АКтив" свою заинтересованность в настоящем иске мотивирует тем, что является правообладателем серии товарных знаков со словесным обозначением "FRENCHKISS" по свидетельствам Российской Федерации N 426525, N 424732, N 424731, N 292446, N 323234, N 501556, исключительные права на которые переданы по лицензионному договору от 01.01.2015 обществу с ограниченной ответственностью "Френчкисс", которое, в свою очередь, является производителем и поставщиком продовольственных товаров, как то: кондитерских изделий, чая, кофе, какао.

Общество "ФК-АКтив" также указывает, что им поданы заявки в Роспатент нарегистрацию новой серии товарных знаков со словесным обозначением "FRENCHKISS", которым уполномоченным органом был противопоставлен спорный товарный знак.

Истец, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что спорный товарный знак не используется правообладателем в отношении указанных товаров, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

Материалами дела подтверждается факт заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении перечисленных им в исковом заявлении товаров 30-го класса МКТУ.

Так, как указывалось выше, товарные знаки со словесным обозначением "FRENCHKISS" по свидетельствам Российской Федерации N 426525, N 424732, N 424731, N 292446, N 323234 используются лицензиатом истца - обществом "Френчкисс", - по лицензионному договору от 01.01.2015 для идентификации кондитерских изделий, кофе, чая, какао, шоколадной продукции, мороженого и пр., в подтверждение чего представлены договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, договоры аренды, акты приема-передачи помещения, договор субаренды, трудовой договор, образцы рекламных материалов (л.д. 53-150 т. 1, л.д. 1-145 т. 2, л.д. 1-22 т. 3).

По мнению коллегии судей, представленные истцом документы подтверждают фактическую деятельность, связанную с введением в гражданский оборот продовольственных товаров. При этом вводимые в оборот лицензиатом истца товары тождественны либо однородны товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и в отношении которых заявлены требования о досрочном прекращении правовой охраны.

Однородные товары (услуги) - по сути не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Аналогичный подход в вопросе однородности товаров и услуг был ранее закреплен пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32.

Согласно правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Тождественность либо однородность товаров, маркируемых товарными знаками истца и вводимых в гражданский оборот лицензиаром истца, товарам 30-го класса МКТУ, очевидна, ответчиком не оспаривается.

Коллегией судей также учтено, что истец является правообладателем товарных знаков со словесным обозначением "FRENCHKISS", зарегистрированных, в том числе для кондитерских изделий, чая, кофе и прочего, а также что истцом поданы заявки на регистрацию ряда товарных знаков с таким же словесным обозначением.

Приведенные выше выводы суда в достаточной степени подтверждают заинтересованность истца в досрочном прекращении спорного товарного знака ответчика в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (пункт 41 Обзора).

Пунктом 2 той же статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При этом согласно правовой позиции, приведенной в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Ответчик в суд не являлся, возражений на иск и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака не представил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Статьей 65 того же Кодекса установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. В соответствии с частью 2 статьи 9 названного Кодекса лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения на ответчика бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "ФК-АКтив" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака "Frenchkiss" по свидетельству Российской Федерации N 424745, в отношении следующих товаров 30-го класса МКТУ: ароматизаторы, ароматизаторы (за исключением эфирных масел), блины, булки, ванилин (заменитель ванили), ваниль (ароматическое вещество), вещества ароматические кофейные, вещества подслащивающие натуральные, загустители для пищевых продуктов, закуски легкие на базе риса, закуски легкие на базе хлебных злаков, заменители кофе, изделия пирожковые, какао, какао-продукты, кофе, крекеры, кушанья мучные, лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, мороженное, мороженное фруктовое, мука, мюсли, напитки какао-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки какао, патока, пироги, пицца, попкорн, порошки для мороженного, пралине, продукты мучные, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей), сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, стабилизаторы для взбитых сливок, тесто миндальное, тортилы (маисовые лепешки), ферменты для теста, эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел) в связи с его неиспользованием.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КДВ Яшкино" (ул. Молодежная, д. 1 А, Яшкино пгт., Кемеровская обл., 652010, ОГРН 1064246016856) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФК-АКтив" (Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, оф. 30, Москва, 117105, ОГРН 1147746266722) 6 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Н. Тарасов