Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2016 г. N С01-89/2016 по делу N А40-189533/2014 Суд отменил судебные акты об отказе в иске по делу о защите исключительного права на изобретение, поскольку при рассмотрении дела суды не определили объем предоставляемого права преждепользования и не исследовали вопрос о наличии производственных мощностей для создания и введения в гражданский оборот пестицида

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2016 г. N С01-89/2016 по делу N А40-189533/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 12 апреля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 апреля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" (Каширское шоссе, д. 12, стр. 1, Москва, 115230, ОГРН 1037724060560) и закрытого акционерного общества Фирма "Август" (бульвар Спортивный, д. 9, г. Черноголовка, Московская обл., 142432, ОГРН 1025006038958)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2015 (судья Хатыпова Р.А.) по делу N А40-189533/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2016 (судьи Верстова М.Е., Садикова Д.Н., Трубицына А.И.) по тому же делу,

возбужденному по исковому заявлению закрытого акционерного общества Фирма "Август" (ОГРН 1025006038958)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ защита растений Центр" (ул. Бахметьева, д. 1, офис 36, г. Воронеж, Воронежская обл., 394006, ОГРН 1133668007010), обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" (ОГРН 1037724060560), обществу с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ" (д. Румянцево, Бизнес парк "Румянцево", стр. 1, офис 711-А, Москва, 142784, ОГРН 1105003002422)

о защите исключительного права на изобретение по патенту N 2488999

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" (ОГРН 1037724060560)

к закрытому акционерному обществу Фирма "Август"

о признании права преждепользования на изобретение на патент Российской Федерации N 2488999.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Орликов пер., 1/11, Москва, 107139, ОГРН 1067760630684).

В судебном заседании приняли участие представители:

закрытого акционерного общества Фирма "Август": Суслов И.М. по доверенности от 29.12.2015 N 2015-4029, Митягин К.С. по доверенности от 11.02.2016, Ахмедов Г.А. по доверенности от 11.02.2016;

общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ": Сергеев А.В. по доверенности от 02.02.2015, Шмидт Е.А. по доверенности от 02.02.2015;

общества с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ": Шмидт Е.А. от 24.02.2015.

В судебное заседание представители общества с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ защита растений Центр" и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации не явились, извещены надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество Фирма "Август" (далее - общество Фирма "Август") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке, установленном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ защита растений Центр" (далее - общество "ЗемлякоФФ защита растений Центр"), обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" (далее - общество Группа компаний "ЗемлякоФФ"), обществу с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ" (далее - общество "ЗемлякоФФ") о запрете изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранение для этих целей гербицида "Статус Гранд" (трибенурон - метил + флорасулам, 500 г/кг + 104 г/кг), о прекращении регистрации гербицида "Статус Гранд" регистрантом общества Группа компаний "ЗемлякоФФ" и исключении его из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации; об опубликовании в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения по патенту Российской Федерации N 2488999.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Общество Группа компаний "ЗемлякоФФ" предъявило встречный иск о признании права на дальнейшее безвозмездное использование тождественного изобретению по патенту N 2488999 решения - пестицида "Статус Гранд" ВДГ (500 г/кг трибенурон-метила-104 г/кг флорасулама) без расширения объема такого использования (право преждепользования) в количестве 50 тонн в год.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество "ЗемлякоФФ защита растений Центр, общество "ЗемлякоФФ", Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2016, в удовлетворении исковых требований общества Фирма "Август" и общества Группа компаний "ЗемлякоФФ" отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество Фирма "Август", ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм процессуального и материального права, просит оспариваемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В обоснование кассационной жалобы общество Фирма "Август" указывает, что судами первой и апелляционной инстанции в ходе рассмотрения настоящего дела неверно применены положения статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а именно не определен объем права преждепользования пестицида "Статус Гранд" обществом Группа компаний "ЗемлякоФФ" на спорный патент, также установлена фактическая передача права преждепользования без передачи предприятия, на котором были сделаны необходимые приготовления к его использованию.

Также общество Фирма "Август" указывает, что суд первой инстанции сделал неверный вывод о доказанности необходимых приготовлений общества Группа компаний "ЗемлякоФФ" к использованию тождественного спорному патенту решения, в том числе дал оценку научно-исследовательской деятельности в качестве подготовки к использованию технического решения.

Кроме того, по мнению общества Фирма "Август", то обстоятельство, что ответчики не зарегистрировали должным образом права на препарат "Статус Гранд", свидетельствует о недобросовестной конкуренции с их стороны, а последующее предъявление требования в суд об установлении права преждепользования является злоупотреблением правом.

Общество Группа компаний "ЗемлякоФФ" в отзыве на кассационную жалобу указывает, что с доводами кассационной жалобы общества Фирма "Август" не согласно.

По мнению общества Группа компаний "ЗемлякоФФ", доводы кассационной жалобы общества Фирма "Август" направлены на переоценку установленных судами первой и апелляционной инстанции доказательств.

Кроме того, по мнению общества Группа компаний "ЗемлякоФФ", общество Фирма "Август" не представила каких-либо доказательств недобросовестной конкуренции и злоупотребления правам со стороны ответчиков.

Также общество Группа компаний "ЗемлякоФФ" указывает, что евразийский патент общества Фирма "Август" N 019918 на изобретение "Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений", аналогичный спорному патенту, аннулирован.

Вместе с тем, по мнению общества "ЗемлякоФФ", суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении встречных исковых требований в нарушение положений пункта 1 статьи 1361 ГК РФ.

Общество "ЗемлякоФФ" указывает, что ответчиками по первоначальному иску представлены все необходимые доказательства для установления права преждепользования на пестицид "Статус Гранд", при этом в материалах дела отсутствуют сведения, которые свидетельствовали бы об их недобросовестности или злоупотреблении правом.

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения общества Группа компаний "ЗемлякоФФ" с кассационной жалобой на решение Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2015 по делу N А40-189533/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2016 по тому же делу.

При этом в кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество Группа компаний "ЗемлякоФФ", соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанции, за исключением вывода о том, что просительная часть встречного иска не отвечает признаку исполнимости.

Таким образом, общество Группа компаний "ЗемлякоФФ" просит оспариваемые судебные акты в части отказа в удовлетворении встречных исковых требований отменить и в данной части принять новый судебный акт, удовлетворив встречные исковые требования.

Лица, участвующие в деле надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представители общества Фирма "Август" доводы своей кассационной жалобы поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение. Также представители общества Фирма "Август" возражали против удовлетворения кассационной жалобы общества Группа компаний "ЗемлякоФФ".

Представители общества Группа компаний "ЗемлякоФФ" поддержали доводы своей кассационной жалобы, в удовлетворении кассационной жалобы общества Фирма "Август" просили отказать.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и общество "ЗемлякоФФ защита растений Центр" в судебное заседание не явились, отзывы и представителей не направили, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом.

Согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

На основании изложенного кассационная жалоба рассмотрена Судом по интеллектуальным правам в отсутствие представителей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и общества "ЗемлякоФФ защита растений Центр".

Законность обжалуемого судебного акта проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество Фирма "Август" является обладателем патента Российской Федерации N 2488999 на изобретение "Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений" с приоритетом от 15.11.2011, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 14.03.2013.

Основанием для обращения общества Фирма "Август" в Арбитражный суд города Москвы послужил вывод о том, общество "ЗемлякоФФ" и общество "ЗемлякоФФ защита растений Центр" используют в своей деятельности, в том числе вводят в гражданский оборот гербицид (являющийся разновидностью пестицида) под наименованием "Статус Гранд", в формуле которого использовано запатентованное истцом изобретение.

Суды первой и апелляционной инстанций по итогам рассмотрения дела пришли к выводу, что общество Группа компаний "ЗемлякоФФ" до даты приоритета изобретения по патенту N 2488999 добросовестно сделало необходимые приготовления к использованию на территории Российской Федерации созданного независимо от автора спорного изобретения тождественного решения, а именно разработало состав пестицида "Статус Гранд" (трибенурон-метил+флорасулам, 500 г/кг+104 г/кг) и заключило ряд договоров с целью государственной регистрации пестицида, его промышленного производства и реализации.

Так, программа регистрационных испытаний пестицида "Статус Гран" согласована с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и утверждена Департаментом растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России 19.04.2011 (до даты приоритета изобретения патента N 2488999).

Кроме того, общество Группа компаний "ЗемлякоФФ" заключило 14.03.2011 и 21.03.2012 договоры на проведение регистрационных испытаний пестицида "Статус Гранд", оплатило выполнение оказанных по данным договорам работ (услуг) в сумме более 15 000 000 рублей.

Также между обществом Группа компаний "ЗемлякоФФ" и обществом "ЗемлякоФФ" 08.07.2011 заключен договор на промышленное производство и реализацию пестицида "Статус Гранд" в размере 50 тонн в год после получения свидетельства о его государственной регистрации.

По результатам проведенных государственных регистрационных испытаний и государственных экологической, токсиколого-гигиенической экспертиз, и экспертизы регламентов применения пестицидов, пестицид "Статус Гранд", ВДГ (500 г/кг трибенурон-метила+104 г/кг флорасулама) получил государственную регистрацию под N 192-03-61-1, что подтверждается свидетельством N 61 от 13.06.2013, выданным Министерством сельского хозяйства России обществу Группа компаний "ЗемлякоФФ".

Общество "ЗемлякоФФ" в соответствии с соглашением о формуляции от 08.07.2011, заключенным с обществом Группа компаний "ЗемлякоФФ", произвело в 2011 и 2012 годах пестицид "Статус Гранд" для выполнения положений статьи 9 Федерального закона от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (предоставление образцов пестицидов), предусмотренных программой регистрационных испытаний пестицида, которая согласована с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и утверждена Департаментом растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России 19.04.2011.

При этом в рамках рассмотрения настоящего дела проводилась судебная патентоведческая экспертиза. В заключении, сделанном по ее итогам, содержится вывод о том, что решение, представленное в справке обществом "ЗемлякоФФ" о составе продукта (пестицида) "Статус Гранд", произведенного им для испытаний и исследований в соответствии с пунктом 2.8 Соглашения о формуляции от 08.07.2011 года, является тождественным одному из возможных решений, охватываемых патентом Российской Федерации N 2488999.

Суд первой и апелляционной инстанций установили, что фактическая возможность производства пестицида "Статус Гранд" имелась до даты приоритета по патенту N 2488999, что, вместе с тем, не делалось в виду установленного запрета на производство и продажу пестицида до момента получения государственной регистрации Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Таким образом, суды пришли к выводу, что общество Группа компаний "ЗемлякоФФ" до даты приоритета изобретения патента Российской Федерации N 2488999 сделало необходимые приготовления для использования на территории Российской Федерации тождественного решения, созданного независимо от автора изобретения спорного патента, и имеет право преждепользования на пестицид "Статус Гранд".

На основании данного вывода суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении исковых требований общества Фирма "Август".

Также суды пришли к выводу, что после установления права преждепользования, требований общества Группа компаний "ЗемлякоФФ" на признание будущих прав на безвозмездное использование тождественного патенту N 2488999 не отвечает признакам исполнимости.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, возражения относительно жалобы, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличие правовых оснований для их отмены в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности: изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" не допускается оборот пестицидов и агрохимикатов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 8 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 право преждепользования возникает не в силу решения арбитражного суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому преждепользование может служить в качестве основания для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также в качестве основания для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

В соответствии с положениями пункта 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), из смысла статьи 1361 ГК РФ следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Согласно пункту 30 Обзора при определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Однако при рассмотрении настоящего дела вопрос об объемах использования права преждепользования ответчиком либо объемах, соответствующих сделанных приготовлений не исследовался.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанции установив, что пестицид "Статус Гранд", ВДГ является тождественным одному из возможных решений, охватываемых патентом Российской Федерации N 2488999, не определили объем предоставляемого права преждепользования, а также в процессе рассмотрения настоящего дела не исследовался вопрос о наличии производственных мощностей для создания и введения в гражданский оборот пестицида "Статус Гранд".

В силу вышеуказанных норм права, а также при изложенных выше обстоятельствах, поскольку судами первой инстанции и апелляционной инстанции не установлены в полной мере обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, а рассмотрение доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции, суд приходит к выводу о необходимости отмены решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить допущенные нарушения и, обеспечив полноту исследования доказательств.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2015 по делу N А40-189533/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2016 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина