Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. N С01-260/2016 по делу N СИП-589/2015 Решение суда первой инстанции, которым отказано в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения, оставлено без изменения, поскольку заявленное предпринимателем на регистрацию обозначение не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. N С01-260/2016 по делу N СИП-589/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 16 мая 2016 года

Полный текст постановления изготовлен 23 мая 2016 года

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Бадтиева Феликса Георгиевича (г. Кострома, ОГРНИП 305440105900020) на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2016 по делу N СИП-589/2015 (судьи Силаев Р.В., Пашкова Е.Ю., Снегур А.А.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Бадтиева Феликса Георгиевича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.08.2015 в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" по заявке N 2013706956 в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, поименованных в перечне заявки, и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать словесное обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" по заявке N 2013706956 в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛО ВКУСА" (Медовый пер., д. 5, стр. 1, Москва, 107023, ОГРН 1137746728008).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Бадтиева Феликса Георгиевича - Степанова М.М. (по доверенности от 23.10.2015);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кромкина А.Н. (по доверенности от 11.08.2015 N 01-32-544/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Бадтиев Феликс Георгиевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.08.2015 об удовлетворении возражения от 17.11.2014 в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" по заявке N 2013706956 в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги кафе, столовых и ресторанов; услуги буфетов для коктейльных мероприятий; столовые на производстве и в учебных заведениях" и об обязании Роспатента зарегистрировать словесное обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" по заявке N 2013706956 в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛО ВКУСА" (далее - общество "ДЕЛО ВКУСА").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2016 заявленные требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на неправильное применение подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), просит отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

По мнению предпринимателя, суд первой инстанции, признавая обозначение не обладающим самостоятельной различительной способностью, не учел, что спорный словесный элемент является фразеологическим оборотом и воспринимается потребителем через ассоциативный ряд, а не как прямое указание на характеристику заявленных услуг и заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Общество "ДЕЛО ВКУСА" своего представителя в судебное заседание не направило.

Согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель предпринимателя доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал.

Представитель Роспатента, считая оспариваемый судебный акт законным и обоснованным, в удовлетворении кассационной жалобы просил отказать.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель 05.03.2013 подал в Роспатент заявку N 2013706956 на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, в отношении услуг 43-го класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По результатам проведения экспертизы Роспатентом вынесено решение от 04.09.2014 об отказе в государственной регистрации этого обозначения ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с названным решением, предприниматель 17.11.2014 обратился в Роспатент с возражением, доводы которого сводились к следующему: заявленное обозначение с 2009 года используется предпринимателем в отношении услуг 43-го класса МКТУ и приобрело различительную способность; под спорным обозначением заявитель осуществляет деятельность по обеспечению продуктами питания; информация о заявителе размещена в сети Интернет и подтверждается благодарственными письмами в его адрес; обозначение не относится к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров и услуг определенного вида; нет доказательств использования обозначения "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" многими лицами.

Решением Роспатента от 28.08.2015 возражение предпринимателя удовлетворено частично: решение Роспатента от 04.09.2014 отменено в части отказа в регистрации товарного знака со словесным обозначением "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" по заявке N 2013706956 в отношении услуги "обеспечение временного проживания" 43-го класса МКТУ, в удовлетворении возражения в остальной части отказано.

Предприниматель, ссылаясь на незаконность решения Роспатента от 28.08.2015 в части отказа в удовлетворении возражения и на нарушение его прав и законных интересов в предпринимательской сфере, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствия оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, согласился с выводом административного органа о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано применительно к пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

При этом суд, оценив документы, представленные предпринимателем в подтверждение довода о приобретении спорным обозначением, используемым им в своей хозяйственной деятельности при оказании населению услуг общественного питания, различительной способности, так же как и Роспатент пришел к аналогичному выводу о том, что доказательственная база предпринимателя носит отрывочный и недостаточный характер и отражает сведения лишь за короткий промежуток времени, что не подтверждает длительность и интенсивность использования обозначения до даты подачи заявки N 2013706956.

Кроме того, при проверке оспариваемого решения, коллегией судей принят во внимание довод Роспатента о том, что представленные предпринимателем документы в обоснование приобретения спорным обозначением различительной способности характеризуют обозначение, имеющее существенные отличия от заявленного на регистрацию словесного обозначения (к словесному элементу "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" добавлено стилизованное изображение в виде пекаря).

Таким образом, по мнению коллегии судей, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что заявленное предпринимателем на регистрацию обозначение не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано применительно к пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнения представителей предпринимателя и Роспатента, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного правового акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как разъяснено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Как верно установлено судом первой инстанции, с учетом даты подачи заявки N 2013706956 (05.03.2013), законодательство, применимое для оценки охраноспособности товарного знака включает ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Основанием для исключения из области правовой охраны словесных обозначений в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и подпункта 2.3.2.3 Правил является то, что такие обозначения непосредственно, при отсутствии необходимости дополнительных рассуждений, указывают на вид товара, его качество, количество, свойство, назначение, ценность, время, место, способ производства или сбыта либо иные характеристики.

Согласно упомянутому пункту Правил к элементам товарного знака, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы являются описательными, при этом обозначениям, состоящим только из таких элементов не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар (пункт 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39).

Согласно подпункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение. Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Суд первой инстанции проанализировав спорное обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" в отношении конкретных услуг, связанных с приготовлением пищи и предложением ее к употреблению, пришел к правомерному выводу о том, что оно не обладает различительной способностью.

Соглашаясь с правовой оценкой, данной судом первой инстанции в рамках своих полномочий, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что фактически предприниматель не оспаривает его вывод о том, что спорный словесный элемент является фразеологическим оборотом. В кассационной жалобе указано на ненадлежащее применение судом первой инстанции подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Вывод суда первой инстанции о том, что обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" в отношении конкретных услуг, связанных с приготовлением пищи и предложением ее к употреблению, не обладает различительной способностью, основан на том, что оно (словосочетание) является устойчивым фразеологическим оборотом и имеет значение "свежеиспеченный, только что поджаренный, только что приготовленный".

Как следствие, спорное обозначение непосредственно характеризует такие услуги 43-го класса МКТУ, как "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги кафе, столовых и ресторанов; услуги буфетов для коктейльных мероприятий; столовые на производстве и в учебных заведениях", поскольку в глазах потребителя именно этих услуг указывает на свойства названных услуг: предоставляется пища, приготовленная непосредственно после заказа, перед доставкой и т.д.

В связи с этим суд первой инстанции пришел к выводу, что представленные предпринимателем доказательства в обоснование приобретения спорным обозначением различительной способности, правомерно оценены Роспатентом как не свидетельствующие о длительном и интенсивном использовании спорного обозначения до даты подачи заявки.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции установил, что решение Роспатента является обоснованным и спорное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку не обладает достаточными и необходимыми свойствами, чтобы выполнять функцию индивидуализации (различия) услуг, которые оказываются заявителем и услуг, оказываемых иными юридическими лицами.

Таким образом, вопреки доводу предпринимателя об обратном, судом первой инстанции на основании исследования имеющихся в деле доказательств, доводов и возражений сторон дана мотивированная оценка описательности словесного элемента "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" в отношении конкретных услуг 43-го класса МКТУ: "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги кафе, столовых и ресторанов; услуги буфетов для коктейльных мероприятий; столовые на производстве и в учебных заведениях" и приобретения этим обозначением в отношении этих услуг различительной способности.

В связи с изложенным выводы суда первой инстанции о применении подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В свою очередь, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что фактически доводы предпринимателя основаны на субъективном изложении обстоятельств дела, что не может являться достаточным основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

Таким образом, обжалуемый судебный акт является законным, обоснованным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче кассационной жалобы на решения арбитражного суда государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

Следовательно, с учетом положений подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ, пункта 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" размер государственной пошлины за подачу кассационной жалобы по делам о признании ненормативного правового акта недействительным для физических лиц составляет 150 рублей.

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что основания и порядок возврата государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Поскольку фактически предпринимателем государственная пошлина за подачу кассационной жалобы по платежному поручению от 16.03.2016 N 513 уплачена в сумме 3000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2850 рублей подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2016 по делу N СИП-589/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Бадтиева Феликса Георгиевича - без удовлетворения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Бадтиеву Феликсу Георгиевичу из федерального бюджета 2850 (Две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей излишне уплаченной государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

С.П. Рогожин