Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2016 г. по делу N СИП-103/2014 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку доказательств фактического использования спорного товарного знака ответчиком представлено не было

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2016 г. по делу N СИП-103/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 27 мая 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шовть Е.А., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление иностранной компании "МИЛСИНГ д.о.о." / "MILSING d.o.o." к иностранной компании "Валент Фармасьютикал Интернэшнл" / "Valeant Pharmacceuticals International" (штат Делавэр, США), иностранной компании "Меда АБ" / "Meda AB" (Box 906, SE-170 09 Solna, Sweden) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "BIORAL" по свидетельству Российской Федерации N 131944 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, поименованных в указанном свидетельстве, вследствие его неиспользования правообладателем в течение трёх лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В качестве третьего лица к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители: иностранной компании "МИЛСИНГ д.о.о." / "MILSING d.o.o." - Тимофеев А.М. (доверенность от 15.05.2015); иностранной компании "Меда АБ" / "Meda AB" - Непомнящих М.В. (доверенность от 17.05.2016). Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания "МИЛСИНГ д.о.о." / "MILSING d.o.o." обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранной компании "Ай Си Эн Фармасьютикалз, инк" / "ICN Pharmaceuticals, inc" (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "BIORAL" по свидетельству Российской Федерации N 131944 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), поименованных в указанном свидетельстве, вследствие его неиспользования правообладателем в течение трёх лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2014 данное исковое заявление принято к производству, в порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначено судебное заседание на 23.09.2014.

Одновременно указанным определением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая направила в Суд по интеллектуальным правам отзыв, указав в нем, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к её компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, в связи с чем заявила ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие своего представителя.

Для соблюдения прав лиц, участвующих в деле, в том числе для извещения компании по правилам, предусмотренным Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенной в Гааге 15.11.1965, Судом по интеллектуальным правам направленно в адрес ответчика переведенное на английский язык определение суда от 25.03.2014, а также запрос о вручения копии данного определения в уполномоченный орган страны места нахождения ответчика.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2014 судебное заседание по настоящему делу отложено на 17.11.2014 со ссылкой на часть 1 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ввиду отсутствия сведений об извещении ответчика о времени и месте судебного заседания (т. 1, л.д. 85).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2014 судебное заседание отложено на 18.05.2014 со ссылкой на часть 1 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по тем же мотивам (т.1, л.д. 122).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 30.12.2014 отказано в удовлетворении заявления иностранной компании "МИЛСИНГ д.о.о." / "MILSING d.o.o." на имя председателя суда об ускорении рассмотрения дела (т. 1, л.д. 130).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2015 подготовка к судебному разбирательству признана завершенной, назначено судебное заседание на 16.06.2015.

Одновременно указанным определением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент представить копию материалов административного дела по рассмотрению заявления правообладателя товарного знака "BIORAL" по свидетельству Российской Федерации N 131944 о продлении срока действия исключительного права на указанный товарный знак.

Данное определение было исполнено административным органом путем предоставления в материалы дела испрашиваемых документов.

В материалы дела также поступили переводы опубликованной в Информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов США информации о правом статусе компании.

Принимая во внимание информацию, указанную в ранее поименованных документах, Суд по интеллектуальным правам с учетом мнения представителя истца вынес определение об отложении судебного заседания на 15.12.2015.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2015 в порядке, предусмотренном статей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведена замена ответчика - компании на иностранную компанию "Валент Фармасьютикал Интернэшнл" / "Valeant Pharmacceuticals International".

Одновременно указанным определением к участию в деле в качестве соответчика по делу привлечена иностранная компания "Меда АБ" / "Meda AB".

В судебном заседании представитель иностранной компании "МИЛСИНГ д.о.о." / "MILSING d.o.o." поддержал требование своего доверителя, ссылаясь на ранее изложенные в исковом заявлении доводы.

В свою очередь представитель иностранной компании "Меда АБ" / "Meda AB" пояснил, что его доверитель приобрел у иностранной компании "Валент Фармасьютикал Интернэшнл" / "Valeant Pharmacceuticals International" ряд товарных знаков, действия которых распространяется в различных странах, в том числе и спорный товарный знак.

Однако, в связи с тем, что при регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак иностранная компания "Валент Фармасьютикал Интернэшнл" / "Valeant Pharmacceuticals International" надлежащим образом не оформила переход исключительных прав от предыдущих правообладателей, действительность сделки в ряде стран была поставлена под сомнение, что явилось препятствием для совершения каких-либо действий по распоряжению или защите исключительных прав данного товарного знака.

Одновременно представитель иностранной компании "Меда АБ" / "Meda AB" указывает, что фактически переход исключительных прав осуществлен только в ноябре 2015 года, после чего его доверитель немедленно предпринял действия по предоставлению необходимых полномочий представителю для участия в настоящем деле, а также предпринял попытку урегулировать спор мирным путем, связавший с представителями истца, вместе с тем до настоящего времени от представителей истца не получено согласия на мирное урегулирование спора.

Указанные обстоятельства побудили представителя иностранной компании "Меда АБ" / "Meda AB" заявить о признании иска.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что в нарушение положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иностранная компания "Меда АБ" / "Meda AB" не представила каких-либо доказательств, свидетельствующих об изложенных обстоятельствах, равно как и в заявлении о признании иска в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 131944 в связи с неиспользованием его не указано наименование документов и их даты, свидетельствующих об изложенных обстоятельствах.

В свою очередь, само ходатайство о признании иска, поданное иностранной компанией "Меда АБ" / "Meda AB" в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из предмета иска и конкретных обстоятельств настоящего дела принято к рассмотрению.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей административного органа, иностранной компании "Валент Фармасьютикал Интернэшнл" / "Valeant Pharmacceuticals International".

Как следует из материалов дела и не оспорено лицами, участвующими в деле, словесный товарный знак "BIORAL" по заявке N 940115348 с приоритетом 06.05.1994 зарегистрирован Роспатентом 15.09.1995 за N 131944 для товаров "фармацевтические препараты и лекарственные средства" 5-го класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя иностранной компании "Стерлинг Уинтроп Инк".

В дальнейшем в результате регистрации в Роспатенте договоров от 03.03.1997 N 8563, от 06.10.2003 N 31575 об уступке данного товарного знака его правообладателем стала иностранная компания "Ай Си Эн Фармасьютикалз, инк" / "ICN Pharmaceuticals, inc".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров "фармацевтические препараты и лекарственные средства" 5-го класса МКТУ и неиспользование его правообладателем в отношении поименованных товаров в течение трёх лет, предшествующих дате подачи искового заявления, иностранная компания "МИЛСИНГ д.о.о." / "MILSING d.o.o." обратилась с настоящим исковым заявлением в суд.

Поддерживая исковые требования, иностранная компания "МИЛСИНГ д.о.о." / "MILSING d.o.o." ссылается на следующие обстоятельства:

- на то, что она является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "BIORELA" по международном свидетельству N 1131195;

- на производство и реализацию более ста пятидесяти видов пищевых добавок и лекарств на территории стран Евросоюза;

- на территории России она обратилась в административный орган с заявками на регистрацию обозначения со словесным элементом "BIORELA", которым были присвоены номера с заявками 2013744569, 2013744567, 2013744567, вместе с тем уполномоченным органом в его адрес направлены уведомления, из которых следовало, что заявленные обозначения сходны до степени смешения со спорным товарным знаком, для однородных товаров;

- на отказ административного органа в регистрации товарного знака, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ);

- отсутствие возможности при наличии действующей регистрации спорного товарного знака, законно вводить на территории России в гражданский оборот товары, маркированные в том числе товарным знаком по свидетельству N 1131195.

Указанные обстоятельства, по мнению истца, свидетельствуют о наличии легитимной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

До рассмотрения спора по существу сведения в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Роспатенте по адресу: http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet изменены, в качестве правообладателя спорного товарного знака значится иностранная компания "Меда АБ" / "Meda AB", в связи с чем по ходатайству иностранной компании "МИЛСИНГ д.о.о." / "MILSING d.o.o.", действующий правообладатель привлечен к участию в деле в качестве соответчика.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

При определении заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака подлежит установлению однородность товаров и услуг, относительно которых содержится требование о прекращении правовой охраны товарного знака и тех товаров и услуг, которые производятся (или имеется фактическое намерение производить) лицом, подавшим такое заявление.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может истца быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего.

В подтверждение реальных намерений использовать спорное обозначение для индивидуализации товаров 5-го класса МКТУ иностранной компании "МИЛСИНГ д.о.о." / "MILSING d.o.o." в материалы дела представлены: публикация международной регистрации товарного знака по свидетельству N 1131195; публикация предварительного решения об отказе в предоставлении охраны по международной регистрации N 1131195; информация о заявках NN 2013744569, 2013744567, 2013744567; публикации с официального сайта истца, расположенного по адресу: milsing.com; информация о товарах, маркированных товарным знаком по международной регистрации N 1131195; свидетельство о государственной регистрации истца; образец упаковки продукции, произведенной под товарным знаком "BIORELA" по международной регистрации N 1131195; образец упаковки продукции; письмо от 17.06.2014 от фармацевтической компании - открытого акционерного общества "Верофарм", информирующее о закупках у истца продукции с целью дальнейшей реализации на территории Российской Федерации; письмо от 02.07.2014 от компании Даниско Франс САС, свидетельствующее о наличии договора о продвижении продукции под товарным знаком "BIORELA", заключенного между истцом и ДюПон Нутришн Биосайансиз АпС; буклет о маркетинговой деятельности истца; сведения о доменном имени milsing, расположенном в доменной зоне "hr".

Судом обращено внимание на то обстоятельство, что указанные документы в установленном законом порядке ответчиками не оспорены, равно как и вывод административного органа о сходстве до степени смешения заявленных на регистрацию обозначений по заявкам NN 2013744569, 2013744567, 2013744567 и спорного товарного знака, а также однородности товаров, для которых оно испрашивается, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку.

В то же время, поддерживая выводы административного органа об однородности товаров и услуг, для которых испрашивалась правовая охрана по заявкам NN 2013744569, 2013744567, 2013744567, и товаров в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, суд учитывает, что они фактически тождественны.

Более того, суд учитывает, что из совокупности представленных в материалы дела документов следует и ответчиками не оспорено, что иностранная компания "МИЛСИНГ д.о.о." / "MILSING d.o.o." в ходе своей хозяйственной деятельности фактически осуществляет производство и реализацию товаров, относящихся к товаром 5-го класса МКТУ, в том числе и тех, которые указанным в перечне спорного товарного знака.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание правовые позиции, выраженные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.09.2013 N 5793/13, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу, что иностранная компания "МИЛСИНГ д.о.о." / "MILSING d.o.o" является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров и услуг, по которым им заявлены требования.

В то же время, согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как отмечается в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора от 23.09.2015, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора от 23.09.2015).

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении товаров 5-го класса МКТУ не используется на территории Российской Федерации правообладателем в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (20.02.2014), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 20.02.2011 по 19.02.2014 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Однако в нарушение данной нормы и пункта 3 статьи 1486 ГК РФ ответчиками в материалы дела не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака для испрашиваемых товаров 5-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве на оспариваемый товарный знак, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию, напротив, действующим правообладателем заявлено о признании иска.

Согласно части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 указанной статьи).

В то же время, частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Суд по интеллектуальным правам, исследовав материалы дела, проверив полномочия представителя иностранной компании "Меда АБ" / "Meda AB" на признание иска, пришел к выводу о том, что заявление о признании иска не нарушает права и законные интересы третьих лиц, не противоречит закону, сделано уполномоченным на то лицом, в связи с чем может быть принято судом.

При этом, Суд, исходя из предмета заявленного требования и представленного ходатайства действующим правообладателем, полагает, что указанное необходимо расценивать как отсутствие у правообладателя спорного товарного знака каких-либо притязаний к истцу о легитимности его действий в отношении досрочного прекращения правовой охраны конкретного товарного знака, то есть наличие легитимной заинтересованности, а также того обстоятельства, что у правообладателя спорного товарного знака отсутствуют документы, позволяющие иностранной компании "Меда АБ" / "Meda AB" не допустить досрочное прекращение правовой охраны своего товарного знака.

В то же время, учитывая, что решение о досрочном прекращении правовой охраны может быть вынесено только в отношении действующего правообладателя исключительного права на товарный знак, то есть который обладает таким статусом на дату вынесения решения по существу, то требования к иностранной компании "Валент Фармасьютикал Интернэшнл" / "Valeant Pharmacceuticals International", не являющаяся правообладателем спорного товарного знака, удовлетворению не подлежат.

Требования к иностранной компании "Меда АБ" / "Meda AB" Суд по интеллектуальным правам полагает возможным удовлетворить в полном объеме.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с иностранной компании "Меда АБ" / "Meda AB" в пользу иностранной компании "МИЛСИНГ д.о.о." / "MILSING d.o.o".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании МИЛСИНГ д.о.о. / MILSING d.o.o. к Меда АБ/Meda AB удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "BIORAL" по свидетельству Российской Федерации N 131944 полностью.

В удовлетворении исковых требований к Валент Фармасьютикал Интернэшнл / Valeant Pharmacceuticals International отказать.

Взыскать с Меда АБ/Meda AB в пользу компании МИЛСИНГ д.о.о. / MILSING d.o.o. 4000 (Четыре тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина