Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2016 г. по делу N СИП-680/2015 Суд отказал в удовлетворении иска по делу о признании недействительным решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку с учетом собранных доказательств суд пришел к выводу, что оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, оснований для признания его недействительным не имеется

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2016 г. по делу N СИП-680/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 июня 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 21 июня 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2016 г. N С01-789/2016 по делу N СИП-680/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жандаровой И.В.,

при участии в судебном заседании представителей: от заявителя - Белицкий Ф.В. (по доверенности от 06.01.2016), от органа, решение которого оспаривается, - Слепенков А.С. (по доверенности от 11.08.2015), от третьего лица - Золотых Н.И. и Курапова А.Г. (по доверенности от 22.12.2015),

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (ул. Гражданская, д. 119, офис 109, г. Николаев, Украина, 54017; идентификационный код юридического лица 32719869)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 01.10.2015, вынесенного по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ДИСУЛЬСЕН" по свидетельству Российской Федерации N 367350,

при участии третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Мирролла" (ул. Ивана Фомина, д. 6, Санкт-Петербург, 194295, ОГРН 1047855172551),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (далее - общество "Амальгама Люкс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 01.10.2015 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "ДИСУЛЬСЕН" по свидетельству Российской Федерации N 367350.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мирролла" (далее - общество "Мирролла").

Представитель заявителя в судебном заседании заявленные требования поддержал, представив кумулятивные письменные пояснения, обобщающие правовую позицию общества "Амальгама Люкс" по существу спора с учетом возражений Роспатента и третьего лица.

Представитель Роспатента требования оспорил по доводам, изложенным в отзыве.

Представители третьего лица поддержали позицию Роспатента, против удовлетворения заявленных требований возражали по доводам, изложенным в отзыве и кумулятивных письменных пояснениях, обобщающих правовую позицию общества "Мирролла" по существу спора.

Как следует из материалов дела, общество "Амальгама Люкс" является (являлось) правообладателем следующих товарных знаков:

- "ДИСУЛЬСЕН" по свидетельству Российской Федерации N 367350 (приоритет правовой охраны 22.08.2007), зарегистрированного в отношении товаров 3-го (бальзамы для волос; вазелин косметический; вата косметическая; ватные палочки косметические; гели для волос; дезинфекционное мыло; дезодоранты для личного пользования; дезодорирующее мыло; жидкое мыло; зубные порошки и пасты; косметика; кремы для волос; красители косметические; косметика для бровей; карандаши для бровей; карандаши косметические; косметические препараты для ванн; косметика для ресниц; косметические препараты для ухода за кожей; красители для волос; кремы косметические; кусковое туалетное мыло; лаки для волос; лосьоны для волос; лосьоны косметические; лосьоны после бритья; лечебное мыло; масло для волос; молочко косметическое; мыла; мыло кусковое; мыло парфюмерное; мыло против потения ног; мыло против потоотделения; наборы косметические; парфюмерные изделия; пасты для волос и волосистой части кожи человека; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для бритья; пасты для волос; препараты для завивки волос; препараты от пота туалетные; шампуни; шампуни для домашних животных; эфирные масла) и 5-го (фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; бальзамы лечебные; бальзаминные препараты на лечебные (медицинские) нужды; вазелин на лечебные (медицинские) нужды; лечебные препараты для роста волос; фармацевтические препараты; фармацевтические препараты от перхоти; ферменты на фармацевтические нужды) классов МКТУ;

- "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Российской Федерации N 375705 (приоритет правовой охраны 22.08.2007), зарегистрированного в отношении товаров 3-го (бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека) и 5-го (фармацевтические препараты, предназначенные для лечения себореи; фармацевтические препараты от перхоти; лечебные препараты для роста волос) классов МКТУ;

- "SULSENA" по свидетельству Российской Федерации N 377521 (приоритет правовой охраны 22.08.2007), зарегистрированного в отношении товаров 3-го (бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека) и 5-го (фармацевтические препараты, предназначенные для лечения себореи; фармацевтические препараты от перхоти; лечебные препараты для роста волос) классов МКТУ.

Общество "Мирролла" обратилось в палату по патентным спорам с возражениями против предоставления правовой охраны указанным товарным знакам, мотивированными их несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

Решением Роспатента от 20.12.2014 было удовлетворено возражение общества "Мирролла" относительно товарного знака "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Российской Федерации N 375705, предоставление правовой охраны указанному товарному знаку признано недействительным полностью, ввиду несоответствия товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, как указывающего на состав и свойства одной части товаров, содержащих сульсен, и требованиям пункта 3 статьи 6 того же Закона, как способного ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств другой части товаров, не содержащих сульсен.

Общество "Амальгама Люкс" оспорило указанные решение от 20.12.2014 и три решения от 01.10.2015 в Суде по интеллектуальным правам (дела N СИП-18/2015, СИП-678/2015, СИП-679/2015 и СИП-680/2015 соответственно).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2015 по делу N СИП-18/2015, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2015, отказано в удовлетворении требования общества "Амальгама Люкс" о признании недействительным решения Роспатента от 20.12.2014, которым аннулирована правовая охрана товарного знака "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Российской Федерации N 375705.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 по делу N СИП-679/2015 отказано в удовлетворении требования общества "Амальгама Люкс" о признании недействительным решения Роспатента от 01.10.2015, которым аннулирована правовая охрана товарного знака "SULSENA" по свидетельству Российской Федерации N 377521.

В рамках настоящего дела N СИП-680/2015 общество "Амальгама Люкс" оспаривает решение Роспатента от 01.10.2015, которым была аннулирована правовая охрана товарного знака "ДИСУЛЬСЕН" по свидетельству Российской Федерации N 367350.

Принимая оспариваемое решение, Роспатент удовлетворил возражение общества "Мирролла", мотивированное тем, что обозначение "дисульсен" является производным (элемент "ди-" в переводе с греческого означает "двойной", "удвоенный", часто используется в названиях различных лекарственных средств) от "сульсен" - фармацевтического препарата (международное непатентованное наименование - Selenium sulfide, селена сульфид), используемого в косметической продукции медицинского назначения, разработанного задолго до даты приоритета спорного товарного знака (в 60-х годах прошлого века) в СССР и производившейся в соответствии с Госпланом на нескольких заводах-производителях; впоследствии на имя закрытого акционерного общества "Биологические исследования и системы" Минздравом России была выдана лицензия на производство препарата "сульсен". В качестве производителей препарата под наименованием "сульсен" в возражении были указаны: Горьковский МЖК, Казанский ЖК им. Вахитова, Куйбышевский ПМК, Краснодарский МЖК, Ленинградский Невский МЗ, Московская фабрика "Свобода" и другие производители. При таких обстоятельствах, по мнению общества "Мирролла", обозначение "ДИСУЛЬСЕН", равно как и "СУЛЬСЕН", не обладает различительной способностью, поскольку в течение длительного времени "сульсен" используется разными производителями, специалистами в области косметической продукции медицинского назначения для обозначения товара одного и того же вида, что подтверждается в том числе упоминанием указанного препарата в словарно-справочных источниках, научной литературе и прессе. Также в возражении общество "Мирролла" указывало на то, что оспариваемый товарный знак является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно вида, состава и свойств для иных товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, не содержащих в своем составе сульсен.

По результатам рассмотрения заявленного возражения Роспатент принял решение от 10.01.2015 о его удовлетворении. Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку признано недействительным полностью.

Названное решение Роспатента мотивировано наличием оснований для признания указанного товарного знака не соответствующим требованиям абзаца четвертого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, как указывающего на состав и свойства одной части товаров, содержащих сульсен, и требованиям абзаца второго пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, как способного ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств другой части товаров, не содержащих сульсен.

Так, Роспатент согласился с приведенными в возражении общества "Мирролла" доводами, отклонив аргументы правообладателя товарного знака - общества "Амальгама Люкс" о восприятии российским потребителем спорного обозначения в качестве средства индивидуализации, принадлежащего исключительно правообладателю, то есть о наличии у данного обозначения приобретенной различительной способности для индивидуализации товаров только правообладателя в соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем Роспатент отклонил другие доводы возражения общества "Мирролла", согласно которым спорный товарный знак является общепринятым наименованием товара или указывает на вид товаров. Роспатент установил, что слово "ДИСУЛЬСЕН" само по себе никак не воспроизводит какое-либо родовое или видовое название того или иного конкретного товара, приведенного в перечне товаров соответствующей регистрации товарного знака. Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак - слово "ДИСУЛЬСЕН" - воспроизводит общепринятый термин был отклонен Роспатентом как не подтвержденный ссылками на какие-либо терминологические словари.

Общество "Амальгама Люкс", оспаривая в рамках настоящего дела указанное решение Роспатента, ссылается на следующие обстоятельства.

Заявитель оспаривает заинтересованность общества "Мирролла" в признании недействительной полностью регистрации спорного товарного знака "ДИСУЛЬСЕН". Так, по мнению общества "Амальгама Люкс", обоснование обществом "Мирролла" своей заинтересованности в обращении в палату по патентным спорам с соответствующими возражениями, носит противоречивый характер. Исключительные права общества "Мирролла" на товарные знаки "Mirrolla sulsen" по свидетельству Российской Федерации N 411242 (дата приоритета - 15.01.2009) и "Мирролла сульсен" по свидетельству Российской Федерации N 531506 (дата приоритета - 17.01.2014) не могут являться надлежащими подтверждением заинтересованности третьего лица в признании недействительной полностью регистрации спорного товарного знака "ДИСУЛЬСЕН" (дата приоритета - 22.08.2007), поскольку указанные товарные знаки третьего лица с дискламированными элементами "sulsen" и "сульсен" являются младшими по отношению к спорному товарному знаку заявителя.

Кроме того, общество "Амальгама Люкс" усматривает в подаче обществом "Мирролла" возражений в палату по патентным спорам злоупотребление правом, проявляющееся в том, что третье лицо, оспаривая товарные знаки заявителя по мотивам неохраноспособности обозначения "СУЛЬСЕН" и производных от него, включая "ДИСУЛЬСЕН", ввиду его описательного характера для товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, содержащих селена сульфид, в тоже время при обращении в Роспатент за регистрацией своих товарных знаков с теми же словесными элементами в отношении товаров тех же классов МКТУ указывает на их фантазийность, а также размещает свои вышеуказанные товарные знаки со словесным обозначением "сульсен"/"sulsen" на товарах 3-го и 5-го классов МКТУ с иным, нежели селена сульфид, действующими веществами.

Со ссылками на часть 1 раздела "С" статьи 6-quinquies Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция) и пункт 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (в редакции от 06.07.2001, далее - Рекомендации) общество "Амальгама Люкс" оспаривает вывод Роспатента о том, что товарный знак воспроизводит наименование фармацевтического препарата сульсен в сочетании с греческой приставкой "ди-" (дважды, двойной). Указывает что словесное обозначение "ДИСУЛЬСЕН" может восприниматься как происходящее от названия морского пролива либо имени известного голландского актера, либо стиля арабской каллиграфии.

Общество "Амальгама Люкс" настаивает на том, что вышеуказанные товарные знаки заявителя со словесным обозначением "СУЛЬСЕН", "СУЛЬСЕНА" и "SULSEN", приобрели дополнительную различительную способность (как на дату приоритета товарного знака, так и на дату подачи обществом "Мирролла" возражений в палату по патентным спорам), благодаря длительному использованию на территории России, включая Республику Крым, что было подтверждено документально, но необоснованно не было принято во внимание Роспатентом.

В подтверждение доводов о фантазийном характере спорных обозначений и наличия у них приобретенной различительной способности по отношению к товарам правообладателя товарных знаков общество "Амальгама Люкс" ссылается на представленные в материалы дела заключения трех социологических исследований (экспертиз).

Заявитель также обращает внимание на то, что тем же лицом по тем же основаниям ранее уже подавалось возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку общества "Амальгама Люкс" по свидетельству Российской Федерации N 328829. Решением Роспатента от 24.03.2009 в удовлетворении указанного возражения было отказано и оно не было оспорено обществом "Мирролла" в судебном порядке, что Роспатенту в рамках рассмотрения возражения на товарный знак "ДИСУЛЬСЕН" следовало расценивать как согласие общества "Мирролла" с охраноспособностью товарного знака, лишающее указанное третье лицо права ссылаться на неохраноспособность обозначения и приводить соответствующие доводы в последующих возражениях, построенных на аналогичных основаниях и доводах.

Общество "Амальгама Люкс" усматривает необъективность и предвзятость Роспатента, проявляющиеся в критике представленного правообладателем заключения социологической экспертизы Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН от 18.05.2015 N 73-2015, обусловленной отсутствием информации об организации, проводившей соответствующий опрос. По мнению, заявителя факт проведения социологического опроса в 2006 году проверен компетентным российским государственным учреждением в сфере социологии - Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, о чем непосредственно указано в заключении от 18.05.2015 N 73-2015.

Общество "Амальгама Люкс" считает, что Роспатентом допущены и иные нарушения, влекущие недействительность оспариваемого решения. Так, Роспатентом, вопреки требованиям части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации не был принят во внимание Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", регламентирующий порядок указания на соответствующих товарах сведений о действующих компонентах в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI). Была проигнорирована норма абзаца второго подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в силу которой вопрос о приобретенной различительной способности подлежал разрешению с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения. Также Роспатент необоснованно не учел тот факт, что общеизвестность товарного знака "СУЛЬСЕНА" с 01.01.2006 решением Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины от 09.12.2008 распространялась и на территорию полуострова - Автономной Республики Крым, которая в 2014 году вошла состав Российской Федерации. Кроме того, Роспатент пренебрег принципом "тщательного рассмотрения дела", установленного пунктом 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, что проявилось в отклонении ходатайства общества "Амальгама Люкс" о переносе даты рассмотрения возражения с целью предоставления ему возможности должным образом отреагировать на поступившие от общества "Мирролла" непосредственно в заседании коллегии палаты по патентным спорам письменные пояснения с приложениями, а также с целью представить дополнительные доказательства своей позиции.

Исследовав материалы дела, проанализировав доводы лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 и заявителем не оспариваются.

Нарушение прав заявителя, являющееся одним из обязательных условий для признания ненормативного правового акта недействительным, заключается в том, что оспариваемым решением Роспатента был дезавуирован принадлежащий заявителю объект интеллектуальной собственности.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения (22.08.2007), правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки).

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил рассмотрения заявки к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

При этом абзацами шестым и седьмым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках установлено, что такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения, а положения, предусмотренные этим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В силу пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил рассмотрения заявки, к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 14.4.1 названных Правил при проверке заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 тех же Правил, или включает такое обозначение.

Если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 Правил, или состоит только из обозначений, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 этих Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Исследовав представленные доказательства, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что поскольку задолго до даты приоритета спорного товарного знака широкое распространение в качестве наименования фармацевтической субстанции (международное непатентованное наименование "селена сульфид") получило именно наименование "сульсен", то словесный товарный знак "ДИСУЛЬСЕН", образованный с использованием словесного элемента "ди-", часто используемого в названиях различных лекарственных средств, и в силу этого имеющий очевидное сходство с наименованием "сульсен", указывает на наличие в составе соответствующих товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначен спорный товарный знак, фармацевтической субстанции "сульсен" и присущих ей соответствующих полезных свойств, позволяющих предупреждать и лечить себорею.

То, что сульсен - это лекарственное средство в виде пасты или мыла, которое применяется при лечении себореи волосистой части головы; данное средство было зарегистрировано 31.12.1971 в Государственном реестре лекарственных средств в качестве фармацевтической субстанции с наименованием "сульсен" (в настоящее время лицом, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, является закрытое акционерное общество "Биологические исследования и системы"), а приказом Минздрава СССР от 09.07.1974 N 614 "Об утверждении списка лекарственных средств, разрешенных для медицинского применения" в соответствующий список была включена "паста сульсена" в качестве лекарственной формы сульсена, применяемой при себорее; сульсен включен в Общероссийский классификатор продукции, утвержденный постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301, и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, утвержденный приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст; наименования "сульсен", "сульсена", "сульсеновое" неоднократно использовались в научно-популярной и учебной литературе, выпускавшейся значительными тиражами, что было установлено вступившими в законную силу решениями Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2015 по делу N СИП-18/2015 и от 17.03.2015 по делу N СИП-679/2015.

Данное обстоятельство в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеют преюдициальное значение для настоящего спора и не требуют доказывания.

Теми же судебными актами установлено, что общество "Мирролла", подавшее возражение, является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "Mirrolla SULSEN" по свидетельству Российской Федерации N 411242, а также иных товарных знаков по свидетельствам N 328397, 328618, 376821, 416201, 497289, зарегистрированных в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, и производителем косметических средств, в том числе однородных соответствующим товарам 5-го класса МКТУ, что обуславливает заинтересованность третьего лица в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака заявителя.

Кроме того, Судом по интеллектуальным правам в рамках указанных дел было установлено отсутствие приобретенной различительной способности у обозначения "сульсен" по состоянию на 22.08.2007, что является датой приоритета также и спорного товарного знака. В частности, установлено, что обозначение "СУЛЬСЕНА" или "SULSENA" не является общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации. Наличие товарного знака по свидетельству Украины N 45294 не подтверждает использование и приобретение различительной способности товарного знака на территории Российской Федерации.

В пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" и в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств" отмечено, что независимо от состава лиц, участвующих в деле, обстоятельства, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащимся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Иных фактов, опровергающих вышеуказанные сделанные при аналогичных обстоятельствах выводы судов по делам N СИП-18/2015 и СИП-679/2015 о заинтересованности общества "Мирролла" и отсутствии приобретенной различительной способности у обозначения "сульсен" по состоянию на 22.08.2007, в рамках данного дела судом не установлено.

Так, в целях подтверждения обратного заявителем в материалы настоящего дела были представлены в том числе документы, которые были предметом оценки по вышеуказанным делам, а также иные доказательства, впервые раскрытые в рамках данного дела и имеющие целью опровергнуть выводы судов относительно юридических фактов материально-правового содержания, установленных в рамках дел N СИП-18/2015 и СИП-679/2015.

Фактически соответствующие доводы заявителя, которые ранее были предметом исследования Суда по интеллектуальным правам в делах N СИП-18/2015 и СИП-679/2015, и представленные в их обоснование новые доказательства направлены на нивелирование неблагоприятных для общества "Амальгама Люкс" выводов суда по ранее рассмотренным судебным делам.

Однако по смыслу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их опровержение. Такое положение существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет отменен в порядке, установленном законом.

При этом преюдициальным является обстоятельство, имеющее значение для правильного рассмотрения дела, установленное судом и изложенное во вступившем в законную силу судебном акте по ранее рассмотренному делу между теми же сторонами, а не обстоятельство, которое должно быть установлено.

Преюдициальность имеет свои объективные и субъективные пределы. По общему правилу объективные пределы преюдициальности касаются обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. Среди этих фактов могут быть те, которые оказались бесспорными, и те, которые суд ошибочно включил в предмет доказывания по делу. В любом случае все факты, которые суд счел установленными во вступившем в законную силу судебном акте, обладают преюдициальностью. Субъективные пределы - это наличие одних и тех же лиц, участвующих в деле, или их правопреемников в первоначальном и последующем процессах.

Правовая позиция общества "Амальгама Люкс" как в данном деле, так и в делах N СИП-18/2015 и СИП-679/2015 основана на тезисе о том, что, во-первых, товарные знаки заявителя по свидетельствам Российской Федерации N 328829, 367350, 375705 и 377521 образуют серию товарных знаков, взаимосвязанных словесным обозначение "сульсен" (в английской транслитерации - "sulsen"); во-вторых, указанное обозначение является фантазийным и приобрело в Российской Федерации различительную способность по отношению к товарам общества "Амальгама Люкс" 3-го и 5-го классов МКТУ, что обуславливает охраноспособность всех знаков указанной серии. Принципиальным отличием в правовой позиции общества "Амальгама Люкс" по данному делу является тезис о приобретении спорным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 367350 различительной способности на дату подачи третьим лицом возражения в палату по патентным спорам - на 27.02.2015.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что, как указывалось выше, в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не требует доказывания и исключают опровержение описательный характер обозначения "сульсен", являющегося зарегистрированным в Российской Федерации (СССР) с 31.12.1971 лекарственным средством (фармацевтической субстанцией).

Кроме того, в соответствии с правовыми позициями, приведенными в пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" и в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств" коллегия судей исходит из отсутствия по состоянию на 22.08.2007 приобретенной различительной способности у указанного обозначения в отношении товаров общества "Амальгама Люкс"; наличия у общества "Мирролла" на момент подачи возражений, по итогам рассмотрения которых Роспатентом были вынесены решения Роспатента от 20.12.2014 и 01.10.2015, законного интереса в оспаривании товарных знаков указанной серии, поскольку аргументация общества "Амальгама Люкс" об обратном и представленные в их обоснование доказательства не опровергают соответствующих выводов судов по делам N СИП-18/2015, СИП-679/2015 и настоящему делу.

В то же время коллегией судей по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации были исследованы доказательства, представленные заявителем в обоснование довода о приобретении спорным товарным знаком различительной способности на дату подачи третьим лицом возражения в палату по патентным спорам (27.02.2015).

Суд установил, что представленные обществом "Амальгама Люкс" в Роспатент соответствующие документы не содержат обозначения "ДИСУЛЬСЕН", при этом упоминаемое в них обозначение "СУЛЬСЕНА" являлось самостоятельным объектом правовой охраны.

Дополнительно представленные в ходе судебного разбирательства документы: копии грузовых таможенных деклараций, разрешительной документации, договоров поставки, сопроводительного письма общества с ограниченной ответственностью "Пилигрим" от 28.04.2016, бухгалтерская справка указанного общества от 28.04.2016, копии исходящих от него документов (договоры поставки, примеры товарных накладных), договоры о рекламном размещении продукции, копии рекламных материалов, распечатки отзывов российских потребителей с Интернет-сайтов, а также заключения Лаборатории социологической экспертизы от 08.10.2015 N 200-2015 и от 13.05.2016 N 93-2016 и 94-2016, по мнению коллегии судей, также не имеют доказательственного значения для настоящего спора по тем же причинам.

Действующее законодательство не раскрывает понятия различительная способность. Вместе с тем правоприменительной практикой определены подходы к оценке приобретенной различительной способности, согласно которым использование товарного знака и приобретенная различительная способность должны относиться к территории Российской Федерации, обозначение должно обладать различительной способностью применительно к соответствующим товарам определенного лица и именно в глазах российских потребителей, для которых оно предназначается.

Оценка приобретения обозначением различительной способности должна производиться на дату подачи заявки (дату приоритета) на регистрацию товарного знака и применительно к деятельности заявителя товарного знака, а не иных лиц в отношении заявленных на регистрацию товаров (услуг). Этот вывод следует из правовой природы приобретенной различительной способности, которая возникает в силу длительного и интенсивного использования какого-либо обозначения заявителем в отношении конкретного перечня товаров и услуг. Поскольку использование обозначения "ДИСУЛЬСЕН" до даты подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ обществом "Амальгама Люкс", а равно после такой регистрации вплоть до обращения 27.02.2015 общества "Мирролла" в палату по патентным спорам не осуществлялось, утверждение правообладателя о приобретении указанным товарным знаком различительной способности не соответствует представленным в материалы дела доказательствам.

Представленные заявителем документы имеют отношение к иным обозначениям из упомянутой серии товарных знаков, правообладателем которых является (являлось) общество "Амальгама Люкс". При этом товарный знак "ДИСУЛЬСЕН" по визуальному, фонетическому и семантическому критериям (пункт 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявки) имеет отличие от знаков со словесными обозначениями и "СУЛЬСЕНА", "SULSENA", обусловленное наличием семантически значимого элемента "ди" (двойной, двойное действие) в начальной части обозначения, с которой начинается его восприятие потребителем.

В то же время согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ (в редакции, действовавшей на 27.02.2015) с учетом оснований оспаривания правовой охраны спорного товарного знака соответствующие положения закона применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 ГК РФ).

В обоснование довода о приобретении спорным обозначением различительной способности на дату подачи обществом "Мирролла" соответствующего возражения заявителем представлены заключения Лаборатории социологической экспертизы от 08.10.2015 N 200-2015 и от 13.05.2016 N 93-2016 и 94-2016. Однако, как указывалось выше, данные заключения не имеют отношения к обозначению "ДИСУЛЬСЕН". Оснований для экстраполяции данных и выводов указанных соцопросов, имеющих отношение к иному обозначению, в отношении спорного товарного знака, зарегистрированного в отношении конкретных товаров, как указывалось выше, у суда не имеется. Как следствие, результаты указанных соцопросов не имеют доказательственного значения в вопросе приобретения различительной способности спорным товарным знаком в отношении конкретных товаров на момент подачи возражения третьим лицом и не могли повлиять на соответствующие выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении.

Коллегией судей отклоняется и довод заявителя о наличии в действиях общества "Мирролла" по обращению с возражениями в палату по патентным спорам злоупотребления правом, в том числе с учетом известных сторонам результатов рассмотрения аналогичных возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку общества "Амальгама Люкс" по свидетельству Российской Федерации N 328829.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения приведенных требований, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 названной статьи разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Заявляя о злоупотреблении правом со стороны общества "Мирролла", общество "Амальгама Люкс" видит его проявление в том, что третье лицо использует обозначение "сульсен" и при обращении в Роспатент с заявками на регистрацию товарных знаков, содержащих указанное обозначение, указывает на его фантазийность.

Между тем такие утверждения в ходе судебного заседания были опровергнуты представителями третьего лица, согласно пояснениям которых, спорное обозначение дискламировано из объема правовой охраны товарных знаков третьего лица, а указание в заявках третьего лица на фантазийность обозначения имеет отношение к обозначениям в целом, которые включают и иные словесные и изобразительные элементы. Пояснения третьего лица согласуются с данными из открытых источников информации.

С учетом этого довод заявителя о наличии в действиях третьего лица признаков злоупотребления правом отклонен судом как носящий предположительный характер, не нашедший должного подтверждения в материалах дела.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 52 постановления от 26.03.2009 N 5/29, при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений (действий) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Вопреки доводу общества "Амальгама Люкс", суд пришел к выводу о том, что мотивированное отклонение коллегией палаты по патентным спорам ходатайства правообладателя об отложении заседания коллегии не является процедурным (процессуальным) нарушением, тем более носящим экстраординарный характер, исключающий законность оспариваемого ненормативного правового акта.

Иные доводы заявителя, в том числе об игнорировании Роспатентом Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", регламентирующего порядок указания на соответствующих товарах сведений о действующих компонентах в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI), а также об общеизвестность товарного знака "СУЛЬСЕНА" с 01.01.2006 на территории Украины (решением Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины от 09.12.2008) с учетом приведенных выше выводов суда сами по себе не подтверждают использование и приобретение различительной способности товарного знака на территории Российской Федерации и не свидетельствуют о недействительности оспариваемого решения Роспатента.

При названных обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, оснований для признания его недействительным не имеется.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на указанное лицо.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Н. Тарасов