Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2016 г. N СИП-120/2016 Довод истца о том, что спорное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, не нашел своего подтверждения, поскольку истец не является единственным производителем продукции под оспариваемым обозначением, оно использовалось длительное время и иными лицами до даты приоритета оспариваемого товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2016 г. N СИП-120/2016

Резолютивная часть решения объявлена 23 июня 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 30 июня 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2016 г. N С01-852/2016 по делу N СИП-120/2016 настоящее решение оставлено без изменения

См. Определение Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2016 г. по делу N СИП-120/2016 об исправлении опечатки

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгаков Д.А.,

судей - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жандаровой И.В,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Химтехно" (ул. Н. Ершова, 29А, г. Казань, Республика Татарстан, 420045, ОГРН 1021603619124) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., 30 корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании недействительным решения Роспатента от 09.12.2015 об отказе в удовлетворении возражения закрытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Химтехно" от 08.10.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 488248.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Казанская консультационная группа" (ул. Кремлевская, 18, г. Казань, Республика Татарстан, 420008, ОГРН 1021602829621).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества "Научно-производственный центр "Химтехно" - Ситдиков Р.Б. (по доверенности от 17.08.2015), Степко Н.В. (по доверенности от 22.09.2014), Угрюмов О.В. (паспорт);

от Роспатента - Шеманин Я.А. (по доверенности от 11.08.2015);

от ООО "ККГ" - Самиев Т.С. (по доверенности от 22.05.2016); Тудрий О.В. (генеральный директор), Галиулов М.Н. (по доверенности от 22.06.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Химтехно" (далее - общество "НПЦ "Химтехно") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании недействительным решения Роспатента от 09.12.2015 об отказе в удовлетворении возражения общества "НПЦ "Химтехно" от 08.10.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 488248, которым правовая охрана словесного товарного знака "Рекод" по свидетельству Российской Федерации N 488248 оставлена в силе.

Требование общества "НПЦ "Химтехно" обосновано тем, что оспариваемый словесный товарный знак "Рекод" по свидетельству Российской Федерации N 488248 способен ввести в заблуждение потребителя.

По мнению общества "НПЦ "Химтехно", решение Роспатента от 09.12.2015 принято в нарушение подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатент в своем отзыве возражал против удовлетворения заявленного требования, указывая при этом, что доводы заявителя не обоснованы.

Третье лицо - общество с ограниченной ответственностью "Казанская консультационная группа" (далее - общество "ККГ") в отзыве просит оставить оспариваемое решение Роспатента без изменения, заявление общества "НПЦ "Химтехно" без удовлетворения.

В судебном заседании представители заявителя настаивали на заявленных требованиях.

Представитель Роспатента возражал против требования заявителя, просил отказать в признании недействительным оспариваемого решения Роспатента.

Представители третьего лица в судебном заседании поддержали позицию Роспатента, просил отказать в признании недействительным оспариваемого решения Роспатента.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования удовлетворению не подлежат.

Как следует из материалов дела, оспариваемый словесный товарный знак "Рекод" по заявке N 2010729109 с приоритетом от 09.09.2010 зарегистрирован 29.05.2013 по свидетельству Российской Федерации N 488248 на имя общества "ККГ".

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 1-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "деэмульгаторы водонефтяных эмульсий; ингибиторы и растворители асфальтено-смоло-парафиновых отложений (аспо); бактерициды, используемые для промышленных целей; ингибиторы солеотложений; поглотители сероводорода, кислорода, меркаптанов; реагенты для повышения нефтеотдачи пластов, химической обработки пластов; буровые растворы; химические реагенты для процессов добычи, подготовки, транспортировки нефти и нефтепродуктов" и 2-го класса МКТУ "ингибиторы коррозии и реагенты для защиты нефтепромыслового оборудования".

В Роспатент 09.10.2015 поступило возражение общества "НПЦ "Химтехно" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 488248, обусловленное тем, что его регистрация противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 09.12.2015 в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488248 оставлена в силе.

Указанное решение Роспатента послужило основанием для обращения общества "НПЦ "Химтехно" в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", проведение формальной экспертизы и принятие решения от 09.12.2015 об отказе в удовлетворении возражения общества "НПЦ "Химтехно" от 08.10.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 488248 находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок обращения в суд заявителем не пропущен.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003, рег. N 4322 (далее - Правила), к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которые не соответствуют действительности.

В соответствии с пунктом 3(1) Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы), отражающих многолетнюю практику экспертизы заявленных обозначений, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Способность введения потребителя в заблуждение таким обозначением может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Оспариваемый товарный знак "Рекод" по свидетельству Российской Федерации N 488248 является словесным и выполнен стандартным шрифтом в черном цвете строчными буквами русского алфавита, первая буква слова - заглавная.

Как следует из материалов административного дела, копия которого представлена Роспатентом в материалы настоящего судебного дела, и не оспаривается обществом "НПЦ "Химтехно" (6-ой абзац страницы 3 возражения, поданного в Роспатент), обозначение "Рекод" в качестве маркировки нефтехимических реагентов впервые появилось в документации закрытого акционерного общества "АТОН" (далее - ЗАО "АТОН"), в частности, в протоколе Республиканского санитарно-гигиенического Центра Госкомитета санэпиднадзора Республики Татарстан от июня 1997 года N 63.

Кроме того указанное обозначение фигурирует в технических условиях ЗАО "АТОН" на деэмульгатор Рекод 752 от 24.02.1998 и на ингибитор коррозии Рекод 608 от 25.12.1998, договоре о передаче технической документации от 20.03.1998 N 20/03-98 между ЗАО "АТОН" и открытым акционерным обществом "Казаньоргсинтез", договоре о передаче технической документации от 25.11.1998 N АЗ-11/98 между ЗАО "АТОН" и закрытым акционерным обществом "Органический синтез", договоре неисключительной лицензии в отношении ингибитора коррозии Рекод-608 от 30.09.1999 между ЗАО "АТОН" и обществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Гектор" (далее - общество "НПФ "Гетор"), договоре поставки между ЗАО "АТОН" и акционерным обществом "Татнефть" от 16.12.1999 N 24/3, договоре поставки между ЗАО "АТОН" и закрытым акционерным обществом "Татойлгаз" от 28.03.2000 N А1- 11/00/К89, и других.

Таким образом, судебная коллегия соглашается с доводом Роспатента о том, что использование обозначения "Рекод" началось ЗАО "АТОН" еще до создания общества "НПЦ "Химтехно".

Правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488248 является общество "ККГ", которая входит в одну группу компаний с ЗАО "АТОН" и обществом "НПФ "Гектор".

При этом из агентских договоров N А2-05/10, N АЗ-05/10 от 17.05.2010 между ЗАО "АТОН" и обществом "ККГ", агентского договора N Г1-05/10 от 27.05.2010 между обществом "НПФ "Гектор" и обществом "ККГ", а также писем ЗАО "АТОН" от 11.03.2011 N 122-11/03-10 и обществом "НПФ "Гектор" от 15.03.2011 N 191-15/03-10, обществу "ККГ" было поручено оформить на свое имя товарный знак с обозначением "Рекод" для осуществления дальнейшей совместной деятельности.

Согласно учредительным документам общества "НПЦ "Химтехно", оно также создано при участии ЗАО "АТОН" 27.04.1998, то есть после даты появления обозначения "Рекод".

При этом ЗАО "АТОН" на момент рассмотрения настоящего судебного дела входит в состав акционеров общества "НПЦ "Химтехно".

Кроме того, заявителем в судебном заседании не оспаривался факт того, что ЗАО "АТОН", общество "НПФ "Гектор" и общество "НПЦ "Химтехно" заказывали производство нефтехимической продукции (ингибиторы коррозии, Деэмульгаторы и так далее) на одних и тех же нефтехимических заводах, а именно: на закрытом акционерном обществе "Уруссинский химический завод", акционерном обществе "Органический синтез", открытом акционерном обществе "Казаньоргсинтез", обществе с ограниченной ответственностью "Камская нефтехимическая компания" и так далее.

В дальнейшем осуществлялась реализация произведенной продукции под обозначением "Рекод" внешним потребителям (закрытому акционерному обществу "Татойлгаз", открытому акционерному обществу "Татнефть", открытому акционерному обществу АНК "Башнефть" и другим).

Поэтому судебная коллегия соглашается с доводом Роспатента о том, что ЗАО "АТОН", общество "НПФ "Гектор" и общество "НПЦ "Химтехно" осуществляли с 1999 года активную деятельность по внедрению и реализации реагентов, маркируемых обозначением "Рекод".

Согласно договору о продаже неисключительной лицензии от 17.05.1999 общество "НПЦ "Химтехно" являлось лицензиатом ЗАО "АТОН" по патенту Российской Федерации на изобретение N 2123068 на ингибитор коррозии типа Рекод-608.

Также, из имеющегося в материалах дела следует, что в договоре поставки от 10.01.2005 общество с ограниченной ответственностью "НПФ "Гектор" выступает поставщиком ингибитора Рекод-608, а общество "НПЦ "Химтехно" - покупателем.

Вышеназванный договор был пролонгирован 30.12.2010.

Учитывая названные обстоятельства, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о необоснованности довода общества "НПЦ "Химтехно" о том, что оно является единственным лицом, с которым у потребителя может ассоциироваться обозначение "Рекод", а ЗАО "АТОН" и общество "НПФ "Гектор" являются лишь посредниками в продаже продукции, маркированной данным обозначением.

При этом как следует из представленных в материалы дела документов, регистрация товарного знака "Рекод" произведена на имя общества "ККГ", которое действует по поручению ЗАО "АТОН" и общества "НПФ "Гектор", являющихся в течение длительного времени реальными производителями соответствующих товаров.

Более того, ЗАО "АТОН" является первой компанией, которая стала использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение "Рекод".

Также судебная коллегия учитывает, что согласно учредительным документам общества "НПЦ "Химтехно", оно создано при участии ЗАО "АТОН" в 1998 году.

Общество "НПЦ "Химтехно" начало использовать обозначение "Рекод" с 1999 года, о чем свидетельствуют сертификат соответствия Министерства топлива и энергетики Российской Федерации на деэмульгатор Рекод 758 от 12.02.1999 N Р.245820.097.02.99.

Действительно, согласно многочисленным договорам общество "НПЦ "Химтехно" покупало и осуществляло поставки деэмульгатора, маркированного обозначением "Рекод", в том числе поставляло товары открытому акционерному обществу "Татнефтепром" по договору от 05.07.1999 N XI-5/06-99 и открытому акционерному обществу "Татнефтепром-Зюзеевнефть" по договору от 12.06.1999 N Х25/06-99.

Вместе с тем судебная коллегия не соглашается с доводом заявителя о том, что вышеназванные обстоятельства, а также публикации в научно-технической литературе и прессе, свидетельствуют о сформировавшейся неразрывности в сознании потребителя соответствующего продукта под обозначением в качестве товарного знака "Рекод" и обществом "НПЦ "Химтехно", и ассоциациях спорного товарного знака "Рекод" исключительно с ним.

Однако из материалов дела следует, что общество "НПЦ "Химтехно" не является единственным производителем продукции под обозначением "Рекод", а также лицом, которое первым стало использовать указанное обозначение.

Спорное обозначение использовалось длительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака и иными лицами, в том числе ЗАО "АТОН" и обществом "НПФ "Гектор".

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что материалами дела не подтверждено, что обозначение "Рекод" ассоциируется исключительно с обществом "НПЦ "Химтехно", и что его использование ЗАО "АТОН" и обществом "НПФ "Гектор" способно ввести потребителя в заблуждение.

При этом судебная коллегия учитывает, что товары, в отношении которых используется обозначение "Рекод", не являются товарами широкого потребления.

Поэтому, потребитель таких товаров более тщательно подходит к выбору контрагента и, как правило, знает именно производителя товаров.

Кроме того, следует отметить специфику продукции, маркируемой обозначением "Рекод", в связи с чем круг ее потребителей является узким.

В связи с чем, эти потребители осуществляют длительные хозяйственные связи с производителями специфических товаров и реально представляют круг их поставщиков. При этом при выборе таких товаров, решающее значение имеют качественные характеристики данных товаров, которые обеспечиваются конкретными производителями и наличие документов подтверждающих такое качество.

Судебная коллегия отклоняет дополнительно заявленный обществом "НПЦ "Химтехно" в ходе судебного разбирательства довод о недействительности оспариваемого решения Роспатента от 09.12.2015 (л.д. 9, т.д. 12) в связи с тем, что решение Роспатента о восстановлении обществу "ККГ" срока подачи возражения в палату по патентным спорам (стр. 11-14, т.д. 5) на решение Роспатента от 21.02.2012, является незаконным.

Общество "НПЦ "Химтехно" указывает на то, что Роспатент в нарушение пункта 2.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила ППС), восстановил пропущенный обществом "ККГ" срок подачи возражения против решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010729109 без проверки уважительности причин пропуска указанного срока.

Судебная коллегия отмечает, что указанное ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу возражения было подано в рамках рассмотрения иного возражения, поданного в Роспатент 10.10.2012 обществом "ККГ". По результатам рассмотрения возражения от 10.10.2012 принято решение Роспатента от 05.02.2013, которым зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 488248.

Поэтому довод заявителя о процессуальном нарушении Роспатента по рассмотрению возражения от 10.10.2012 не может быть принят во внимание в рамках оспаривания решения от 09.12.2015, принятого по результатам рассмотрения другого возражения.

При этом судебная коллегия отмечает, что в возражении общества "НПЦ "Химтехно" от 09.10.2014 отсутствовали соответствующие основания.

Судебная коллегия пришла к выводу о том, что довод общества "НПЦ "Химтехно" об отсутствии уважительности причин для восстановления указанного срока, носят голословный предположительный характер.

Вместе с тем, согласно пункту 2.5 Правил ППС, если в дополнительных материалах, представленных к возражению, указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, они могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Таким образом, довод общества "НПЦ "Химтехно" о нарушении пункта 2.3 Правил ППС при рассмотрении Роспатентом возражения общества "ККГ" от 10.10.2012 не может служить основанием для признания незаконным оспариваемого решения Роспатента от 09.12.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения общества "НПЦ "Химтехно" от 09.10.2014.

Учитывая изложенные обстоятельства, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488248 на имя общества "ККГ" соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента от 09.12.2015 соответствует законодательству, а заявление общества "НПЦ "Химтехно" не подлежит удовлетворению.

Расходы по государственной пошлины распределяются согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования закрытого акционерного общества "Научно - производственный центр "Химтехно" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судьи

И.В. Лапшина

Н.Л. Рассомагина