Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 июля 2016 г. N С01-642/2016 по делу N А56-52161/2015 Суд отменил принятые ранее решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку, исследуя вопрос о сходстве до степени смешения товарного знака истца с используемыми ответчиком обозначениями суд, не провел полного анализа сравниваемых обозначений

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 июля 2016 г. N С01-642/2016 по делу N А56-52161/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 июля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Уколов С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Рогнеда"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.12.2015 (судья Рагузина П.Н.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2016 (судьи Тимухина И.А., Горбик В.М., Жиляева Е.В.) по делу N А56-52161/2015

по иску общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Рогнеда" (ул. Электродная, 10, Москва, 111524, ОГРН 1147746529920)

к обществу с ограниченной ответственностью "ГУДМАСТЕР" (Свердловская наб., д. 18, лит. 3, оф. 331, Санкт-Петербург, 195009, ОГРН 1107847090251)

о защите исключительных прав.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ" (Кондратьевский пр., д. 15, корп. 3, оф. 330, Санкт-Петербург, 195197, ОГРН 1057810163267).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Жукова И.А. (доверенность от 15.05.2014);

от ответчика - Декина Н.В. (доверенность от 20.10.2015).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Рогнеда" (далее - общество "НПП Рогнеда", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ГУДМАСТЕР" (далее - общество "ГУДМАСТЕР", ответчик) со следующими требованиями, уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации:

- признать нарушением исключительных прав истца на товарный знак "WOODMASTER" использование ответчиком наименований, сходных до степени смешения с товарных знаком истца, в произвольной части фирменного наименования и коммерческого обозначения, в доменном имени и других носителях, на производимых и вводимых в гражданский оборот товарах, в рекламе и прочее;

- запретить ответчику использовать обозначения "GOODMASTER", "ГУДМАСТЕР", "MasterGood", сходные до степени смешения с товарным знаком "WOODMASTER" по свидетельству N 390375, зарегистрированному 01.01.2009 с приоритетом от 28.01.2008 для индивидуализации товаров 01, 02, 05, 09, 16, 17, 19 классов МКТУ и однородных товаров непосредственно на товарах, в том числе на этикетках, в бухгалтерской документации, в рекламных целях в печатных и иных изданиях, в прайс-листах, в доменном имени, в сети Интернет, на любых носителях; предлагать к продаже, продавать или иных образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товар, маркированный обозначениями "GOODMASTER", "ГУДМАСТЕР", "MasterGood";

- обязать ответчика изъять из торговых точек и утилизировать продукцию, маркированную наименованиями "GOODMASTER", "ГУДМАСТЕР", "MasterGood"; изъять и уничтожить за свой счет тару, упаковку, этикетки и иную документацию, в содержании которых использованы обозначения "GOODMASTER", "ГУДМАСТЕР", "MasterGood"; убрать размещенную различными способами и с использованием различных способов адресации рекламу продукции под наименованиями "GOODMASTER", "ГУДМАСТЕР", "MasterGood" и ответчика как юридического лица с наименованием общество с ограниченной ответственностью "ГУДМАСТЕР";

- запретить ответчику использование доменного имени и произвольной части фирменного наименования или коммерческого обозначения, сходных до степени смешения с товарным знаком истца;

- взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование обозначений "GOODMASTER", "ГУДМАСТЕР", "MasterGood", сходных до степени смешения с товарным знаком истца "WOODMASTER";

- взыскать расходы в размере 281 500 рублей на проведение социологического опроса; расходы на оплату нотариуса, связанные с совершением нотариальных действий в целях обеспечения письменных доказательств в размере 121 400 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ" (далее - третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.12.2015 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на невыяснение судами имеющих значение для дела обстоятельств, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм процессуального и материального права, просит решение от 07.12.2015 и постановление от 18.04.2016 отменить, и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Кассационная жалоба мотивирована отсутствием в обжалуемых судебных актах правовой оценки целого ряда представленных истцом доказательств, а также ошибочностью выводов судов об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и используемыми ответчиком обозначениями.

Кроме того, истец ссылается на неприменение судами статей 1229, 1233 и пунктов 3 и 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), а также на ошибочность вывода судов об отсутствии преюдициального значения решения по делу N СИП-1/2014 для настоящего спора.

Отзывы на кассационную жалобу ответчиком и третьим лицом не представлены.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель истца поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил кассационную жалобу удовлетворить; представитель ответчика в удовлетворении жалобы просил отказать.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о месте и времени рассмотрения жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, выслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, истцу, являющемуся правопреемником закрытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие Рогнеда", принадлежит исключительное право на словесный товарный знак "WOODMASTER" (свидетельство Российской Федерации N 390375, дата приоритета - 28.01.2008, зарегистрирован 01.10.2009 отношении товаров и услуг 01, 02, 05, 09, 16, 17, 19 классов МКТУ).

Ссылаясь на то, что ответчик нарушает права истца при использовании обозначений "GOODMASTER", "ГУДМАСТЕР", "MasterGood", сходных до степени смешения с товарным знаком истца "WOODMASTER" в фирменном наименовании, коммерческом обозначении, доменном имени, а также при введении в гражданский оборот товаров, маркированных обозначениями "GOODMASTER", "ГУДМАСТЕР", "MasterGood", истец обратился за судебной защитой.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что используемое ответчиком на товарах комбинированное обозначение, фирменное наименование ответчика, а также доменное имя "goodmast" не сходны до степени смешения с товарным знаком истца, а судебное решение по делу N СИП-1/2014, на которое сослался истец в подтверждение своих доводов о сходстве до степени смешения обозначений "GOODMASTER", "ГУДМАСТЕР" с товарным знаком истца, не имеет преюдициального значения для настоящего спора.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, с выводами суда первой инстанции согласился.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что указанные выводы судов нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм процессуального права, а также не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Истец, обращаясь за защитой своего исключительного права на товарный знак "WOODMASTER" по свидетельству Российской Федерации N 390375, сослался на использование ответчиком сходных до степени смешения с товарным знаком обозначений "GOODMASTER", "ГУДМАСТЕР", "MasterGood".

При рассмотрении спора суды, исследуя вопрос о сходстве до степени смешения товарного знака истца с используемыми ответчиком обозначениями, ограничились сравнением словесного товарного знака истца с используемым ответчиком комбинированным обозначением. При этом анализ словесных обозначений, используемых ответчиком, на предмет их сходства до степени смешения с товарным знаком истца судами не проводился.

Доказательства, представленные истцом в подтверждение довода об использовании ответчиком словесных обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, не были предметом исследования и не получили правовой оценки в обжалуемых судебных актах.

Согласно части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны, в том числе, фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

В соответствии с частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны, в частности, обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В силу частей 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства, в том числе заключение эксперта, не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (часть 4 и 5 статьи 71, часть 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с изложенным, учитывая существенное значение для разрешения спора по существу обстоятельств использования ответчиком словесных обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, оставление судами его довода об использовании ответчиком таких обозначений без исследования и оценки не может быть признано надлежащим выполнением требований, предъявляемых арбитражным процессуальным законодательством к оценке доказательств судом и мотивированности судебных актов.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с отклонением судами ссылок истца на решение от 22.05.2014 по делу N СИП-1/2014, в рамках которого было установлено сходство до степени смешения двух сравниваемых словесных обозначений (товарного знака "GOODMASTER ГУДМАСТЕР" по свидетельству Российской Федерации N 402712 с товарным знаком истца "WOODMASTER" по свидетельству Российской Федерации N 390375).

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод. При этом иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств"; пункт 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях"; пункт 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав").

Указывая на то, что обозначение, с которым сравнивался товарный знак истца "WOODMASTER" в деле N СИП-1/2014, отличается от обозначения, подлежащего сравнению в настоящем деле, суды не учли, что истцом заявлялся довод об использовании ответчиком не только комбинированного обозначения, но и словесного обозначения "GOODMASTER".

С учетом этого, в случае установления судом факта использования ответчиком словесного обозначения "GOODMASTER", подлежало установлению, имеют ли значение выводы, сделанные судом в деле N СИП-1/2014, для рассмотрения настоящего спора.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частями 1 и 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.12.2015 по делу N А56-52161/2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2016 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.М. Уколов