Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу N СИП-242/2016 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено его использование, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу N СИП-242/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 июля 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 22 июля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Поляниной А.А., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Родник и К" (ул. Силикатная, д. 17, г. Мытищи, Московская обл., 141004, ОРГН 1025003530826)

к обществу с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ РИАЛ" (пр-т Новоясеневский, д. 32, корп. 1, оф. 1, Москва, 117463, ОГРН 1057747798866)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305787 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков в связи с его неиспользованием.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель истца: Суворов К.А. по доверенности от 09.03.2016.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Родник и К" (далее - общество "Родник и К") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ РИАЛ" (далее - общество "КОРПОРАЦИЯ РИАЛ") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 240948, N 219416, N 219362, N 128786, N 189239, N 264147, N 337223, N 305787, N 308624, N 275199, N 319540, N 241806, N 191333, N 324175, N 316103, N 227166, N 333176, N 278900, N 220888, N 220889, N 278681, N 220890, N 223323, N 330635, N 261570.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2016 по делу N СИП-141/2016 в настоящее производство выделены исковые требования, уточненные в порядке, установленном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305787 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; настойки горькие" в связи с его неиспользованием.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель общества "Родник и К" заявленные требования поддержал в полном объеме, утверждая, что спорные товарные знаки не использовались правообладателем на протяжении трех лет до даты подачи искового заявления.

Общество "КОРПОРАЦИЯ РИАЛ" представителя в судебное заседание не направило, извещено надлежащим образом.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности представителя в судебное заседание также не направила, заблаговременно представила отзыв на исковое заявление, в котором указала, что пояснений по существу спора дать не может и просила рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 305787 зарегистрирован с приоритетом от 18.10.2004 на имя общества "КОРПОРАЦИЯ РИАЛ" в отношении товаров 33-го класса МКТУ "бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; настойки горькие".

Общество "Родник и К", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305787 в отношении товаров 33-го класса МКТУ, указанных в регистрации, и полагая, что названный товарный знак не используется действующим правообладателем и его предшественниками на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

В обоснование исковых требований общество "Родник и К" указывает, что является производителем алкогольной продукции. При этом другим видом его деятельности, согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, является производство иных пищевых продуктов.

Также общество "Родник и К" указало, что намерено начать производство и реализацию товаров, для которых индивидуализирующую функцию выполняет обозначение "SHUSTOFF" и изобразительный элемент в виде колокола. Для этой цели истец обратился в Роспатент с соответствующими заявками N 2016701938, N 2016704741, N 2016705546.

Кроме того, общество "Родник и К" отмечает, что наличие спорного товарного знака не позволяет ему использовать обозначения "SHUSTOFF" и изобразительный элемент в виде колокола для индивидуализации товаров и услуг, производством и оказанием которых он занимается.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака общество "Родник и К" представило следующие доказательства: информацию о товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 240948, N 219416, N 219362, N 128786, N 189239, N 264147, N 337223, N 305787, N 308624, N 275199, N 319540, N 241806, N 191333, N 324175, N 316103, N 227166, N 333176, N 278900, N 220888, N 220889, N 278681, N 220890, N 223323, N 330635, N 261570, уведомление от Роспатента о поступлении заявки N 2016701938 от 27.01.2016, решение Роспатента о принятии к рассмотрению заявки N 2016701938 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) от 20.02.2016, уведомление от Роспатента о поступлении заявки N 2016704741 от 18.02.2016, уведомление от Роспатента о поступлении заявки N 2016705546 от 25.02.2016, лицензию от 19.02.2016 N 50ПСН0005216, выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, решение Арбитражного суда Хабаровского края от 15.06.2012 по делу N А73-10801/2011, информационную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная на имя общества "Родник и К", заявку на регистрацию товарного знака N 2016701938, заявку на регистрацию товарного знака N 2016704741, заявка на регистрацию товарного знака N 2016705546, договор поставки от 11.01.2016 N Гр 2016-01, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Графика" и обществом "Родник и К" (далее - договор N Гр 2016-01), договор поставки от 20.01.2016 N ТДФ-197, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Формат" и обществом "Родник и К" (далее - договор N ТДФ-197), техническую инструкцию по производства российского коньяка трехлетнего "SHUSTOFF (ШУСТОВ) ТИ 9174-013-51440522-16, техническую инструкцию по производства российского коньяка четырехлетнего "SHUSTOFF (ШУСТОВ) ТИ 9174-012-51440522-16, техническую инструкцию по производства российского коньяка пятилетнего "SHUSTOFF (ШУСТОВ) ТИ 9174-014-51440522-16, Декларацию о соответствии Таможенного союза от 12.04.2016 ТС N Д-RU.АЮ18.В.06592.

Как установлено судом и следует из представленных в материалы дела документов, общество "Родник и К" занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством и реализацией алкогольной продукции, а именно коньяка.

Так, общество "Родник и К" имеет надлежащим образом оформленную лицензию на производство, хранение и поставку алкогольной продукции: водки, ликероводочных изделий, коньяка. Общество "Родник и К" представило в суд таможенную декларацию, в соответствии с которой оно осуществляло ввоз на территорию Таможенного союза российского коньяка: трехлетний "SHUSTOFF (ШУСТОВ)", четырехлетний "SHUSTOFF (ШУСТОВ)", пятилетний "SHUSTOFF (ШУСТОВ)".

При этом производство трехлетнего, четырехлетнего и пятилетнего коньяка "SHUSTOFF (ШУСТОВ)" регламентировано разработанными истцом технологическими инструкциями.

Также, общество "Родник и К" заключило договоры поставки N ТДФ-197 и N Гр 2016-01 полиграфической продукции и гофропродукции (гофрокартон и изделия из него - пункт 1.1. договора N ТДФ-197) маркированной обозначениями, содержащими в себя словесные элементы "SHUSTOFF", "SHUSTOFF (ШУСТОВ)", а также изобразительный элемент в виде колокола.

В судебном заседании представителем общества "Родник и К" были представлены на обозрение образцы этикеток продукции его доверителя с обозначением "Шустов" в латинице и кириллице для продукции "Российский коньяк".

Также общество "Родник и К" обратилось в Роспатент с заявками N 2016701938, N 2016704741, N 2016705546 на регистрацию собственных товарных знаков.

Заявка N 2016701938 направлена на регистрацию обозначения для товаров и услуг 32, 33, 35-го и 43-го классов МКТУ, заявка N 2016704741 направлена на регистрацию товаров и услуг 32, 33, 35-го классов МКТУ, а заявка N 2016705546 на регистрацию товаров 33-го класса МКТУ.

При этом перечень товаров в общих классах МКТУ в данных заявках является одинаковым.

Согласно информации из открытого реестра федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" по заявкам N 2016701938, N 2016705546 ведется экспертиза обозначений.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 305787 является словесным. Доминирующий словесный элемент спорного товарного знака - "ШУСТОВЪ".

Обозначение по заявке N 2016701938 представляет собой словесный элемент "Shustoff", исполненный буквами латинского алфавита черного цвета. Первая буква "S" является заглавной.

Обозначение по заявке N 2016705546 является комбинированным. Данное обозначение исполнено в форме этикетки, состоящей из двух частей. Первая часть этикетки включает словесный элемент "ShustoFF" и расположенный над ним расписной колокол. Вторая часть обозначения выполнена в форме кольеретки с круговым изображением по центру, полосками в виде ленты, расположенными по вертикали от кругового элемента, также данное обозначение на заднем плане содержит узор в виде совокупности неправильных многоугольников.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Проанализировав обозначение спорного товарного знака, а также обозначения заявок, поданных обществом "Родник и К", судебная коллегия приходит к выводу о сходстве до степени смешения обозначения спорного товарного знака и обозначений по заявкам N 2016701938, N 2016705546 на основании признаков звукового, графического и смыслового сходства.

Так, словесные элементы сравниваемых обозначений имеют одинаковое значение. Слово "Shustoff" является транслитерацией фамилии "Шустов", которая использована в спорном товарном знаке.

Кроме того, словесный элемент "SHUSTOFF / ШУСТОВ" является доминирующим в спорном товарном знаке и в обозначениях по заявкам N 2016701938 и N 2016705546.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения спорного товарного знака и заявок N 2016701938, N 2016705546 являются сходными до степени смешения.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций).

Вышеперечисленные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Представленные в материалы дела обществом "Родник и К" доказательства подтверждают заинтересованность данного лица в прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров "бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; настойки горькие" 33-го класса МКТУ, зарегистрированных для спорного товарного знака.

При этом коллегия судей принимает во внимание, что общество "Родник и К" является производителем алкогольной продукции.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Пунктом 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

С учетом даты подачи искового заявления (14.03.2016) период времени, в течение которого обществу "КОРПОРАЦИЯ РИАЛ" следует доказать использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305787 для сохранения его правовой охраны, исчисляется с 14.03.2013 по 13.03.2016 включительно.

При этом, общество "Родник и К" в исковом заявлении проинформировало Суд о том, что в период с 15.06.2012 по 21.08.2014 спорные товарные знаки не использовались правообладателем в виду нахождении его в стадии конкурсного производства.

Вместе с тем, ссылка на данное обстоятельство истца не освобождает ответчика от обязанности доказывания использования им спорных товарных знаков, а также представления доказательств неиспользования спорных товарных знаков по независящим от него обстоятельствам.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 стать 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Однако общество "КОРПОРАЦИЯ РИАЛ" не представило отзыв на исковое заявление, каких-либо письменных пояснений, а также доказательства использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305787.

Своими процессуальными правами обладатель исключительных прав на спорные товарные знаки распорядился самостоятельно.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 этого Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Родник и К" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305787 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; настойки горькие" в связи с его неиспользованием.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ РИАЛ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Родник и К" 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина