Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2016 г. N С01-430/2016 по делу N СИП-679/2015 Суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, кассационную жалобу общества - без удовлетворения, поскольку спорное обозначение является описательным, при этом обществом не представлено доказательств приобретения этим обозначением различительной способности между спорными товарными знаками

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2016 г. N С01-430/2016 по делу N СИП-679/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 4 июля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 июля 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М.,

при участии судьи-докладчика Пашковой Е.Ю.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (ул. Гражданская, д. 119, офис 109, г. Николаев, Украина, 54017, идентификационный код юридического лица 32719869) на решение Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 по делу N СИП-679/2015 (судьи Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н., Тарасов Н.Н.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "Мирролла" (ул. Ивана Фомина, д. 6, Санкт-Петербург, 194295, ОГРН 1047855172551) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 377521 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности восстановить нарушенное право общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" путем публикации извещения о действии регистрации указанного товарного знака и внесении соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мирролла".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" - Белицкий Ф.В. (по доверенности от 06.01.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-529/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Мирролла" - Золотых Н.И. (по доверенности от 22.12.2015), Курапова А.Г. (по доверенности от 22.12.2015).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (далее - общество "Амальгама Люкс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.10.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения общества с ограниченной ответственностью "Мирролла" (далее - общество "Мирролла") от 27.02.2015 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 377521 недействительным, и об обязании Роспатента восстановить нарушенное право общества "Амальгама Люкс" путем публикации извещения о действии регистрации указанного товарного знака и внесении соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "Мирролла".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Амальгама Люкс", ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, а также несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение от 17.03.2016 отменить и передать дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

По мнению общества "Амальгама Люкс", судом при рассмотрении спора не применены положения пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о том, что должны быть учтены обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения. Вопреки этим требованиям, судом не приняты во внимание приобретенная на дату подачи возражения различительная способность спорного обозначения, невозможность использования спорного обозначения иными производителями при указании на состав продукции в силу требований законодательства (Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" ТР ТС-009-2001, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799), в котором в качестве допустимого наименования указывается только "дисульфид селена", а также не учтены социологические опросы, представленные обществом "Амальгама Люкс", и то, что на дату подачи возражения запись в Реестре лекарственных средств о таком лекарственном средстве существовала формально, без фактического выпуска соответствующей продукции.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "ТР ТС-009-2001" имеется в виду "ТР ТС-009-2011"

Общество "Амальгама Люкс" полагает, что суд первой инстанции признал описательный характер спорного обозначения, не проведя анализ на его ассоциативность, поскольку описательным может быть только обозначение, понимаемое напрямую, а не через ассоциативный ряд. Однако для понимания обозначения "SULSENA" требуется домысливание.

Кроме того, общество "Амальгама Люкс" отмечает, что различительная способность спорным обозначением была приобретена и на момент его регистрации в силу его интенсивного использования и значительных по объему поставок на территорию Российской Федерации. При этом общество "Амальгама Люкс" не согласно с выводом суда о том, что использовалось не спорное обозначение, а только обозначение "СУЛЬСЕНА". Указанные обозначения в целом сходны, а по фонетическому признаку тождественны, поэтому использование одного из них может быть учтено при оценке использования другого.

Словесный товарный знак "СУЛЬСЕНА" в 2008 году был признан на территории Украины (в том числе в Крыму, который входил в состав Украины на эту дату) хорошо известным. Учитывая, что Крым вошел в состав Российской Федерации, можно признать, что спорное обозначение стало известно и на территории Российской Федерации. Указанное обстоятельство также стало известным на дату подачи возражения, однако не было учтено судом.

По мнению общества "Амальгама Люкс", судом первой инстанции нарушены и нормы процессуального права, что выразилось в необоснованном отклонении ходатайств о вызове свидетеля, запросе сведений о тиражах средств массовой информации, в которых публиковалась реклама продукции общества "Амальгама Люкс", маркированной спорным обозначением.

Общество "Мирролла" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором выразило несогласие с доводами, изложенными в ней, просило в ее удовлетворении отказать, оставить решение суда первой инстанции без изменения.

По мнению общества "Мирролла", судом первой инстанции были правильно применены нормы материального права и не нарушены нормы процессуального права.

При этом общество "Мирролла" отмечает, что судом первой инстанции были исследованы доказательства как на дату приоритета спорного товарного знака, так и на дату подачи возражения против предоставления ему правовой охраны. Вывод суда первой инстанции об описательном характере обозначения "SULSENA" основан на доказательствах, актуальных на дату приоритета спорного товарного знака и на дату подачи возражения.

Общество "Мирролла" полагает, что содержащиеся в кассационной жалобе доводы направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств и основаны на неправильном толковании норм материального права.

В судебном заседании представитель общества "Амальгама Люкс" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить решение суда и передать дело на новое рассмотрение.

Представители Роспатента и общества "Мирролла" в судебном заседании выразили несогласие с доводами, изложенными в кассационной жалобе, просили в ее удовлетворении отказать.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 377521 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.04.2009 по заявке N 2007725983 с датой приоритета от 22.08.2007 в отношении товаров 3-го класса (бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека) и 5-го класса (фармацевтические препараты, предназначенные для лечения себореи; фармацевтические препараты от перхоти; лечебные препараты для роста волос) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества "Амальгама Люкс".

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "SULSENA", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Роспатент 27.02.2015 поступило возражение общества "Мирролла" против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатентом принято решение от 01.10.2015, которым возражение удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 377521 признано недействительным полностью.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество "Амальгама Люкс" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что спорное обозначение является описательным, доказательств приобретения этим обозначением различительной способности обществом "Амальгама Люкс" не представлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, заслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Исходя из положений части 1 статьи 198 и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельствами, подлежащими установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) государственных органов, являются проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Суд первой инстанции установил, что решение от 01.10.2015 принято Роспатентом в рамках его компетенции, а заявление об оспаривании ненормативного правового акта подано в установленный законом срок.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.08.2007) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с абзацами первым, третьим и четвертым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами и (или) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Как следует из абзаца третьего подпункта 2.3.2.2 Правил, к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

Согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках положения, предусмотренные этим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В силу абзацев первого и второго пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента о том, что согласно сведениям из общедоступных словарно-справочных источников сульсен - это лекарственный препарат (международное непатентованное наименование - Selenium sulfide, селена сульфид) в виде пасты или мыла, который применяется при лечении себореи волосистой части головы.

Данный препарат был зарегистрирован 31.12.1971 в Государственном реестре лекарственных средств в качестве фармацевтической субстанции с наименованием "сульсен" (международное непатентованное наименование - селена сульфид) на имя закрытого акционерного общества "Биологические исследования и системы".

В Государственный реестр лекарственных средств в 1974 году под N 74/614/22 была включена "сульсена паста" в качестве антисептического средства, имеющего такое же международное непатентованное наименование (селена сульфид).

Какие-либо изменения в Государственный реестр лекарственных средств на момент рассмотрения возражения внесены не были.

При сохранении актуальности соответствующих записей, в том числе на даты подачи возражения и рассмотрения дела судом первой инстанции, для рассматриваемого дела не имеет правового значения, производилась ли фактически продукция, в состав которой входила названная фармацевтическая субстанция.

Судом также установлено, что фармацевтическая субстанция под наименованием "сульсен" в качестве средства для лечения себореи и соответствующие лекарственные формы этого средства (паста сульсена, мыло сульсеновое) получили широкую известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака среди советских и позже российских потребителей; в условиях существовавшей в СССР государственной системы разработки и регистрации лекарств лекарственный препарат под наименованием "сульсен" в течение десятилетий одновременно производился многими отечественными предприятиями и широко применялся в медицинской практике, в результате чего стал весьма известным как среди специалистов, так и среди потребителей.

Установив, что оспариваемый товарный знак является сходным с наименованием вышеуказанного фармацевтического препарата "сульсен", которое в соответствии с правилами транслитерации транслитерируется буквами латинского алфавита как "sulsen", Роспатент и суд пришли к правильному выводу о том, что оспариваемый товарный знак отличается от наименования данной фармацевтической субстанции "сульсен" ("sulsen") всего лишь в один конечный звук ("sulsena" - "sulsen") и указывает на наличие в составе соответствующих товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначен данный товарный знак, фармацевтической субстанции "сульсен" и присущих ей соответствующих полезных свойств, позволяющих предупреждать и лечить себорею.

На основании изложенного суд признал спорное обозначение характеризующим товары 3-го и 5-го классов МКТУ, для которых ему была предоставлена правовая охрана, а именно указывающим на их состав и свойства, то есть не соответствующим требованиям абзаца четвертого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в отношении таких товаров, содержащих сульсен.

В отношении товаров, не содержащих сульсен, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств иных товаров, то есть является не соответствующим требованиям абзаца второго пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках в отношении этих товаров.

Заявитель в кассационной жалобе не оспаривает выводы суда об известности спорного обозначения в качестве наименования фармацевтической субстанции. Однако полагает, что обозначение приобрело различительную способность в результате его интенсивного использования, что не учтено судом.

Вопреки доводам, содержащимся в кассационной жалобе, судом первой инстанции были исследованы все доказательства, представленные в материалы дела в подтверждение приобретения различительной способности, что отражено в обжалуемом судебном акте.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что представленные доказательства не подтверждают приобретение различительной способности именно обозначением "SULSENA" как средством индивидуализации именно общества "Амальгама Люкс".

Оснований для переоценки указанных выводов у суда кассационной инстанции не имеется.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что вопреки доводу, изложенному в кассационной жалобе, обжалуемый судебный акт в этой части не содержит противоречий, поскольку доказыванию подлежит приобретение различительной способности именно тем обозначением, которое заявлено на регистрацию в качестве товарного знака.

Обстоятельства признания обозначения "СУЛЬСЕНА" известным на территории Украины, в том числе с учетом последующего вхождения Крыма в состав Российской Федерации, не имеют правового значения для рассматриваемого дела, поскольку обозначение, заявленное на регистрацию в Российской Федерации в качестве товарного знака, должно быть охраноспособным именно на территории Российской Федерации с учетом требований российского законодательства.

Судом правильно отмечено, что обстоятельства приобретения различительной способности обозначением, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака, и впоследствии оспоренным в связи с отсутствием такой различительной способности по общему правилу подлежат установлению на момент регистрации этого обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, как следует из абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, положения подпунктов 1-3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Данная норма направлена на предотвращение признания недействительной правовой охраны товарного знака, когда знак хотя и не отвечал условиям охраноспособности на момент его регистрации, но стал отвечать условиям охраноспособности впоследствии.

Из обжалуемого судебного акта следует, что, вопреки доводу, изложенному в кассационной жалобе, судом были исследованы и оценены имеющиеся в материалах дела доказательства приобретения различительной способности спорным обозначением, актуальные не только на дату его регистрации в качестве товарного знака, но и на дату подачи возражения против предоставления ему правовой охраны.

Кроме того, из материалов дела не следует, что общество "Амальгама Люкс" в Роспатенте или в суде первой инстанции заявляло о приобретении спорным обозначением различительной способности именно на дату подачи возражения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества "Амальгама Люкс" на уточняющий вопрос суда пояснил, что такие доводы содержатся в отзыве на возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку. Однако такие доводы в этом документе отсутствуют, равно как отсутствуют они и в заявлении о признании недействительным решения Роспатента и иных документах, составленных обществом "Амальгама Люкс".

Более того, из материалов дела следует, что позиция общества "Амальгама Люкс" сводилась к доказыванию различительной способности спорного обозначения именно на дату подачи заявки на его регистрацию в качестве товарного знака. Судом первой инстанции и было рассмотрено заявление общества "Амальгама Люкс", исходя из тех оснований и доводов, которые были в нем приведены.

Вопреки доводу, содержащемуся в кассационной жалобе, судом первой инстанции не были допущены и нарушения норм процессуального права. Ходатайства общества "Амальгама Люкс" были отклонены с исчерпывающим обоснованием, что отражено в судебном акте, с учетом обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках настоящего дела.

Доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, были оценены судом первой инстанции в соответствии с нормами процессуального законодательства. Выводы суда первой инстанции сделаны с учетом конкретных фактических обстоятельств настоящего дела.

Иная оценка заявителем кассационной жалобы исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств не может служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта. Переоценка установленных судом первой инстанции обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену или изменение судебных актов в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не усматривается. Кассационная жалоба общества "Амальгама Люкс" удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу частей 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 по делу N СИП-679/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

Е.Ю. Пашкова