Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2016 г. по делу N СИП-148/2016 Суд отказал в признании незаконным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, поскольку у Роспатента имелись правовые основания для вывода о том, что оспариваемое обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, и как следствие этого, для признания регистрации оспариваемого товарного знака недействительной как не соответствующей гражданскому законодательству

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2016 г. по делу N СИП-148/2016

Резолютивная часть решения объявлена 5 июля 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 12 июля 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2016 г. N С01-894/2016 по делу N СИП-148/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Субботиной Т.С.,

рассмотрев в судебном заседании заявление коммерческой компании с ограниченной ответственностью БЕРКЛИ КАПИТАЛ С.А. / BERKLEE CAPITAL S.A. (Museum Geelvinck Business Center, Keizersgracht 633, 1017 DS, Amsterdam, the Netherland) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.12.2015 об удовлетворении возражения от 20.04.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 489292.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания TSN Brands Ltd, / ТСН Брэндс, Лтд (35 Barrack Road, Third Floоr, Belize City, Belize, registration N 141,574).

В судебном заседании приняли участие представители:

от коммерческой компании с ограниченной ответственностью БЕРКЛИ КАПИТАЛ С.А./BERKLEE CAPITAL S.A.: Макарычева Н.Н., Ушакова Н.М. (по доверенности от 11.01.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности: Слепенков А.В. (по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-529/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

коммерческая компания с ограниченной ответственностью БЕРКЛИ КАПИТАЛ С.А. / BERKLEE CAPITAL S.A. (далее - компания БЕРКЛИ, заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.12.2015 об удовлетворении возражения от 20.04.2015 против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "Черный русский" по свидетельству Российской Федерации N 489292.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компанию TSN Brands Ltd, / ТСН Брэндс, Лтд (далее - компания ТСН Брэндс).

В судебном заседании представитель компании БЕРКЛИ поддержал заявленные требования в полном объеме, просил их удовлетворить и восстановить правовую охрану тованого знака.

Представитель компании БЕРКЛИ указал на незаконность оспариваемого решения Роспатента, как не соответствующего требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку, считает, что в материалах дела отсутствуют доказательства, при наличии которых обозначения, представляющие собой название разновидности товара, могут быть признаны вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

По мнению представителя компании БЕРКЛИ только при наличии всех перечисленных в пункте 3.2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 26 марта 1997 года N 26 (далее - Методические рекомендации) признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату приказа Роспатента N 26 следует читать как "от 27 марта 1997 г."

Представитель компании БЕРКЛИ полагает, что из имеющихся в материалах дела печатных изданий можно сделать вывод, что во всех копиях страниц, на которые ссылается Роспатент в оспариваемом решении, обозначение "Черный русский" используется не в роли видового названия (наименования) товара, а в роли фантазийного и оригинального обозначения, которое выделяет товар (коктейль) из ряда других, выполняет индивидуализирующую роль наряду с остальными присутствующими в печатных изданиях обозначениями.

Заявитель ссылается на то, что информация о пропорциях и рецептуре коктейля, иные сведения, в частности об истории происхождения его названия, содержащиеся на представленных в материалы дела распечаток с сети Интернет, свидетельствуют по сути лишь об известности коктейля под названием "Черный русский", не о том, что указанное обозначение стало видовым названием (наименованием) товара и вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Представитель заявителя отмечает, что заключение N 30-2015 от 26.03.2015, подготовленное по результатам социологического опроса не может приниматься во внимание и учитываться при разбирательстве настоящего дела, а результаты опроса заявитель подвергает сомнению с учетом поставленных вопросов и полученных ответов. Как указывает заявитель, социологические опросы выполняют лишь дополнительную, второстепенную, вспомогательную роль при установлении факта вхождения обозначения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Представитель Роспатента в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Роспатент указал в отзыве на то, что предоставление исключительного права на обозначение "Черный русский" только заявителю, безусловно поставит его, как одного из хозяйствующих субъектов в преимущественное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами, что приведет к тому, что любой другой производитель коктейля того же вида с той же рецептурой, известного задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака не сможет указывать на своем товаре его вид - "Черный русский".

От компании ТСН Брэндс представлено заявление, в котором она просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя, в удовлетворении требований компании БЭРКЛИ отказать, считает решение Роспатента законным, и соответствующим положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В судебном заседании представитель третьего лица поддержал правовую позицию Роспатента.

Как следует из материалов дела, 10.06.2013 на имя компании БЭРКЛИ в Государственном реестре товарных знаком и знаков обслуживания Российской Федерации произведена регистрация словесного товарного знака "Черный русский" за N 489292 по заявке N 2011709709 с приоритетом от 01.04.2011 в отношении товаров 33 класса МКТУ (напитки алкогольные, а именно коктейли), о чем выдано соответствующее свидетельство.

В Роспатент поступило возражение компании ТСН Брэндс от 20.04.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 489292, мотивированное тем, что регистрация указанного товарного знака произведена с нарушением требований подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, в связи с чем податель возражения просил признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, указав, что словесное обозначение "Черный русский" в переводе с английского языка, то же что и "Black Russian" на 2010 год вошло во всеобщее употребление в отношении товара "коктейль" 33-го класса МКТУ, названный коктейль имеет конкретную рецептуру, по которой изготавливается во всем мире (в т.ч. в России) различными производителями на протяжении длительного времени (л.д. 65-71 т. 1).

При этом компания ТСН Брэндс просила принять во внимание, что коктейль под названием "Black Russian" впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, считается предком всех кофейных коктейлей, получил свое имя, знаменуя темный период холодной войны, вошел в сборник мировых коктейлей.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 20.04.2015, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято решение от 29.12.2015 об удовлетворении представленного возражения и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 489292 недействительным полностью.

Удовлетворяя возражение, Роспатент признавая компанию TСН Брэндс лицом, заинтересованным в аннулировании правовой охраны товарного знака, пришел к выводу о том, что спорное обозначение вошло во всеобщее употребление для товара "коктейль" определенного состава, в связи с чем не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в силу нижеследующего.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты нарушенного права в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений осуществляющих публичные полномочия.

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из смысла норм статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и учитывая разъяснения, данные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6 и Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996, основанием для принятия решения суда о признании незаконным ненормативного правового акта, решения или действия государственного органа является одновременное несоответствие этого ненормативного правового акта, решения или действия закону или иному правовому акту, а также нарушение оспариваемым актом прав и законных интересов заявителя, обратившегося в суд с соответствующим требованием.

Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, по смыслу приведенных норм названного Кодекса, для признания ненормативного правового акта недействительным необходимо одновременное наличие следующих условий: несоответствие ненормативного акта закону и нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативным правовым актам судом установлено следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введение в действие главы четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 названного Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Таким образом, в качестве субъектов, имеющих право подачи возражений по указанным основаниям, в законе названы не "любые лица", а "заинтересованные".

Вместе с тем, к заинтересованным лицам может быть отнесен достаточно широкий круг лиц, имеющих законный интерес в оспаривании правовой охраны товарного знака по заявленному основанию.

Поскольку компания ТСН Брэндс является правообладателем комбинированного товарного знака "MARTY RAY" по свидетельству Российской Федерации N 406075, в состав которого в качестве неохраняемого элемента входит словесное обозначение "Black Russian", а также использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации, Роспатент правомерно признал это лицо заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 489292.

Как следует из материалов дела, товарный знак "Черный русский" по свидетельству Российской Федерации N 489292 является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

С учетом даты приоритета (01.04.2011) заявки N 2011709709 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности правильно определена Роспатентом как включающая Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 N 4322 (далее - Правила).

Признавая недействительной правовую охрану оспариваемого товарного знака, Роспатент указал на то, что в отношении товара "коктейли" спорное обозначение вошло во всеобщее употребление (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

При проверке законности выводов Роспатента о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака положений подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (далее - Правила N 32) под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Согласно пункту 2.5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 года N 39 (далее - Рекомендации), заявленное обозначение может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида в том случае, если он является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями.

Вошедшим во всеобщее употребление обозначениям не предоставляется правовая охрана, так как они не могут выполнять функцию товарного знака - отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей и поэтому должны оставаться "свободными" для использования различными производителями.

Согласно пункту 3.2 Методических рекомендаций, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

Принимая оспариваемое решение, Роспатент исходил из того, что оспариваемое обозначение "Черный русский" представляет собой транскрипцию названия алкогольного напитка "Black Russian", а именно коктейля, состоящего из водки и кофейного ликера, и указанное обозначение длительное время использовалось различными лицами - как специалистами соответствующей отрасли (барменами), так и простыми потребителями, в качестве наименования для товара. Учитывая изложенное, Роспатент сделал вывод о том, что представленными доказательствами подтверждается, что указанное обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товара "коктейли".

В силу подпункта 2 пункта B статьи 6.quinquies Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие названной статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в том числе, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

Так, в пункте 4.1 Методических рекомендаций, указано, что основными элементами справочного фонда для установления факта перехода обозначения в категорию вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида являются толковые словари (общеязыковые, политехнические и т.д.), энциклопедии и энциклопедические словари, специальные справочники, а также периодические издания.

Согласно материалам дела, компания ТСН Брэндс в обоснование возражения представила копии печатных изданий: "Коктейли и пунши. Классические и безалкогольные напитки" ("крон-Пресс", 1996 год), "Профессионалам и не только. Рецептуры коктейлей" (Москва, Издатель Родионова, 1997 год), "1000 классических коктейлей" (Рольф, Москва, 2000 год), "Энциклопедия коктейлей 1771 рецепт" (Москва, 2005 год, Юнион-паблик Альта - Принт), "Самые популярные коктейли" (Москва, 2003 год, Эксмо), "Коктейли" (Москва, АСТ, Астрель 2004), "Коктейли мира, искусство бармена" (Ива Бармена, bbpg), "Библия бармена. Все спиртные напитки, вина и коктейли. Мастерство создания, искусство подачи и алхимия вкуса" (Евробукс, Федор Евсевский 2008), из которых следует, что обозначение "Черный русский" ("Black Russian") представляет собой название всемирно известного коктейля, который впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топсом. Данные материалы свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение "Черный русский" ("Black Russian") не ассоциировалось со средством индивидуализации конкретного изготовителя, а воспринималось как название товара - алкогольного коктейля.

Также суд принимает во внимание, что были представлены многочисленные сведения из сети Интернет, в частности, сведения с интернет-сайтов: cocktailing.ru, koktelclub.ru, wikipedia.org, lolbar.ru. Согласно данным материалам обозначение "Black Russian" представляет собой название известного коктейля, который вошел в сборник мировых коктейлей. Описание рецептуры и классических пропорций коктейля размещены на официальной сайте - Международной Ассоциации Барменов.

Согласно представленному информационному письму от Лиги барменов России, объединяющей более 50000 человек и более 5000 предприятий в индустрии гостеприимства, коктейль "Черный Русский"/"Black Russian" включен в список официальных коктейлей Международной ассоциации барменов и известен на территории Российской Федерации с начала девяностых годов двадцатого века.

Кроме того, во внимание принимаются представленные социологические опросы, проведенные Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом социологии Российской академии наук.

Указанные опросы проводились в 6 городах Российской Федерации по многоступенчатой стратифицированной выборке с элементами случайности. Опрос, проведенный среди сомелье и барменов, начавших работу в профессиональной сфере не позднее 2000 года и являющихся жителями Российской Федерации, выявил, что подавляющее большинство респондентов считает, что название "Черный русский" - это вид алкогольного коктейля (93%). А также большинство респондентов определило, что такие названия как "Монстр", "Ягуар", "Хуч" являются марками алкогольных коктейлей. Практически все респонденты (98%) знакомы с обозначением "Черный русский" / "Black Russian". Подавляющее большинство опрошенных познакомились с тестируемым обозначением ранее 2001 года. На вопрос "Как вы думаете, что представляло собой обозначение "Черный русский" / "Black Russian" в 2000 году - название вида алкогольных коктейлей или название конкретной марки?" 97% ответили - название вида алкогольного коктейля. Респондентам было предложено определить, какая компания использует обозначение "Черный русский" для маркировки алкогольных коктейлей. При ответе на поставленный вопрос подавляющее большинство опрошенных сказало, что его может использовать любая компания для маркировки коктейля. Практически все опрошенные считают, что алкогольные коктейли под обозначением "Черный русский" / "Black Russian" готовятся и подаются в барах и ресторанах. На вопрос, существует ли определенный рецепт коктейля "Черный русский" / "Black Russian" 99% ответили - да. Обозначение "Черный русский" / "Black Russian" большинством опрошенных воспринимается как вид коктейля наряду с такими известными видами как "Пина Колада", "Лонг айленд" и "Кровавая Мэри". Абсолютно все опрошенные (100%) полагают, что исследуемое обозначение относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля.

Таким образом, представленный социологический опрос показал, что 97% специалистов полагают, что обозначение "Черный русский"/"Black Russian" является названием вида алкогольного коктейля, который готовится и подается в барах и ресторанах, и что коктейль "Черный русский"/"Black Russian" относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля.

Предоставленный социологический опрос, проведенный среди жителей Российской Федерации, показал, что большинство респондентов считает, что обозначение "Черный Русский" / "Black Russian" - это вид алкогольного коктейля. Примерно столько же респондентов указал, что "Пина Колада" и "Лонг Айленд" также являются видами алкогольных коктейлей. Абсолютное большинство респондентов считает, что "Черный Русский" / "Black Russian", "Пина Колада" и "Лонг Айленд" являлись видами алкогольных коктейлей в 2000 году. Абсолютному большинству (70%) опрошенных знакомо обозначение "Черный Русский" и существенная часть опрошенных познакомились с тестируемым обозначением до 2001 года. Абсолютное большинство респондентов (62%) полагает, что обозначение "Черный Русский"/"Black Russian" является названием вида алкогольных коктейлей. Большинство потребителей ответило, что обозначение "Черный русский"/"Black Russian" может использоваться любой компанией для маркировки своих алкогольных коктейлей. Подавляющее большинство потребителей (86%) считает, что алкогольные коктейли "Черный Русский" / "Black Russian" готовятся и подаются в барах и ресторанах. Большинство (82%) из числа тех, кто считает, что обозначение "Черный русский" относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля, знают, что он содержит кофейный ликер и водку.

Вышеизложенное подтверждает, что в соответствии с заключениями Лаборатории социологической экспертизы от 26 марта 2015 года N 30-2015 (составленный по результатам проведения опроса сомелье и барменов), N 31-2015 от 26 марта 2015 года (по результатам проведения опроса потребителей алкогольных коктейлей) большинство респондентов считают обозначение "Black Russian"/Черный Русский" названием алкогольного коктейля, который готовился и подавался в барах и ресторанах России до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, при таких обстоятельствах у Роспатента имелись правовые основания для вывода о том, что обозначение "Черный русский" вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, и как следствие этого, для признания регистрации оспариваемого товарного знака недействительной как не соответствующей подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент обоснованно отклонил довод заявителя о том, что опрос среди барменов и сомелье не является показательным, неубедителен, поскольку необходимо учитывать специфику товара - коктейль смешивается, прежде всего, в барах и ресторанах и в меньшей степени продается как готовый продукт. Коктейль - это смешивание нескольких алкогольных или безалкогольных напитков с пряностями, ягодами или молоком. При этом в соответствии с пунктом 3.2.1 Методических рекомендаций обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимооднозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Правомерно также был отклонен Роспатентом довод заявителя о том, что имеет значение то факт, что он являлся одним из крупных производителей коктейля "Черный русский". Роспатент обоснованно установил, что на дату приоритета обозначение "Черный русский" уже длительное время использовалось различными лицами, в том числе специалистами (барменами) и было известно рядовым потребителям в качестве наименования для товара, а именно коктейля с определенным составом.

Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте правильно отметил, что известным фактом для коктейлей является традиционная форма их изготовления (путем непосредственного смешивания перед употреблением). До появления на рынке слабоалкогольных газированных напитков в банке у потребителей уже сформировалось восприятие этого обозначения как название определенного коктейля. Знание о коктейле "Черный русский/ Black Russian" формировалось у потребителей из личного опыта, а именно при употреблении его в барах и ресторанах, а не как готового продукта в банках. Заявителем не доказано, что помещение уже готового коктейля в упаковку (банку) привело к иному восприятию обозначения "Черный русский" потребителем.

Лицом, подавшим возражение, представлено доказательства, подтверждающие, что указанное обозначение используется в специализированной словарно-справочной литературе, включено в меню многих баров и ресторанов с 2000 года, а также включено в обязательную программу обучения специалистов (барменов).

Суд находит обоснованным вывод Роспатента о том, что словесный элемент "Черный русский" не способен выполнять функцию товарного знака, определенную в статье 1477 ГК РФ, а именно индивидуализировать товары производителей (коктейлей), поскольку указанное обозначение является названием коктейля с определенной рецептурой. Данным обозначением не могут маркироваться другие коктейли с иной рецептурой и другими свойствами ("Мохито", Кровавая Мэри", "Пина Колада").

Роспатент правомерно указал, что предоставление исключительного права на указанное обозначение только правообладателю, безусловно поставит его, как одного из хозяйствующих субъектов в преимущественное положение по сравнению с другими, что недопустимо. Такое может привести к тому, что любой другой производитель коктейля с той же рецептурой, известной задолго до даты приоритета спорного товарного знака, не сможет указывать на товаре его настоящее название "Черный русский", что повлечет за собой указание вместо правильного вида коктейля какого-либо иного обозначения для коктейля того же вида.

Таким образом, предоставление правовой охраны указанному обозначению, фактически позволит правообладателю монополизировать права на данное обозначение коктейля известное задолго до даты приоритета спорного товарного знака и используемое многими лицами в барах и ресторанах.

Необоснованным является довод заявителя о том, что обозначение "Черный русский" не может быть отнесено к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, поскольку в материалах, представленных компанией ТСН Брэнде ЛТД., данное обозначение заключено в кавычки.

Роспатент в оспариваемом решении правильно отметил, что обозначение "Черный русский" приводится в материалах, представленных компанией ТСН Брэндс, без ссылки на то, что оно является товарным знаком, без какой-либо предупредительной маркировки. При этом заключение обозначения "Черный русский" в кавычки подразумевает, что данное словосочетание используется в переносном значении и не опровергает общего вывода о том, что обозначение "Черный русский" в отношении товара 33 класса МКТУ - алкогольные коктейли не воспринимается как средство индивидуализации конкретного изготовителя.

Иные доводы, приведенные заявителем, не свидетельствуют о неправильном применении Роспатентом при принятии ненормативного правового акта подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом изложенного решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 489292 подлежит признанию как соответствующее подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 65, частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Таким образом, в соответствии со статьями 65, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатент представил доказательств, подтверждающие соответствие его оспариваемого ненормативного правового акта закону.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении заявления отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина