Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2016 г. N С01-666/2016 по делу N А40-182983/2015 Суд отменил принятые по делу судебные акты в части запрета использовать товарный знак и направил дело в указанной части на новое рассмотрение, поскольку доказательств вероятности смешения в глазах потребителя товаров ответчика, маркированных спорным обозначением, с товарами истца в материалах дела не представлено

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2016 г. N С01-666/2016 по делу N А40-182983/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 10 августа 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 августа 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Рогожина С.П., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "НПО "Изолятор" (проспект Большой В.О., д. 55, Санкт-Петербург, 199178, ОГРН 1027800512112) на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.01.2016 по делу N А40-182983/2015 (судья Никифоров С.Л.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2016 по тому же делу (судьи Расторгуев Е.Б., Садикова Д.Н., Трубицын А.И.) по иску закрытого акционерного общества "ЛЭП-Комплект" (ул. Дорожная, д. 54, корп. 5, Москва, 117405, ОГРН 1067761317733) к закрытому акционерному обществу "НПО "Изолятор", обществу с ограниченной ответственностью "Диаком Сервис" (ул. Профсоюзная, д. 3, Москва, 117036, ОГРН 1067746673642) о защите исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "НПО "Изолятор" - Гранина Т.Б. (по доверенности от 11.01.2016), Смехов Д.Е., Цветкова К.А. (по доверенности от 03.06.2016);

от закрытого акционерного общества "ЛЭП-Комплект" - Святов В.А. (по доверенности от 17.08.2015);

от общества с ограниченной ответственностью "Диаком Сервис" - Орехов А.Г. (по доверенности от 04.08.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "ЛЭП-Комплект" (далее - общество "ЛЭП-Комплект") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 424144, в котором просило:

- о запрете закрытому акционерному обществу "НПО "Изолятор" (далее - общество "НПО "Изолятор") использовать обозначение "ЛОСК" для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "ЛОСК" по свидетельству Российской Федерации N 424144, в том числе на соответствующих товарах, на этикетках, упаковках товаров, на документации, связанной с введением этих товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже таких товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет";

- об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества "НПО "Изолятор" находящихся в его владении контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак "ЛОСК" по свидетельству Российской Федерации N 424144;

- об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества с ограниченной ответственностью "Диаком Сервис" (далее - общество "Диаком Сервис") 24 линейных опорных полимерных изолятора на напряжение 10 кВ, маркированных обозначением "ЛОСК 12,5-10-3-24-50 УХЛ1", и 30 линейных опорных полимерных изоляторов на напряжение 20 кВ, маркированных обозначением "ЛОСК 16-20-4 УХЛ1", а также этикеток и упаковок указанных контрафактных товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак "ЛОСК" по свидетельству Российской Федерации N 424144;

- об обязании общества "НПО "Изолятор" опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - общества "ЛЭП-Комплект", на официальном Интернет-сайте общества "НПО "Изолятор" (www.izolyator.ru), а также на официальном Интернет-сайте Некоммерческого партнерства разработчиков, производителей и поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных устройств для электрических сетей "Электросетьизоляция" (http://np-esi.ru);

- о взыскании 200 400 рублей компенсации с общества "НПО "Изолятор".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.01.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2016, исковые требования удовлетворены частично: обществу "НПО "Изолятор" запрещено использовать обозначение "ЛОСК" для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован словесный товарный знак "ЛОСК" по свидетельству Российской Федерации N 424144, в том числе на соответствующих товарах, на этикетках, упаковках товаров, на документации, связанной с введением этих товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже таких товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет"; суд обязал изъять из оборота и уничтожить за счет общества "НПО "Изолятор" находящиеся в его владении контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый словесный товарный знак "ЛОСК" по свидетельству Российской Федерации N 424144, опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - общества "ЛЭП-Комплект" на официальном Интернет-сайте общества "НПО "Изолятор" (www.izolyator.ru); с общества "НПО "Изолятор" в пользу общества "ЛЭП-Комплект" взысканы компенсация в размере 200 400 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 25 008 рублей. Кроме того, суд обязал изъять из оборота и уничтожить за счет общества "Диаком Сервис" 24 линейных опорных полимерных изолятора на напряжение 10 кВ, маркированных обозначением "ЛОСК 12,5-10-3-24-50 УХЛ1", и 30 линейных опорных полимерных изоляторов на напряжение 20 кВ, маркированных обозначением "ЛОСК 16-20-4 УХЛ1", а также этикетки и упаковки указанных контрафактных товаров, на которых размещен незаконно используемый словесный товарный знак "ЛОСК" по свидетельству Российской Федерации N 424144, взыскал с общества "Диаком Сервис" в пользу общества "ЛЭП-Комплект" расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 рублей. В остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "НПО "Изолятор", ссылаясь на нарушение судами норм материального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что не получил надлежащей правовой оценки судов факт неиспользования словесного товарного знака "ЛОСК" по свидетельству Российской Федерации N 424144 самим правообладателем, тогда как указанное обстоятельство исключает угрозу смешения конкурирующих обозначений потребителями, являющуюся необходимым элементом нарушения права на товарный знак.

Кроме того, по мнению общества "НПО "Изолятор", суды не исследовали его доводы о вводе в гражданский оборот спорного обозначения обществом "НПО "Изолятор" ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 424144.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что суд первой инстанции ограничился немотивированной констатацией отсутствия в действиях истца злоупотребления правом, а суд апелляционной инстанции допущенный недостаток не устранил.

Кроме того, общество "НПО "Изолятор" указывает на то, что суд обязал ответчика - общество "Диаком Сервис", изъять из оборота и уничтожить за свой счет 24 линейных опорных полимерных изолятора на напряжение 10 кВ, маркированных обозначением "ЛОСК 12,5-10-3-24-50 УХЛ1", и 30 линейных опорных полимерных изоляторов на напряжение 20 кВ, маркированных обозначением "ЛОСК 16-20-4 УХЛ1".

Между тем, по мнению общества "НПО "Изолятор", данное требование прямо противоречит положениям пункта 4 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку оно может быть предъявлено только к недобросовестному приобретателю. Между тем, доказательства недобросовестного приобретения спорных изделий в материалах дела отсутствуют.

В отзыве на кассационную жалобу общество "ЛЭП-Комплект" против удовлетворения кассационной жалобы возражает, поскольку считает принятые по делу судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель общества "НПО "Изолятор" доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель общества "ЛЭП-Комплект" против удовлетворения кассационной жалобы возражал по мотивам, содержащимся в отзыве, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения.

Представитель общества "Диаком Сервис" поддержал правовую позицию заявителя кассационной жалобы.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых решения и постановления, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу нижеследующего.

Судами при рассмотрении настоящего спора установлено, а материалами дела подтверждается, что обществу "ЛЭП-Комплект" принадлежит исключительное право на словесный товарный знак "ЛОСК" по свидетельству Российской Федерации N 424144 с приоритетом от 31.03.2010, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.11.2010 в отношении товаров 17-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "изоляторы, в том числе изолированные линейные моноблоки" сроком до 31.03.2020.

Ссылаясь на то, что в июне 2015 года общество "Диаком Сервис" приобрело у общества "НПО "Изолятор" 24 линейных опорных полимерных изолятора на напряжение 10 кВ, маркированных обозначением "ЛОСК 12,5-10-3 24-50 УХЛ1" по цене 1 050 рублей за штуку (без учета НДС), а также 30 линейных опорных полимерных изоляторов на напряжение 20 кВ, маркированных обозначением "ЛОСК 16-20-4 УХЛ1" по цене 2 500 рублей за штуку (без учета НДС), реализация которых осуществлена в отсутствие разрешения правообладателя, общество "ЛЭП-Комплект" обратилось с исковым заявлением по настоящему делу в суд.

При этом истец также указал на то, что на официальном Интернет-сайте общества "НПО "Изолятор" (www.izolyator.ru) содержится информация о том, что продавец выпускает 8 различных моделей линейных опорных полимерных изоляторов, в названии которых содержится словесное обозначение "ЛОСК".

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности факта нарушения ответчиками исключительных прав общества "ЛЭП-Комплект" на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 424144.

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился и оставил решение суда первой инстанции без изменения.

В силу части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанции о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Между тем судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов судов, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, законодателем установлено, что для привлечения к ответственности за нарушение исключительных прав правообладателя товарного знака необходимо наличие одновременно трех указанных выше условий.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Кроме того, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Так, судами установлено, а материалами дела подтверждается, что общество "ЛЭП-Комплект" является правообладателем спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 424144.

В соответствии с приведенными выше нормами гражданского законодательства, нарушение прав на товарный знак будет иметь место только в случае использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Однако в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства вероятности смешения в глазах потребителя товаров истца и ответчика - общества "НПО "Изолятор", в материалы дела не представлены.

Между тем товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

В определении Верховного Суда Российской федерации от 23.07.2015 по делу N А08-8802/2013 разъяснено, что если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора следует, что правообладатель товарного знака не использует товарный знак, не является производителем продукции, ни каким образом не индивидуализирует свою деятельность с использованием этого товарного знака, то совокупность этих обстоятельств расценивается как злоупотребление правом со стороны правообладателя этого товарного знака (факт недобросовестной конкуренции) и является основанием для применения судом норм статьи 10 ГК РФ, то есть мотивом для отказа в судебной защите.

Между тем указанные обстоятельства, имеющие существенное значение для настоящего дела, при разрешении спора судами первой и апелляционной инстанции не устанавливались, хотя на это обращало внимание общество "НПО "Изолятор" в отзыве на иск.

В связи с изложенным, суд кассационной инстанции полагает, что окончательные выводы судов первой и апелляционной инстанций об удовлетворении исковых требований не соответствуют фактическим обстоятельствам по делу и имеющимся в деле доказательствам, которые не опровергнуты сторонами спора.

С учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Указанный подход соответствует правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 23.07.2015 по делу N А08-8802/2013 и от 20.01.2016 по делу N А08-8801/2013.

Суд кассационной инстанции также полагает необходимым отметить, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 названного Кодекса.

Однако суд, принимая во внимание материалы дела и конкретные фактические обстоятельства, вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, если действия по его государственной регистрации могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (пункт 62 постановления от 26.03.2009 N 5/29).

Суд по интеллектуальным правам признает обоснованным довод кассационной жалобы о том, что не получили надлежащей правовой оценки доводы общества "НПО "Изолятор" о вводе в гражданский оборот спорного обозначения обществом "НПО "Изолятор" ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 424144.

При этом суды фактически не исследовали представленные в материалы дела доказательства - протокол осмотра доказательств от 16.10.2015 N 78АА9570828, товарные накладные, в соответствии с которыми общество "НПО "Изолятор" вводило в гражданский оборот товары, маркированные обозначением "ЛОСК", до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 424144.

Суд первой инстанции ограничился немотивированной констатацией отсутствия в действиях истца злоупотребления правом, а суд апелляционной инстанции допущенный недостаток не устранил.

Вместе с тем, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам выводы судов о необходимости удовлетворения требований об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества "Диаком Сервис" 24 линейных опорных полимерных изолятора на напряжение 10 кВ, маркированных обозначением "ЛОСК 12,5-10-3-24-50 УХЛ1", и 30 линейных опорных полимерных изоляторов на напряжение 20 кВ, маркированных обозначением "ЛОСК 16-20-4 УХЛ1", а также этикеток и упаковок указанных контрафактных товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак "ЛОСК" по свидетельству Российской Федерации N 424144, в отсутствие доказательств того, что указанное лицо является недобросовестным приобретателем (подпункт 4 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ).

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также допущено нарушение норм материального права, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований как для отмены решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции в части удовлетворения заявленных требований с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, в том числе, оценить добросовестность поведения истца, и принять судебный акт в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.01.2016 по делу N А40-182983/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2016 по тому же делу отменить в части удовлетворения заявленных требований, направить дело в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 28.01.2016 по делу N А40-182983/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2016 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

С.М. Уколов