Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2016 г. по делу N СИП-114/2015 Суд удовлетвориk требование истца о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку им подтверждена заинтересованность в досрочном прекращении tuj правовой охраны, а ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака в трехлетний период, предшествовавший обращению с заявлением о прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2016 г. по делу N СИП-114/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 августа 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 30 августа 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Тарасов Н.Н.,

судьи - Силаев Р.В., Снегур А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Поляниной А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ГАЛАНТИКА" (ул. Гаврская, д. 1, литер А, пом. 2Н, Санкт-Петербург, 194017, ОГРН 1089847196493)

к компании Цамицериа Д'Ангело с.р.л. / CAMICERIA D'ANGELO S.R.L. (Пиаззале делле Белле Арти, 2 И-00196, Рим, Италия / Piazzale Delle Belle Arti, 2 Cap 00196, Roma, Italia)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "ALBERTELLI" по международной регистрации N 919838 в отношении товаров 18-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "ГАЛАНТИКА" Турковский С.А. (по доверенности от 01.08.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ГАЛАНТИКА" (далее - общество, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к компании Цамицериа Д'Ангело с.р.л. (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "ALBERTELLI" по международной регистрации N 919838 в отношении товаров 18-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Представитель общества в судебное заседание явился, просил требования удовлетворить по мотивам, изложенным в заявлении, указывая на наличие своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и отсутствие в открытых источниках информации доказательств его надлежащего использования.

Компания и Роспатент, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Вопреки положениям статей 9 и 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик не только не обеспечил явку своего представителя в судебное заседание, но и не представил письменный отзыв, заявленные по делу требования по существу не оспорил, доказательства какого-либо использования товарного знака в оспариваемой части суду не представил.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции ведомства, оставил рассмотрение дела на усмотрение суда, просил дело рассмотреть в отсутствие его представителя.

Исследовав материалы дела, внимательно выслушав представителя заявителя, оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, суд считает, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, компания является правообладателем словесного товарного знака "ALBERTELLI" по международной регистрации N 919838, зарегистрированного в отношении товаров 03, 18-го и 25-го классов МКТУ.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Применительно к приведенной норме названного Кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Как разъяснено в пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Как следует из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака применительно к положениям статьи 1484 ГК РФ.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что, по мнению заявителя, ответчиком спорный товарный знак в течение последних 3 (трех) лет не используется, в связи с чем его правовая охрана подлежит прекращению по мотивам препятствия регистрации заявителю собственного товарного знака.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (05.03.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака исчисляется с 05.03.2012 по 04.03.2015 включительно.

Таким образом, исходя из бремени доказывания, распределенного законодательством, при рассмотрении данной категории споров истец обязан подтвердить свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а ответчик, соответственно, подтвердить использование товарного знака в трехлетний период, предшествовавший обращению с заявлением о прекращении правовой охраны.

Как усматривается из материалов дела, общество обосновывает свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака следующими доказательствами, представленными в материалы дела: товарными накладными от 01.11.2012 N Мил114, от 18.09.2010 N Гал727, от 10.12.2013 N Гал2681, счетом на оплату от 05.08.2014 N 115, заказом от 05.08.2014 на изготовление ярлыков, договором на изготовление продукции от 28.07.2014 N 28/07-1, заключенным с обществом с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Маджента", дополнительным соглашением от 28.07.2014 к договору N 28/07-1, протоколом согласования договорной цены от 21.04.2014, фотографиями товаров истца.

Кроме того, общество обосновывает свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака тем, что является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 576961, 558745, 556078, 530399 и 525894, зарегистрированных в отношении товаров 18-го класса МКТУ, товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 557266, 513425 и 511057, зарегистрированных в отношении товаров 18-го и 25-го классов МКТУ, а также товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 525895, зарегистрированного в отношении товаров 18-го, 24-го и 25-го классов МКТУ.

Вместе с тем обществом была направлена в Роспатент заявка N 2013709113 на регистрацию в качестве собственного товарного знака в отношении товаров 18-го и 25-го классов МКТУ словесного обозначения "ALBERTINI".

Как усматривается из материалов дела, в результате формальной экспертизы названной заявки, Роспатент пришел к выводу о том, что испрашиваемой обществом регистрации препятствует, в том числе оспариваемый товарный знак, сходный до степени смешения и зарегистрированный для однородных товаров.

В связи с этим, по мнению регистрирующего органа, заявленное обществом словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров в силу положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, вопрос о сходстве до степени смешения словесных обозначений, входящих в названные заявки и в состав спорного товарного знака, был разрешен Роспатентом и по существу сторонами не оспаривается.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Аналогичный подход в вопросе однородности товаров и услуг был ранее закреплен пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32.

В свою очередь, как разъяснено в пункте 42 Обзора, однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Коллегия судей с учетом положений Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации от 31.12.2009 N 197), также усматривает сходство до степени смешения используемых истцом обозначений "ALBERTINI" со спорным товарным знаком ответчика - "ALBERTELLI". Так, судом в рамках оценки однородности учтены разъяснения высшей судебной инстанции, данные в пункте 37 Обзора, в котором отмечено: при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При этом, как следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13, при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

С учетом правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях его Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

При этом в силу частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В силу пункта 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Вместе с тем из материалов дела усматривается, а сторонами по делу не оспаривается, что обществом вводятся в гражданский оборот на возмездной основе либо предпринимаются реальные действия по такому вводу в гражданский оборот маркированных спорным словесным обозначением зонтов, однородных товарам 18-го (зонты, пляжные зонты и трости), а также перчаток, однородных товарам 25-го класса (одежда), в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку.

При этом суд принимает во внимание, что товары 25-го класса МКТУ "одежда" и "перчатки", маркируемые сходными до степени смешения обозначениями, могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения, имеющим одного производителя.

Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя ложного представления о лице, являющемся производителем товаров, что, по мнению суда, свидетельствуют о наличии у заявителя заинтересованности по смыслу статьи 1486 ГК РФ в досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака ответчика только в обоснованной им части, касающейся тождественных и однородных товаров, а именно, в отношении таких товаров, как товары 18-го (зонты, пляжные зонты и трости) и 25-го (одежда) классов МКТУ.

Доказательства заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны в остальной части заявленных требований суду не представлены и иное не следует из материалов дела.

При оценке доводов о наличии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 18-го (кожа и имитация кожи, изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; шкуры животных, шкуры; стволы и дорожные сумки; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные), а также товаров 25-го (обувь, головные уборы) классов МКТУ суд принимает во внимание данные в судебном заседании пояснения о том, что названные товары заявитель не производит, однако считает их однородными производимым товарам.

На основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В силу пункта 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Заявитель своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, объем доказательств, которые им были представлены в суд, определил также самостоятельно, за содействием к суду не обращался, при этом из совокупности исследованных судом доказательств правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме не усматривается.

Вместе с тем судом критически оценены и признаны недопустимыми и неотносимыми к предмету спора доказательства - унифицированная форма N ТОРГ-12, составленная, соответственно, 18.09.2010, то есть за пределами периода доказывания по настоящему делу, а также унифицированная форма N ТОРГ-12 от 01.11.2012 N Мил114, составленная от имени общества с ограниченной ответственностью "МИЛЕНА" (поставщика).

Ответчик своими процессуальными правами также распорядился самостоятельно, допустимых и относимых доказательств какого-либо использования в спорный период товарного знака по международной регистрации N 919838 суду не представил, уважительных причин невозможности представить указанные доказательства в судебное заседание не привел.

О фальсификации представленных в дело доказательств в установленном законом порядке суду не заявлено.

Согласно пункту 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия.

В силу изложенных доводов Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о документальном подтверждении только части из заявленных по делу требований и о том, что правовая охрана спорного товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, а именно в отношении товаров 18-го (зонты, пляжные зонты и трости) и 25-го (одежда) классов МКТУ.

Правовых оснований для удовлетворения требований в полном объеме суд по делу не усматривает.

Расходы по государственной пошлины распределяются между сторонами согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака со словесным обозначением "ALBERTELLI" по международной регистрации N 919838 в отношении товаров 18-го (зонты, пляжные зонты и трости) и 25-го (одежда) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В удовлетворении остальной части заявленных требований - отказать.

Взыскать с компании Цамицериа Д'Ангело с.р.л. / CAMICERIA D'ANGELO S.R.L. (Пиаззале делле Белле Арти, 2 И-00196, Рим, Италия / Piazzale Delle Belle Arti, 2 Cap 00196, Roma, Italia) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГАЛАНТИКА" (ул. Гаврская, д. 1, литер А, пом. 2Н, Санкт-Петербург, 194017, ОГРН 1089847196493) 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур