Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2016 г. по делу N СИП-269/2016 Суд признал недействительным решение об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части содержащихся в перечне заявки товаров и обязал уполномоченный орган зарегистрировать товарный знак, поскольку отсутствие сведений о восприятии потребителями товаров спорного обозначения как топонима, в том числе указывающего на место происхождения товара или место нахождения его производителя, является показателем того, что спорное обозначение может восприниматься потребителями как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его регистрации в качестве товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2016 г. по делу N СИП-269/2016

Резолютивная часть решения объявлена 7 сентября 2016 г.

Полный текст решения изготовлен 9 сентября 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шовть Е.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Сабмедиа Европа" (ул. 2-я Филевская, 7/19, корп. 6, помещение ТАРП ЦАО, Москва, 121096, ОГРН 1067746461177)

о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 01.02.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013716133.

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Каранда М.Б. (по доверенности от 20.10.2015);

от Роспатента - Лебедева А.А. (по доверенности от 22.07.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сабмедиа Европа" (далее - общество "Сабмедиа Европа", заявитель, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.02.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 11.03.2015 об отказе в государственной регистрации комбинированного товарного знака по заявке N 2013716133.

Заявленные требования мотивированы тем, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует нормам законодательства в области правовой охраны товарных знаков, нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Доводы общества сводятся к тому, что заявленное им на регистрацию в качестве товарного знака обозначение со словесными элементами "Beverly-Hills" и "Беверли-Хиллз", вопреки позиции Роспатента, соответствует пункту 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), поскольку не способно вводить в заблуждение потребителей в отношении места нахождения изготовителя товаров, указанных в перечне заявки.

Роспатент в своем отзыве возражал против удовлетворения заявленного требования, указывая на несостоятельность доводов заявителя и правомерность оспариваемого решения, отмечая при этом, что словесные элементы заявленного обозначения указывают на известное российскому потребителю наименование города в США. По мнению Роспатента, это приводит к возможности восприятия потребителями заявленного обозначения как указание на место нахождения изготовителя товаров, поскольку последние представляют собой характерный именно для американской кухни фаст-фуд, в то время как заявитель является российским юридическим лицом.

В письменных пояснениях, представленных Роспатентом в судебное заседание 07.09.2016, указано на то, что перечень товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) заявленного обозначения включает в себя продукты питания, включающие хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, напитки, соусы, приправы и т.д., распространенные на территории США. Отмечено, что обществом не представлено каких-либо документов, свидетельствующих о наличии договора коммерческой концессии, иных лицензионных соглашений или правоустанавливающих документов, подтверждающих связь между указанных населенным пунктом и российским хозяйствующим субъектом. Обращено внимание на то, что заявитель сам позиционирует взаимосвязь обозначения продукции с ее американским происхождением - в частности, в меню принадлежащего заявителю ресторана "BEVERLY HILLS DINER" содержатся такие блюда, как "завтрак отеля Беверли Хиллз, оригинальные американские панкейки, американские сэндвичи".

В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования, представитель Роспатента против их удовлетворения возражал.

Выслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим частичному удовлетворению в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Комбинированное обозначение со словесными элементами "Beverly-Hills" и "Беверли-Хиллз" по заявке N 2013716133 с приоритетом от 15.05.2013 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя общества "Сабмедиа Европа" в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение от 11.03.2015 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака в связи с его несоответствием пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 08.07.2015 поступило возражение заявителя, в котором выражено несогласие с решением об отказе в регистрации товарного знака.

Решением Роспатента от 01.02.2016 в удовлетворении возражения отказано по мотиву несоответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Принимая оспариваемое решение, Роспатент исходил из того, что в отношении заявленных товаров 30-го класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров, поскольку словесные элементы заявленного обозначения указывают на известное российскому потребителю наименование города Беверли Хиллз в США, а перечисленные в перечне заявки товары представляют собой характерный именно для американской кухни фаст-фуд.

При этом Роспатентом принято во внимание, что в материалах заявки общество само позиционирует свою продукцию как имеющую американское происхождение.

С учетом отсутствия в материалах заявки документов, которые свидетельствовали бы о производстве заявителем товаров 30-го класса МКТУ, маркировке продукции заявленным обозначением, и ассоциировании потребителями такой продукции с заявителем, Роспатент пришел к выводу о том, что в сознании потребителей возможно возникновение ассоциативной связи между заявленным обозначением и американским производителем товаров, в то время как заявителем является российское юридическое лицо.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (15.05.2013) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В силу пункта 2.5.1 Правил N 32 к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 3.3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации) для того, чтобы определить, является ли вводящим в заблуждение географическое наименование, целесообразно оценить, может ли оно в принципе в отношении заявленных товаров восприниматься как указание на место производства и нахождения производителя.

Так, географические названия, которые в отношении одних товаров воспринимаются как фантазийные, в отношении других указывают на место производства или сбыта и нахождения производителя. Например, к фантазийным обозначениям можно отнести обозначение "Каспий", заявленное в отношении товара "сигареты". В то же время обозначение "Каспий", заявленное в отношении "черной икры", будет указывать на место производства и сбыта, нахождения производителя (пункт 2.4 Рекомендаций).

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу N СИП-47/2016 содержится правовая позиция, согласно которой способность названия восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара (которая может иметь место только при известности этого названия) зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением.

Выводы Роспатента, содержащиеся в оспариваемом решении, основаны на утверждении об американском происхождении товаров, указанных в перечне заявки. При этом в качестве примера таких товаров в решении указано на гамбургеры и чизбургеры.

Суд, соглашаясь с оценкой Роспатентом известности среднему российскому потребителю города Беверли Хиллз, полагает обоснованным вывод Роспатента о возможности введения потребителей в заблуждение относительно места происхождения изготовителя товаров в отношении тех из них, которые действительно относятся к американской кухне. К числу таких товаров, по мнению суда, следует отнести, помимо товаров "гамбургеры" и "чизбургеры", также товары "попкорн" и "сэндвичи", включенные в перечень заявки.

Таким образом, выводы Роспатента следует признать обоснованными лишь в части указанных товаров, регистрация товарного знака в отношении которых может привести к введению потребителей в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В то же время в отношении всех иных товаров, перечисленных в заявке на регистрацию товарного знака, Роспатентом не была исследована принципиальная возможность возникновения у потребителя не соответствующих действительности представлений о месте нахождения изготовителя этих товаров.

Между тем иные товары, помимо указанных выше, не могут быть отнесены к американской кухне. Так, включенные в перечень заявки товары "спагетти" относятся к традиционной итальянской кухне, "суши" - к японской, товар "блины" - к русской кухне.

Применительно к данному спору отсутствие сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых была подана заявка на регистрацию товарного знака, как топонима, в том числе указывающего на место происхождения товара или место нахождения его производителя, следует расценивать как показатель того, что спорное обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствовало его регистрации в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о том, отказ в регистрации товарного знака по заявке N 2013716133 в части всех иных товаров, кроме товаров "гамбургеры", "чизбургеры", "попкорн", "сэндвичи" не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о необоснованности оспариваемого ненормативного правового акта и о несоответствии его подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку он принят Роспатентом в нарушение требований действующего законодательства и нарушает права и законные интересы общества, в связи с чем требование о признании оспариваемого решения недействительным подлежит частичному удовлетворению.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

В пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Таким образом, в случае признания недействительным решения, принятого по результатам рассмотрения возражения в административном порядке, суд в рамках устранения допущенного нарушения может обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия либо в случае необходимости повторно рассмотреть соответствующие заявление или возражение, на что указывает в резолютивной части решения суда.

Учитывая, что при рассмотрении возражения заявителя Роспатентом сделан необоснованный и неправомерный вывод о возможности введения потребителей в заблуждение регистрацией товарного знака по заявке N 2013716133 в отношении всех товаров, указанных в данной заявке, суд в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым признать недействительным решение Роспатента от 01.02.2016 и обязать Роспатент зарегистрировать товарный знак по указанной заявке в отношении всех товаров, за исключением товаров "гамбургеры", "чизбургеры", "попкорн", "сэндвичи".

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Законодательством не предусмотрены возврат заявителю уплаченной государственной пошлины из бюджета в случае, если судебный акт принят в его пользу, а также освобождение государственных органов, органов местного самоуправления от возмещения судебных расходов.

В связи с этим, если судебный акт принят не в пользу государственного органа (органа местного самоуправления), расходы заявителя по уплате государственной пошлины подлежат возмещению этим органом в составе судебных расходов.

Таким образом, в связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с Роспатента в пользу общества "Сабмедиа Европа"

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Сабмедиа Европа" удовлетворить частично.

Признать недействительным как не соответствующее подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.02.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013716133 в части содержащихся в перечне заявки товаров 30-го класса МКТУ "бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; закуски легкие на основе хлебных; изделия желейные фруктовые (кондитерские); изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; карамель (конфеты); каши молочные для употребления в пищу; кетчуп (соус); конфеты; кулебяки с мясом; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мамалыга; маринады; марципан; муссы десертные (кондитерские изделия); муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; паста соевая (приправа); песто (соус); печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки (кондитерские изделия); пралине; приправы; пряники; пряности; птифуры (пирожные); пудинги (запеканки); равиоли; рулет весенний; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; соус соевый; соус томатный; соусы (приправы); спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; суши; торты; тесто миндальное; тортилы; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья (продукты зерновые); хлопья кукурузные; хлопья овсяные; чай; чай со льдом; чатни (приправа); чоу-чоу (приправа); шоколад; экстракт солодовый пищевой".

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по заявке N 2013716133 в отношении указанных товаров.

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сабмедиа Европа" 3000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин