Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 сентября 2016 г. N С01-767/2016 по делу N А43-9763/2015 Суд отменил принятые ранее судебные постановления и направил на новое рассмотрение в областной суд дело о защите исключительного права на полезную модель и взыскании убытков, поскольку суду необходимо установить обстоятельства, подтверждающие или опровергающие факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на полезную модель, наличие материального вреда и его размер, противоправность поведения ответчика, причинную связь между допущенным нарушением ответчиком исключительных прав правообладателя и возникшими убытками у истца; обсудить вопрос о необходимости назначения по делу судебной экспертизы

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 сентября 2016 г. N С01-767/2016 по делу N А43-9763/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 31 августа 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 сентября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод "Электрокабель НН" (с. Безводное, Кстовский район, Нижегородская область, 607675, ОГРН 1025201991264) на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.01.2016 по делу N А43-9763/2015 (судья Алмаева Е.Н.) и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2016 по тому же делу (судьи Наумова Е.Н., Максимова М.А., Устинова Н.В.) по иску открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (ш. Энтузиастов, д. 5, Москва, 111024, ОГРН 1027700273985) к обществу с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод "Электрокабель НН" о защите исключительного права на полезную модель и взыскании убытков.

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" - Мартыненко Т.С. (по доверенности от 15.07.2015 N ЮР-90), Никитин А.В. (по доверенности от 09.03.2016 N ИС-1/100-16), Якушев П.П. (по доверенности от 15.07.2015 N ЮР-89);

от общества с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод "Электрокабель НН" - Колесов О.Ю. (по доверенности от 06.06.2016), Хорбин Н.В. (по доверенности от 06.06.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (далее - институт) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод "Электрокабель НН" (далее - завод) об обязании прекратить использование результата интеллектуальной деятельности, принадлежащего истцу, о взыскании 6 166 130 рублей 00 копеек убытков (упущенной выгоды) за период с 01.05.2012 по 15.04.2015, 748 945 рублей 58 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.05.2012 по 15.04.2015, опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также взыскании 46 920 рублей 00 копеек расходов по оплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 15.01.2016 завод обязан прекратить использование результата интеллектуальной деятельности (полезные модели по патентам Российской Федерации N 20404, N 20407, N 109316, N 109319), взыскано с ответчика в пользу истца 1 883 304 рубля 34 копейки убытков, а также 21 680 рублей 51 копеек государственной пошлины и 38 237 рублей 60 копеек судебных издержек, обязан опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в удовлетворении остальной части исковых требований истцу отказано.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2016 решение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.01.2016 оставлено без изменения с уточнением резолютивной части решения посредством исключения из нее указания на полезные модели по патентам Российской Федерации N 20404, N 20407.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, завод, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации освободили истца от доказывания противоправного поведения ответчика.

Кроме того, завод указывает на то, что он обосновал законность использования полезных моделей истца в период с 01.01.2012 по 09.01.2014 ввиду наличия лицензионного договора, что исключает применение такой меры ответственности как убытки за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности истца.

Ответчик полагает, что суды двух инстанций применили к нему меры юридической ответственности в отсутствие универсального и необходимого элемента такой ответственности - противоправного поведения.

Кроме того, завод обращает внимание на то, что взыскивая денежные средства в качестве убытков в период действия лицензионного договора, то есть при правомерном использовании ответчиком полезных моделей истца, суды грубо нарушили нормы материального права, также предоставив истцу возможность повторно взыскать денежные средства с ответчика за период действия лицензионного договора, но уже в качестве задолженности.

В отзыве на кассационную жалобу институт просит принятые по делу решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения как законные и обоснованные, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель завода доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал.

Представитель института возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, содержащимся в отзыве.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Выслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены судебных актов в связи со следующим.

Судами установлено, что истец являлся правообладателем патентов Российской Федерации на полезные модели N 20407 "Силовой кабель" (дата приоритета 14.06.2001) со сроком действия до 14.06.2014; N 20404 "Кабель контрольный" (дата приоритета 14.06.2001) со сроком действия до 14.06.2014; а также ему принадлежат исключительные права на полезные модели по патентам Российской Федерации N 109316 "Кабель силовой" (дата приоритета 31.05.2011) со сроком действия до 31.05.2021; N 109319 "Кабель контрольный" (дата приоритета 31.05.2011) со сроком действия до 31.05.2021.

Институт, ссылаясь на то, что завод производит выпуск продукции с нарушением его исключительных прав, защищенных патентами Российской Федерации на полезные модели N 20404, 20407, 109316, 109319, чем причинил ему убытки, обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования в части, суды признали доказанным факт нарушения ответчиком прав истца как патентообладателя.

Однако данный вывод судов не соответствует установленным в решении и постановлении фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в продукции ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора.

Судами при рассмотрении спора установлено, что между истцом (лицензиар) и ответчиком (лицензиат) был заключен лицензионный договор N 1980/08, зарегистрированный в Роспатенте 19.03.2008, регистрационный номер РД 0033940 (далее - Лицензионный договор), в соответствии с которым лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на использование ноу-хау и полезных моделей, охраняемых свидетельствами, с целью изготовления и продажи продукции по лицензии на территории и продажи в зоне экспорта.

В рамках Лицензионного договора с целью изготовления и продажи продукции по лицензии истец передал ответчику ноу-хау; 2 полезные модели (патенты Российской Федерации N 20404 и 20407), ТУ 16.К71-310-2001 и всю необходимую для постановки на производство и освоения изготовления силовых и контрольных кабелей техническую документацию, разработанную институтом и утвержденную в установленном порядке.

Письмом от 31.05.2013 N ИС-1/322-13 истец уведомил ответчика о расторжении Лицензионного договора. Дата и номер государственной регистрации расторжения Лицензионного договора: 09.01.2014 N РД0139290 (Приложения к патентам Российской Федерации на полезные модели N 204040, N 20407).

По мнению судов, материалами дела подтвержден факт использования ответчиком патентов Российской Федерации N 20404, 20407 в период до 15.04.2014 и патентов N 109316, 109319 в период до 15.04.2015.

Между тем данные выводы судов не соответствуют доказательствам, представленным в материалы дела, а также обстоятельствам, установленным судами при рассмотрении спора по существу.

Так, применительно к патентам Российской Федерации на полезные модели N 20404, 20407, суды не установили использование ответчиком в производимой им продукции каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ (в редакции ГК РФ, действующей на момент нарушения в период до 15.04.2014), а применительно к патентам Российской Федерации на полезные модели N 109316, 109319 - каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (в редакции ГК РФ, действующей на момент нарушения в период до 15.04.2015).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при подготовке дела к судебному разбирательству судья, в том числе разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении переводчика, специалиста, необходимости осмотра на месте письменных и вещественных доказательств, а также принимает иные меры для представления сторонами доказательств.

Правильное разрешение настоящего спора требует специальных технических познаний. Судом первой инстанции не была назначена по делу судебная экспертиза ввиду не заявления лицами, участвующими в деле, ходатайства о назначении экспертизы. Однако суд не воспользовался правом по собственной инициативе привлечь специалиста для получения специальных познаний по существу спора, и рассмотрел спор, не обладая такими познаниями.

Указанное процессуальное нарушение, допущенное при рассмотрении дела, привело к тому, что судом не был рассмотрен по существу спор, так как не были выполнены задачи судебного разбирательства, к которым Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации относит не только определение спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, но и установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания и имеющих существенное значение для правильного рассмотрения дела, установленных на основании как доказательств, непосредственно представленных лицами, участвующими в деле, так и путем оказания сторонам содействия в предоставлении других доказательств.

Заключение патентного поверенного Мохова Е.В. от 12.05.2016 рег. N 1232, на которое ссылается суд апелляционной инстанции, предметом рассмотрения суда первой инстанции не являлось.

Между тем в силу части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Доказательства, подтверждающие невозможность представления истцом данного документа в суд первой инстанции, в материалах дела отсутствуют.

Более того, названное заключение составлено после принятия судом первой инстанции решения по существу спора.

По смыслу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации именно на истца возложена обязанность по доказыванию факта нарушения его исключительных прав.

Таким образом, неправильное распределение судом бремени доказывания при разрешении спора, на которое ссылается заявитель кассационной жалобы, нашло свое подтверждение при рассмотрении кассационной жалобы.

Суд кассационной инстанции также не может признать соответствующим нормам процессуального права исключение судом апелляционной инстанции из резолютивной части решения указание на полезные модели по патентам Российской Федерации N 20404, N 20407 в связи с истечением 15.06.2014 срока их охраны, поскольку заявление в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об отказе от иска в указанной части истцом не заявлялось.

Суд апелляционной инстанции не мотивировал свои выводы относительно исключения из резолютивной части решения указание на полезные модели по патентам Российской Федерации N 20404, N 20407 со ссылками на нормы материального и процессуального права, позволяющими ему в пределах компетенции, предоставленной статьями 268-269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, корректировать только резолютивную часть обжалуемого судебного акта без его изменения в виду отсутствия таких оснований, установленных нормами статьи 270 названного Кодекса, и отказом суда апелляционной инстанции в удовлетворении апелляционной жалобы.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 15 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2019 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пунктом 3 статьи 1237 ГК РФ определено: использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором.

Если указанное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществляется использование соответствующего результата или средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (пункт 3 статьи 1252 Кодекса).

Суд по интеллектуальным правам также полагает необходимым отметить обоснованность довода заявителя кассационной жалобы о том, что, взыскивая денежные средства в качестве убытков в период действия лицензионного договора, то есть при правомерном использовании ответчиком полезных моделей истца, судами указанные выводы не мотивированы.

Обстоятельства исполнения указанного лицензионного договора ответчиком в части внесения лицензионных платежей, а также использование соответствующего результата или средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, судами не устанавливались.

Пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Как следует из статьи 307 ГК РФ, должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 указанного Кодекса. При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Статьей 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Для взыскания убытков лицо, требующее их возмещения, должно доказать наличие вреда и его размер, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между допущенным нарушением и возникшими убытками.

Требование о взыскании убытков может быть удовлетворено только при установлении совокупности всех перечисленных условий для наступления гражданско-правовой ответственности. Недоказанность одного из названных условий влечет за собой отказ в удовлетворении исковых требований.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность каждого лица, участвующего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 10 Постановления от 01.07.1996 N 6/8, при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.

Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено (пункт 11 того же Постановления).

Между тем, исходя из содержания статей 15, 393 ГК РФ установление указанных обстоятельств является обязательным для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков в форме упущенной выгоды.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, допущено неправильное применение и толкование норм материального и процессуального права, в связи с чем судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований как для отмены решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции в части удовлетворения заявленных требований с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и принять судебный акт в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе: установить обстоятельства, подтверждающие или опровергающие факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на полезные модели, исходя из норм статьи 1358 ГК РФ, а также обстоятельства использование патентов Российской Федерации N 20404, 20407 за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору; установить обстоятельства наличия вреда и его размер (размер неполученного дохода (упущенной выгоды), противоправность поведения ответчика, причинную связь между допущенным нарушением ответчиком исключительных прав правообладателя и возникшими убытками у истца; обсудить вопрос о необходимости назначения по делу судебной экспертизы с целью установления обстоятельств незаконного использования ответчиком каждого признака полезных модели, приведенных в независимом пункте содержащейся в патентах формул полезной модели в смысле положений пункта 2 статьи 1358 ГК РФ; распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.01.2016 по делу N А43-9763/2015 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2016 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев