Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2016 г. N С01-789/2016 по делу N СИП-680/2015 Суд оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента о признании незаконным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, поскольку не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначения, указывающего на состав и свойства одной части товаров, а также способного ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств другой части товаров

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2016 г. N С01-789/2016 по делу N СИП-680/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2016 г.

Полный текст постановления изготовлен 22 сентября 2016 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (ул. Гражданская, д. 119, офис 109, г. Николаев, Украина, 54017; идентификационный код юридического лица 32719869) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2016 по делу N СИП-680/2015 (судьи Силаев Р.В., Снегур А.А., Тарасов Н.Н.) по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 01.10.2015, вынесенного по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ДИСУЛЬСЕН" по свидетельству Российской Федерации N 367350.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мирролла" (ул. Ивана Фомина, д. 6, Санкт-Петербург, 194295, ОГРН 1047855172551).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" - Белицкий Ф.В. (по доверенности от 06.01.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01-32-598/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Мирролла" - Золотых Н.И. и Курапова А.Г. (по доверенности от 22.12.2015).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (далее - общество "Амальгама Люкс", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.10.2015 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "ДИСУЛЬСЕН" по свидетельству Российской Федерации N 367350.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мирролла" (далее - общество "Мирролла").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2016 в удовлетворении требований общества "Амальгама Люкс" отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Амальгама Люкс", ссылаясь на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе судей.

В обоснование кассационной жалобы общество "Амальгама Люкс" указывает на то, что судом не были применены положения подпунктов 1-3 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (абзац второй подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ).

Кроме того, по мнению общества "Амальгама Люкс", судом не была применена к спорным правоотношениям часть "С" статьи 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция) о необходимости учета всех фактических обстоятельств, особенно продолжительности применения знака, для определения, может ли знак быть предметом охраны.

Также общество "Амальгама Люкс" полагает, что судом не была применена норма абзаца седьмого пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 г. N 166-ФЗ (далее - Закон о товарных знаках), в силу которого положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Помимо этого, общество "Амальгама Люкс" указывает, что суд первой инстанции в нарушение абзаца второго подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, статей 6, 7, 8, 9, 10 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации, части "С" статьи 6-quinquies Парижской конвенции не сопоставил предоставленные обществом документы, подтверждающие длительное и интенсивное использование товарного знака "СУЛЬСЕНА", с фактором возникновения у потребителей устойчивых ассоциаций знака "ДИСУЛЬСЕН" с продукцией общества.

Нарушение норм материального права общество "Амальгама Люкс" усматривает и в неприменении судом пункта 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 г. N 39 (далее - Рекомендации), признав описательным товарный знак "ДИСУЛЬСЕН" без его анализа на ассоциативность и без учета позиции общества о наличии у обозначения нескольких семантических значений, вследствие чего товарный знак не порождает прямых ассоциаций с фармацевтической субстанцией "сульсен".

Применение судом первой инстанции к спорным правоотношениям устаревших нормативных актов и данных, а также неприменение Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009-2011) (далее - Технический регламент), по мнению общества "Амальгама Люкс", привело к заведомо неправомерному выводу о якобы широкой известности лекарственного препарата "сульсен" как для специалистов, так и для потребителей.

Между тем, как отмечает общество, на основании положений Технического регламента и приложения N 2 к нему, запрещающих с конца 2011 года российским производителям косметической продукции против перхоти указывать наименование действующего компонента "сульсен" и обязывающих указывать наименование действующего компонента "Дисульфид селена" (Selenium disulphide) либо "Селена сульфид" (Selenium sulfide) в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI), российские производители не имеют права использовать и ссылаться при производстве противоперхотной продукции на компонент под таким наименованием, как "сульсен". В связи с этим, как считает общество "Амальгама Люкс", его исключительное право на товарный знак "ДИСУЛЬСЕН" до даты его приоритета и впоследствии не вступает в противоречие с обязанностью иных лиц, в том числе третьего лица, указывать активные действующие вещества в составе их косметической продукции под наименованием, предусмотренным приложением N 2 к Техническому регламенту.

Заявитель кассационной жалобы усматривает противоречия в обжалуемом судебном акте, а также нарушение принципа равноправия, что, по его мнению, выражается в том, что, когда суд оценивает использование товарного знака "ДИСУЛЬСЕН", он приходит к выводу, что доказательства использования товарного знака "СУЛЬСЕНА" не являются доказательствами использования товарного знака "ДИСУЛЬСЕН". В то же время, когда суд сравнивает обозначения "sulsena", "sulsen", "сульсена", "сульсен", "дисульсен", суд полагает, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения, несмотря на их отдельные отличия.

Вывод суда о недопустимости заключений социологической экспертизы от 08.10.2015 N 200-2015, от 18.05.2015 N 73-2015, от 13.05.2016 N 93-2016 и N 94-2016 в качестве достоверных доказательств, по мнению общества, сделан не на основе объективной оценки судом таких доказательств в совокупности с остальными материалами дела, а на основе противоречащего своим же утверждениям вывода об отсутствии какой-либо причастности обозначения "ДИСУЛЬСЕН" к указанным в заключениях данным.

Общество "Амальгама Люкс" считает, что суд в нарушение части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации учитывал как имеющие преюдициальное значение для настоящего спора обстоятельства, установленные вступившими в законную силу решениями Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2015 по делу N СИП-18/2015 и от 17.03.2016 по делу N СИП-679/2015. При этом общество обращает внимание на различные основания возникновения дела N СИП-679/2015 и дела N СИП-680/2015 и отмечает, что дело N СИП-18/2015 рассматривалось судом без учета тех доказательств, которые собраны в деле N СИП-680/2015, а также без учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ДИСУЛЬСЕН".

Заявитель кассационной жалобы также выражает несогласие с выводами суда о заинтересованности общества "Мирролла" в признании недействительной регистрации товарного знака "ДИСУЛЬСЕН", основанными на наличии у последнего товарных знаков "Mirrolla SULSEN" по свидетельству Российской Федерации N 411242 и "Мирролла сульсен" по свидетельству Российской Федерации N 531506.

Возражая против позиции общества "Мирролла" о том, что элементы "sulsen", "сульсен" исключены из правовой охраны и используются на упаковках своей продукции в качестве информирования потребителей о действующем веществе противоперхотной продукции, а не в качестве товарного знака, общество "Амальгама Люкс" считает, что названные словесные элементы фактически выполняют функцию товарных знаков, так как используются третьим лицом во всем ассортименте противоперхотной продукции. При этом общество "Амальгама Люкс" отмечает, что третье лицо использует свои товарные знаки "Mirrolla SULSEN" и "Мирролла сульсен" вместе с латинской буквой "R", вписанной в круг, означающей зарегистрированный товарный знак.

Приведенные обстоятельства, по мнению общества "Амальгама Люкс", указывают на злоупотребление обществом "Мирролла" правом на подачу возражения, поскольку последнее путем аннулирования регистрации товарных знаков общества "Амальгама Люкс" преследует недобросовестную цель по приобретению правовой охраны на сходные до степени смешения обозначения с помощью манипулирования значением слова "Сульсен". Заявитель кассационной жалобы считает, что суд первой инстанции не дал соответствующую оценку доказательствам, указывающим на злоупотребление третьим лицом правом на подачу возражения.

Общество "Мирролла" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просило оставить ее без удовлетворения, а обжалуемый судебный акт без изменения.

В судебном заседании представитель общества "Амальгама Люкс" доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и общества "Мирролла" возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество "Амальгама Люкс" является (являлось) правообладателем:

товарного знака "ДИСУЛЬСЕН" по свидетельству Российской Федерации N 367350 (с приоритетом от 22.08.2007), зарегистрированного в отношении товаров 3-го (бальзамы для волос; вазелин косметический; вата косметическая; ватные палочки косметические; гели для волос; дезинфекционное мыло; дезодоранты для личного пользования; дезодорирующее мыло; жидкое мыло; зубные порошки и пасты; косметика; кремы для волос; красители косметические; косметика для бровей; карандаши для бровей; карандаши косметические; косметические препараты для ванн; косметика для ресниц; косметические препараты для ухода за кожей; красители для волос; кремы косметические; кусковое туалетное мыло; лаки для волос; лосьоны для волос; лосьоны косметические; лосьоны после бритья; лечебное мыло; масло для волос; молочко косметическое; мыла; мыло кусковое; мыло парфюмерное; мыло против потения ног; мыло против потоотделения; наборы косметические; парфюмерные изделия; пасты для волос и волосистой части кожи человека; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; препараты для бритья; пасты для волос; препараты для завивки волос; препараты от пота туалетные; шампуни; шампуни для домашних животных; эфирные масла) и 5-го (фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; бальзамы лечебные; бальзаминные препараты на лечебные (медицинские) нужды; вазелин на лечебные (медицинские) нужды; лечебные препараты для роста волос; фармацевтические препараты; фармацевтические препараты от перхоти; ферменты на фармацевтические нужды) классов МКТУ;

товарного знака "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Российской Федерации N 375705 (с приоритетом от 22.08.2007), зарегистрированного в отношении товаров 3-го (бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека) и 5-го (фармацевтические препараты, предназначенные для лечения себореи; фармацевтические препараты от перхоти; лечебные препараты для роста волос) классов МКТУ;

товарного знака "SULSENA" по свидетельству Российской Федерации N 377521 (с приоритетом от 22.08.2007), зарегистрированного в отношении товаров 3-го (бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека) и 5-го (фармацевтические препараты, предназначенные для лечения себореи; фармацевтические препараты от перхоти; лечебные препараты для роста волос) классов МКТУ.

Общество "Мирролла" обратилось в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны указанным товарным знакам, мотивированными их несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Решением Роспатента от 20.12.2014 было удовлетворено возражение общества "Мирролла" в отношении товарного знака "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Российской Федерации N 375705, предоставление правовой охраны этому товарному знаку признано недействительным полностью ввиду несоответствия товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, как указывающего на состав и свойства одной части товаров, содержащих сульсен, и требованиям пункта 3 статьи 6 названного Закона, как способного ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств другой части товаров, не содержащих сульсен.

Общество "Амальгама Люкс" оспорило указанные решения Роспатента в Суде по интеллектуальным правам (дела N СИП-18/2015, N СИП-678/2015, N СИП-679/2015 и N СИП-680/2015).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2015 по делу N СИП-18/2015, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2015, отказано в удовлетворении требования общества "Амальгама Люкс" о признании недействительным решения Роспатента от 20.12.2014, которым аннулирована правовая охрана товарного знака "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Российской Федерации N 375705. Определением Верховного суда Российской Федерации от 15.02.2016 N 300-ЭС15-19231 по этому делу обществу "Амальгама Люкс" отказано в передаче его заявления для рассмотрения в порядке кассационного производства в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 по делу N СИП-679/2015 отказано в удовлетворении требования общества "Амальгама Люкс" о признании недействительным решения Роспатента от 01.10.2015, которым аннулирована правовая охрана товарного знака "SULSENA" по свидетельству Российской Федерации N 377521.

В рамках настоящего дела (N СИП-680/2015) общество "Амальгама Люкс" оспаривает решение Роспатента от 01.10.2015, которым была аннулирована правовая охрана товарного знака "ДИСУЛЬСЕН" по свидетельству Российской Федерации N 367350.

Названное решение Роспатента мотивировано наличием оснований для признания указанного товарного знака не соответствующим требованиям абзаца четвертого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, как указывающего на состав и свойства одной части товаров, содержащих сульсен, и требованиям абзаца второго пункта 3 статьи 6 этого Закона, как способного ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств другой части товаров, не содержащих сульсен.

Общество "Амальгама Люкс", ссылаясь на незаконность решения Роспатента от 01.10.2015 и на нарушение его прав и законных интересов в предпринимательской сфере, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Заявление рассмотрено судом первой инстанции по правилам, установленным главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции признал, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках полномочий, установленных частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. N 218.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, оснований для признания его недействительным не имеется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для его отмены в силу следующего.

С учетом даты подачи заявки (22.08.2007), законодательство, применимое для оценки охраноспособности заявленного обозначения, включает Закон о товарных знаках (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 г. N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки).

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 Правил рассмотрения заявки к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

При этом абзацами шестым и седьмым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках установлено, что такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения, а положения, предусмотренные этим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В силу пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил рассмотрения заявки, к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 14.4.1 Правил рассмотрения заявки при проверке заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 названных Правил, или включает такое обозначение.

Если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 Правил рассмотрения заявки, или состоит только из обозначений, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 этих Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из обоснованности вывода Роспатента о том, что, поскольку задолго до даты приоритета спорного товарного знака широкое распространение в качестве наименования фармацевтической субстанции (международное непатентованное наименование "селена сульфид") получило именно наименование "сульсен", словесный товарный знак "ДИСУЛЬСЕН", образованный с использованием словесного элемента "ди", часто используемого в названиях различных лекарственных средств, и в силу этого имеющий очевидное сходство с наименованием "сульсен", указывает на наличие в составе товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначен спорный товарный знак, фармацевтической субстанции "сульсен" и присущих ей соответствующих полезных свойств, позволяющих предупреждать и лечить себорею.

При этом суд учитывал преюдициальное значение для настоящего спора обстоятельств, установленных вступившими в законную силу решениями Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2015 по делу N СИП-18/2015 и от 17.03.2016 по делу N СИП-679/2015.

В качестве обстоятельств, не требующих доказывания, суд признал следующие обстоятельства: сульсен - это лекарственное средство в виде пасты или мыла, которое применяется при лечении себореи волосистой части головы; данное средство было зарегистрировано 31.12.1971 в Государственном реестре лекарственных средств в качестве фармацевтической субстанции с наименованием "сульсен" (в настоящее время лицом, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, является закрытое акционерное общество "Биологические исследования и системы"), а приказом Министерства здравоохранения СССР от 09.07.1974 г. N 614 "Об утверждении списка лекарственных средств, разрешенных для медицинского применения" в соответствующий список была включена "паста сульсена" в качестве лекарственной формы сульсена, применяемой при себорее; сульсен включен в Общероссийский классификатор продукции, утвержденный постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 30.12.1993 г. N 301, и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулирования и метрологии от 22.11.2007 г. N 329-ст; наименования "сульсен", "сульсена", "сульсеновое" неоднократно использовались в научно-популярной и учебной литературе, выпускавшейся значительными тиражами.

Кроме того, суд первой инстанции учитывал, что в рамках указанных дел было установлено отсутствие приобретенной различительной способности у обозначения "сульсен" по состоянию на 22.08.2007, что является датой приоритета также и спорного товарного знака. В частности, установлено, что обозначение "СУЛЬСЕНА" или "SULSENA" не является общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации. Наличие товарного знака по свидетельству Украины N 45294 не подтверждает использование и приобретение различительной способности товарным знаком на территории Российской Федерации.

Суд первой инстанции также признал преюдициальный характер и в отношении установленных в названных делах обстоятельств, обуславливающих заинтересованность общества "Мирролла" в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака общества "Амальгама Люкс", что общество "Мирролла" является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "Mirrolla SULSEN" по свидетельству Российской Федерации N 411242, а также иных товарных знаков по свидетельствам N 328397, 328618, 376821, 416201, 497289, зарегистрированных в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, и производителем косметических средств, в том числе однородных соответствующим товарам 5-го класса МКТУ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции, делая выводы об отсутствии приобретенной различительной способности у обозначения "сульсен" на дату приоритета спорного товарного знака (22.08.2007) и о заинтересованности третьего лица в подаче возражения против предоставления правовой охраны этому товарному знаку, вопреки доводам, содержащимся в кассационной жалобе, правильно применил часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции правомерно исходил из того, что преюдициальным является обстоятельство, имеющее значение для правильного рассмотрения дела, установленное судом и изложенное во вступившем в законную силу судебном акте по ранее рассмотренному делу между теми же сторонами.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет доводы общества "Амальгама Люкс" о неправильном применении процессуальных норм о преюдиции, мотивированные тем, что анализируемые дела имеют различные основания возникновения и иную доказательственную и материально-правовую базу.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда.

Таким образом, для целей применения указанной нормы права определяющим является совпадение (полностью или частично) субъектного состава участников обоих споров и установление юридических фактов и правоотношений вступившим в законную силу судебным актом. При этом для преюдициальной связи судебных актов не имеют определяющего значения как различия в основаниях возникновения правоотношений, так и различия в составе доказательств.

Не усматривая нарушения норм процессуального права при установлении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и применении судом норм материального права к установленным судом обстоятельствам, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Судом первой инстанции в настоящем деле не было установлено иных фактов, опровергающих сделанные при аналогичных обстоятельствах выводы судов по делам N СИП-18/2015 и СИП-679/2015 о заинтересованности общества "Мирролла" и отсутствии приобретенной различительной способности у обозначения "сульсен" по состоянию на 22.08.2007.

При этом суд учитывал, что принципиальным отличием в правовой позиции общества "Амальгама Люкс" по настоящему делу является довод о приобретении спорным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 367350 различительной способности на дату подачи обществом "Мирролла" возражения в Роспатент.

В связи с этим судом были исследованы доказательства, представленные обществом "Амальгама Люкс" в обоснование довода о приобретении спорным товарным знаком различительной способности на дату подачи обществом "Мирролла" возражения в Роспатент.

Суд установил, что представленные обществом "Амальгама Люкс" в Роспатент и в суд соответствующие документы не содержат обозначения "ДИСУЛЬСЕН", при этом упоминаемое в них обозначение "СУЛЬСЕНА" являлось самостоятельным объектом правовой охраны. Представленные обществом "Амальгама Люкс" документы имеют отношение к иным обозначениям из серии товарных знаков, правообладателем которых является (являлось) данное общество. При этом товарный знак "ДИСУЛЬСЕН" по визуальному, фонетическому и семантическому критериям имеет отличие от знаков со словесными обозначениями "СУЛЬСЕНА" и "SULSENA", обусловленное наличием семантически значимого элемента "ди" (двойной, двойное действие) в начальной части обозначения, с которой начинается его восприятие потребителем.

Предметом оценки суда были и заключения социологической экспертизы от 08.10.2015 N 200-2015 и от 13.05.2016 N 93-2016 и N 94-2016, данные и выводы которых как имеющие отношение к иному обозначению, а не к обозначению "ДИСУЛЬСЕН" не были экстраполированы судом в отношении спорного товарного знака.

В связи с этим суд пришел к обоснованному выводу, что результаты соцопросов не имеют доказательственного значения в вопросе приобретения различительной способности спорным товарным знаком в отношении конкретных товаров на момент подачи возражения третьим лицом и не могли повлиять на соответствующие выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении.

Не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства и доводы общества "Амальгама Люкс" о наличии противоречий в обжалуемом судебном акте и нарушении принципа равноправия, что, по мнению общества, выразилось в различной оценке сравниваемых обозначений и доказательств по делу в зависимости от целей такой оценки.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что доказательства использования товарных знаков со словесными обозначениями "СУЛЬСЕНА", "SULSENA" не могут подтверждать использование товарного знака "ДИСУЛЬСЕН", хотя и сходного с ними до степени смешения, но имеющего отличия по визуальному, фонетическому и семантическому критериям, в связи со следующим.

Для целей приобретения различительной способности товарным знаком значение имеет его использование в том виде, как он был зарегистрирован или с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа. Поэтому доказыванию подлежит приобретение различительной способности именно тем обозначением, которое заявлено на регистрацию в качестве товарного знака.

При установлении приобретенной различительной способности обозначения можно учитывать и другие обозначения, только если потребителями спорное обозначение и фактически использовавшееся обозначение воспринимаются как одно и то же обозначение. Вместе с тем обозначения "СУЛЬСЕНА", "SULSENA" и "ДИСУЛЬСЕН" очевидно сходные, но как одно и то же обозначение восприниматься не могут.

В связи с этим установленное судом отличие товарного знака "ДИСУЛЬСЕН" от серии других товарных знаков общества "Амальгама Люкс" со сходными словесными элементами, обусловленное наличием семантически значимого элемента "ди" (двойной, двойное действие) в начальной части обозначения, с которой начинается его восприятие потребителем, позволило суду сделать оспариваемый обществом вывод о не приобретении различительной способности спорным товарным знаком вследствие использования иного обозначения.

В то же время для целей установления различительной способности спорного обозначения суд обоснованно учитывал обстоятельства широкого распространения в качестве фармацевтической субстанции наименования "сульсен", имеющего очевидное сходство со словесным товарным знаком "ДИСУЛЬСЕН", образованным с использованием словесного элемента "ди", часто используемого в названиях различных лекарственных средств.

В связи с тем, что оценка наличия или отсутствия сходства обозначений, а также их различительной способности является вопросом факта, оснований для иной оценки установленных судом обстоятельств у суда кассационной инстанции не имеется в силу ограничения его полномочий (часть 2 статья 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что наличие товарного знака "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Украины N 45294, пусть даже признанного хорошо известным в Украине, в состав которой до 21.03.2014 входила Автономная Республика Крым, не подтверждает приобретение различительной способности товарного знака на территории Российской Федерации.

В отношении довода общества "Амальгама Люкс" о неприменении судом подлежащих применению в настоящем деле пункта 2.1 Рекомендаций президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

В силу частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции является нарушение либо неправильное применение норм материального права, под которым понимается: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона.

Пунктом 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 г. N 58 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов" к нормативным правовым актам отнесены акты, принятые органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, должностным лицом, содержание которых составляют правовые нормы (правила поведения), рассчитанные на неоднократное применение и влекущие юридические последствия для неопределенного круга лиц, либо нормы, которыми вводятся в действие, изменяются или отменяются действующие правовые нормы.

Между тем предписания Рекомендаций, в том числе те, с которыми общество "Амальгама Люкс" связывает незаконность обжалуемого решения суда первой инстанции, не содержат обязательных для исполнения органами, осуществляющими публичные полномочия, и их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг лиц.

Кроме того, Рекомендации не зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации и не опубликованы в установленном порядке. При этом, как отмечено в абзаце пятом пункта 6.2 названного постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, акты, не прошедшие государственную регистрацию (если такая регистрация является обязательной) и (или) не опубликованные в предусмотренном порядке, не влекут правовых последствий как не имеющие юридической силы и не могут регулировать соответствующие правоотношения независимо от выявления указанных нарушений в судебном порядке.

Таким образом, содержащийся в кассационной жалобе довод о необходимости отмены судебного акта в связи с неприменением Рекомендаций по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно неприменение закона, подлежащего применению, является несостоятельным, поскольку Рекомендации не являются законом или иным нормативным правовым актом.

Вместе с тем судом первой инстанции правильно к установленным им обстоятельствам применены соответствующие положения Закона о товарных знаках и Правил рассмотрения заявки.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает нарушения норм материального права, которое, по мнению общества "Амальгама Люкс", состоит в применении судом к спорным правоотношениям устаревших нормативных актов и неприменении Технического регламента, поскольку этот нормативный акт, как и акты, которые использовали Роспатент и суд в обоснование описательного характера спорного обозначения, не регулируют вопросы, относящиеся к настоящему делу.

В связи с этим использование или неиспользование таких актов, которые по своему характеру для целей рассмотрения настоящего спора служат лишь источником определенной информации, не является применением или неприменением закона.

В то же время положения Технического регламента о запрете российским производителям косметической продукции против перхоти с конца 2011 года указывать наименование действующего компонента "сульсен" и обязанности указывать наименование действующего компонента "Дисульфид селена" (Selenium disulphide) либо "Селена сульфид" (Selenium sulfide) как не имеющие отношение к вопросу о различительной способности средств индивидуализации не могут порочить выводы Роспатента и суда об описательном характере обозначения "сульсен" и отсутствии приобретенной различительной способности у этого обозначения.

В кассационной жалобе общество "Амальгама Люкс" ссылается на неправильное применение судом норм материального права (абзаца четвертого пункта 1 статьи 6 и абзаца седьмого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, абзаца второго подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, части "С" статьи 6-quinquies Парижской конвенции, а также игнорирование правовой позиции о действии исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки, в том числе на товарные знаки, представляющие собой широко применявшиеся ранее в коммерческом обороте наименования, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 20.12.2001 г. N 287-О.

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Суд первой инстанции при проверке законности решения Роспатента признал обоснованными выводы административного органа об описательном характере товарного знака "ДИСУЛЬСЕН" и соответственно установленным по делу фактическим обстоятельствам применил абзац четвертый пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. При этом суд, учитывая положения абзаца второго подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, который согласуется с частью "С" статьи 6-quinquies Парижской конвенции, не установил обстоятельств приобретения спорным товарным знаком различительной способности как на дату приоритета знака, так и на дату подачи возражения, что являлось бы основанием для применения нормы абзаца седьмого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Таким образом, с учетом того, что нормы права применяются судом не произвольно, а в соответствии с характером правоотношения к установленным по делу обстоятельствам, доводы общества "Амальгама Люкс" о неправильном применении судом норм международного и национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а также не учете правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации являются несостоятельными.

В связи с изложенным выводы суда первой инстанции о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Содержащийся в кассационной жалобе довод о том, что суд первой инстанции не дал соответствующую оценку доказательствам, указывающим на злоупотребление третьим лицом правом на подачу возражения, подлежит отклонению, поскольку на страницах 22-24 обжалуемого решения суд привел аргументацию, обосновывающую выводы суда об отсутствии в действиях общества "Мирролла" признаков злоупотребления правом. Несогласие общества "Амальгама Люкс" с этими выводами не может служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также не находит обоснованными и доводы общества "Амальгама Люкс" о нарушении судом норм процессуального права и принципов судопроизводства, поскольку суд с учетом предмета спора, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, и имеющихся в деле доказательств установил необходимую и достаточную совокупность обстоятельств для правильного разрешения спора.

Довод общества "Амальгама Люкс" об избирательном подходе суда при оценке преюдициального характера судебных актов является несостоятельным в связи со следующим.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2014 по делу N СИП-78/2014 установлены обстоятельства, обуславливающие заинтересованность общества "Мирролла" в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 328829 в отношении товаров 3-го класса МКТУ вследствие его неиспользования, но в то же время суд установил обстоятельства, свидетельствующие об использовании указанного товарного знака обществом "Амальгама Люкс".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2015 по делу N СИП-626/2014 суд не установил недобросовестной конкуренции в действиях общества "Амальгама Люкс", связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 328829 и N 375705.

Приведенные обстоятельства установлены судом исходя из предмета доказывания по указанным делам как необходимые для правильного разрешения дела.

Вместе с тем общество "Амальгама Люкс" в кассационной жалобе не обосновало, имеют ли преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела именно эти обстоятельства или такое значение имеют иные установленные судом обстоятельства.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества "Амальгама Люкс" пояснил, что преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела имеют установленные судом в делах N СИП-78/2014 и N СИП-626/2014 обстоятельства, свидетельствующие об использовании товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 328829 и N 375705.

Вместе с тем для целей приобретения различительной способности товарным знаком необходимо доказать не просто его использование для определенных товаров, а интенсивность и длительность такого использования и другие обстоятельства, свидетельствующие о том, что товарный знак ассоциируется у потребителей с конкретным лицом.

В связи с изложенным президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает нарушений судом первой инстанции норм процессуального права, которые могли бы привести к принятию неправильного решения.

Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены обжалуемого судебного акта в любом случае, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

В силу положений частей 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2016 по делу N СИП-680/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев