Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2016 г. N С01-255/2015 по делу N А40-72694/2014 Суд оставил принятые ранее судебные постановления без изменения, кассационную жалобу общества - без удовлетворения, поскольку представленные доказательства подтверждают факт реализации ответчиком в период приостановления действия патента полотенцесушителей, но не подтверждают факт их производства ответчиком в данный период (отменено)

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2016 г. N С01-255/2015 по делу N А40-72694/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 20 сентября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 сентября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Лапшиной И.В., Химичева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ДВИН" (Калужское ш., д. 6, с. Красная Пахра, поселение Краснопахорское, Москва, 142150, ОГРН 1075074015785) на решение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2016 по делу N А40-72694/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2016 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "БилдСити" (ул. Гоголя, д. 48, пом. II, пос. Томилино, Люберецкий р-н, Московская обл., 140070, ОГРН 1135027012548) к обществу с ограниченной ответственностью "ДВИН" о защите исключительного права на полезную модель.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ДВИН" - Ермакова Е.А. (по доверенности от 04.12.2015), Марочкин А.В. (по доверенности от 24.06.2016 N 147/03);

от общества с ограниченной ответственностью "БилдСити" - Рыбина Л.Д. (по доверенности от 25.04.2016), Шевченко С.Л. (по доверенности от 25.04.2016), Хулхачиева З.В. (по доверенности от 10.08.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил

общество с ограниченной ответственностью "БилдСити" (далее - общество "БилдСити") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ДВИН" (далее - общество "Двин") о запрете совершать действия, нарушающие исключительное право общества "БилдСити" на полезную модель, охраняемую патентом Российской Федерации RU 62501 в объеме формулы полезной модели с приоритетом от 02.11.2006, в том числе производство, хранение, рекламу, предложение о продаже и продажу полотенцесушителей Модели "F" тип водяной различных типоразмеров, а также их введение в хозяйственный оборот в любой иной форме на территории Российской Федерации без разрешения общества "БилдСити"; взыскании с общества "ДВИН" в пользу общества "БилдСити" 11 500 рублей расходов на экспертизу.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2014, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2015 решение от 22.09.2014 и постановление от 30.12.2014 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд кассационной инстанции указал, что объем использования полезной модели ответчиком, в пределах которого за ним признается право послепользования, судами не установлен; выводы судов о совершении необходимых приготовлений и начале серийного производства продукции, в отсутствие доказательств создания необходимой для этого совокупности условий технического, организационного, финансового, кадрового и иного характера, не обоснованы; выводы суда первой инстанции об отсутствии использования ответчиком всех признаков независимого пункта формулы полезной модели и о принадлежности ответчику права послепользования являются противоречивыми; при распределении бремени доказывания необходимо исходить из того, что именно ответчик обязан доказать наличие всей совокупности условий для подтверждения наличия у него права послепользования.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2016, иск удовлетворен: ответчику запрещено совершать действия, нарушающие исключительное право истца на полезную модель, охраняемую патентом RU 62501, в том числе производство, хранение, рекламу, предложение о продаже и продажу полотенцесушителей модели "F" тип водяной различных типоразмеров, а также их введение в гражданский оборот в любой форме на территории Российской Федерации без разрешения истца.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, просит указанные судебные акты отменить.

Общество "БилдСити" представило письменные пояснения на кассационную жалобу, в которых просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

По мнению истца, все доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке выводов судов первой и апелляционной инстанций, которым дана надлежащая правовая оценка.

В судебном заседании представители общества "Двин" доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержали.

В судебном заседании представители общества "БилдСити" просили обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным судом обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец является правообладателем патента RU 62501 на полезную модель "Полотенцесушитель и элемент для отвода воздуха", выданного Роспатентом на основании Договора об отчуждении исключительного права на полезные модели от 24.01.2014, зарегистрированного в Роспатенте 21.03.2014 за N РД0144018.

До заключения указанного договора правообладателем спорного патента являлось общество с ограниченной ответственностью "Сервис плюс" (заявка N 2006138594). Приоритет указанной полезной модели от 02.11.2006.

Истец обладает исключительным правом на полезную модель "Полотенцесушитель и элемент для отвода воздуха". Формула полезной модели состоит из двух пунктов и содержит следующее описание:

Пункт 1: Полотенцесушитель, содержащий корпус, выполненный в виде двух параллельно размещенных труб, соединенных между собой посредством прямых или изогнутых трубчатых элементов, и элемент для отвода воздуха, выполненный в виде корпуса, имеющего внешнюю резьбовую поверхность, и установленного с помощью резьбового соединения во втулке, отличающийся тем, что высота внешней резьбовой поверхности корпуса элемента для отвода воздуха выбрана из диапазона от 3 до 20 мм, при этом внешний диаметр резьбовой поверхности выбран из диапазона от 16 до 26,5 мм, втулка выполнена из нержавеющей стали и совмещена с внутренней поверхностью трубы по всей площади своей боковой поверхности, при этом корпус полотенцесушителя снабжен двумя коллекторами, размещенными в плоскости, расположенной под углом к плоскости двух параллельно размещенных труб, и соединенными собой трубчатыми вставками.

Пункт 2: Элемент для отвода воздуха, выполненный в виде корпуса, имеющего внешнюю резьбовую поверхность, отличающуюся тем, что высота внешней резьбовой поверхности корпуса элемента для отвода воздуха выбрана из диапазона от 3 до 20 мм, при этом внешний диаметр резьбовой поверхности выбран из диапазона от 16 до 26,5 мм.

Удовлетворяя исковые требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего.

Все доказательства, представленные ответчиком, относятся к факту реализации полотенцесушителей, а сама по себе реализации продукции не свидетельствует об использовании спорной полезной модели при изготовлении продукции именно ответчиком.

При этом ссылка общества "Двин" на то обстоятельство, что в представленных им договорах оно приняло на себя обязательство изготовить и передать покупателям полотенцесушители, также не может являться бесспорным доказательством использования именно ответчиком полезной модели при изготовлении продукции, поскольку в представленных договорах поставки отсутствуют условия о том, что продавец (ответчик) должен изготовить полотенцесушители сам, отсутствуют иные характерные для договора подряда условия, если бы ответчик принял на себя обязательство изготовить по заказу покупателя определенную продукцию своими силами.

Также судом апелляционной инстанции отвергнут довод ответчика о необходимости принятия во внимание все имеющиеся у него ресурсы, поскольку представленные ответчиком доказательства, могут свидетельствовать о наличии у него определенных ресурсов по сбыту продукции, но не по производству ее.

При этом суд апелляционной инстанции отметил, что ответчиком не были учтены указания Суда по интеллектуальным правам, из которых следует, что о совершении необходимых приготовлений и начале серийного производства продукции могут свидетельствовать доказательства создания необходимой для этого совокупности условий технического, организационного, финансового, кадрового и иного характера (наличие производственных помещений и производственных мощностей, оборудования, складов, приобретение материалов, необходимых для изготовления продукции, и так далее). Однако таких доказательств ответчиком в суд первой и апелляционной инстанции не представлено, а в суде апелляционной инстанции представитель ответчика пояснил, что не располагает такими доказательствами.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 3 статьи 1400 ГК РФ лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Исходя из положений пункта 3 статьи 1400 ГК РФ, объем использования полезной модели является необходимым количественным показателем, определяющим юридические границы права послепользования и составляющим неотъемлемую часть существа этого права. Без определения объема допустимого использования ответчиком полезной модели право послепользования не может считаться установленным.

Ответчик в ходе судебного разбирательства подтверждал факт использования полезной модели по патенту истца в производстве своей продукции. При этом ответчик полагает, что обладает правом послепользования.

Суд первой инстанции по указанию суда кассационной инстанции проверил доводы о создании ответчиком необходимых приготовлений и начале серийного производства полотенцесушителей в период прекращения действия патента.

Довод кассационной жалобы об отсутствии доказательства производства и реализации спорных полотенцесушителей после 21.03.2014, когда у истца возникло исключительное право на спорный патент, противоречит утверждению ответчика о том, что производство и реализация спорных полотенцесушителей осуществляется ответчиком с 04.12.2007.

В силу пункта 1 статьи 1365 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

То есть переход прав к иному правообладателю не меняет спорных правоотношений и не прекращает правовую охрану.

Судом первой инстанции установлено, что ответчик не оспаривал факт производства и реализации полотенцесушителей. Вместе с тем, ответчик возражал против доводов о нарушении им прав истца.

Материалами дела подтверждается, что патент N 62501 на полезную модель полотенцесушитель и элемент для отвода воздуха дважды прекращал свое действие: с 03.11.2007 по 20.11.2009 и с 03.11.2010 по 20.04.2013.

Довод ответчика о том, что судами дана неправильная оценка доказательствам ответчика, подтверждающим производство им полотенцесушителей марки F, не соответствует материалам дела.

Указанный довод был предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанции, которые оценили представленные ответчиком доказательства: договоры, товарные накладные, счета, таблицы и пришли к обоснованному выводу о том, что представленные доказательства подтверждают факт реализации ответчиком в период приостановления действия патента полотенцесушителей, но не подтверждают факт их производства ответчиком.

В кассационной жалобе ответчик указывает, что он обосновывал право послепользования не приготовлениями к использованию, а собственно использованием патента в производстве, в связи с чем полагает, что предоставлять документы, подтверждающие совокупность условий технического, организационного, финансового, кадрового и иного характера, нет необходимости.

Вместе с тем положения пункта 3 статьи 1400 ГК РФ относительно использования либо приготовлений к использованию не освобождает лицо, заявляющее о наличии у него права послепользования бремени доказывания соответствующего факта, в данном случае факте использования.

При этом ответчик не представил суду доказательства начала серийного производства.

Из содержания кассационной жалобы следует, что ответчик связывает понятие использования полезной модели с реализацией продукции, в которой полезная модель применена, ссылаясь на пункт 2 статьи 1358 ГК РФ.

Вместе с тем положениями пункта 3 статьи 1400 ГК РФ обладателю права послепользования запрещается увеличивать объем использования.

Так как ответчик утверждает, что им изготавливались спорные полотенцесушители и указывает на определенный объем производства, защищая право производства полотенцесушителей, а не право продавать приобретенные у иных (третьих) лиц, суды первой и апелляционной инстанций правомерно пришли к выводу о том, что ответчик обязан предоставить доказательства производства (то есть наличие у него производственных, финансовых, трудовых, организационных, технических и иных ресурсов, необходимых для производства продукции в спорный период).

Таким образом, вывод судов первой и апелляционной инстанции о том, что доказательства наличия ресурсов по сбыту не являются доказательствами производства, является правильным.

Довод кассационной жалобы о том, что для определения объема производства следует принимать во внимание все модели полотенцесушителей, представленные в справке об объеме продаж, так как они однородны, отклоняется, так как в материалах дела отсутствуют описание и технические характеристики всех таких моделей.

При этом указанные модели нельзя было сравнить со спорной полезной моделью для установления идентичности, а справка об объеме продаж не является доказательством производства таких моделей ответчиком.

Ответчик указывает, что он согласен с тем, что полотенцесушитель, приобретенный истцом, содержит решение по первому независимому пункту формулы полезной модели - полотенцесушителю.

Формула полезной модели по патенту RU 62501 является многозвенной и применяется для характеристики группы полезных моделей, состоит из двух независимых пунктов описывающих соответственно полотенцесушитель (1-й независимый пункт формулы) и элемент для отвода воздуха (2-й независимый пункт формулы).

В оспариваемом решении суд первой инстанции указал, что истец представил заключение эксперта в качестве доказательства использования в изделии ответчика всех признаков своей полезной модели. Между тем вопрос, на который дает ответ "заключение эксперта", сформулирован следующим образом: "Используются ли в Объекте (в полотенцесушителе F2 60/50 1-1/2 (КЗ) все признаки, приведенные в основном пункте формулы полезной модели, охраняемого патентом RU 62501?".

Таким образом, суд первой инстанции в оспариваемом решении суда отметил, что представленное истцом в материалы дела внесудебное заключение эксперта касается только первого независимого пункта формулы полезной модели.

В оспариваемом решении суда первой инстанции ответчику запрещено совершать действия, нарушающие исключительное право истца по патенту RU 62501 в отношении полотенцесушителя.

Таким образом, запрет на использование полезной модели при производстве, хранении, рекламе, предложении о продаже и продаже полотенцесушителей модели F, соответствует предмету заявленных требований и не затрагивает права ответчика относительно второго объекта исключительного права - полезной модели "элемент для отвода воздуха".

Судом кассационной инстанции отклоняется довод ответчика о неправомерности взыскания с него расходов истца на экспертизу в размере 11 500 руб.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Истец, исполняя обязанность по доказыванию, возложенную на него статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, привлек специалиста, обладающего специальными познаниями. Выводы, сделанные в заключении от 02.04.2014, подтверждают использование в представленном полотенцесушителе первого пункта формулы спорной полезной модели.

Согласно пункту 3 договора подряда от 28.03.2014, заключенного со специалистом, стоимость услуг исполнителя составляет 11 500 руб.

При этом пунктом 4 договора предусмотрено, что при перечислении стоимости услуг, заказчик, как налоговый агент, производит удержание установленного налога (л.д. 68, т.д. 1).

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Актом от 02.04.2014 сдачи-приемки услуг к договору подряда от 28.03.2014 стороны подтвердили, что стоимость услуг по договору составляет 11 500,00 руб, в том числе налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 13%, а именно - 1 495,00 руб. (оплату которых, произвел истец), а подрядчику подлежит перечислению сумма 10 005,00 руб., что подтверждается платежным поручением N 12 от 23.04.2014.

Судом кассационной инстанции отклоняется довод ответчика, что при рассмотрении дела в апелляционной инстанции был изменен состав суда.

В силу части 3 пункта 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Суд по интеллектуальным правам, отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2014, направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Арбитражным судом города Москвы дело было рассмотрено в том же составе, а именно, судьей Ю.Л. Матюшенко.

Согласно пункту 2 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или составом суда.

В пункте 3.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" указано, что положение о неизменности одного и того же состава суда, установленное частью 2 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, распространяется на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, рассмотрения дела по существу и принятия решения.

Закон не содержит указания на то, что последующие пересмотры судебных актов должны производиться теми же судебными составами.

Судом апелляционной инстанцией 08.06.2016 рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда от 24.02.2016.

При этом состав суда апелляционной инстанции при рассмотрении указанной жалобы не менялся. Следовательно, апелляционная жалоба рассмотрена законным составом суда.

Судом кассационной инстанции отклоняется довод ответчика о том, что суд первой инстанции определением от 24.02.2016 неправомерно отказал ему в принятии замечаний на протокол судебного заседания от 17.02.2016 Арбитражного суда города Москвы.

Суд кассационной инстанции отмечает, что ответчик не указывает, какие именно нарушения были допущены судом первой инстанции при составлении протокола и как они повлияли на выводы, содержащиеся в решении суда первой инстанции.

При этом суд первой инстанции при рассмотрении замечаний ответчика на протокол судебного заседания указал, что поскольку ответчик с материалами дела не знакомился, ответчик не может достоверно оценивать протокол судебного заседания.

На вопрос суда кассационной инстанции, может ли ответчик в судебном заседании при рассмотрении его кассационной жалобы, пояснить суду сущность замечаний на протокол, представители ответчика также ответили отказом.

Судом кассационной инстанции отклоняется довод ответчика о том, что суд первой инстанции не предоставил ему достаточного времени для подготовки мотивированного объяснения по доводам истца, изложенным в судебном заседании суда первой инстанции 17.02.2016.

Как следует из материалов дела, суд неоднократно предлагал ответчику представить доказательства начала серийного производства (например, в определении суда от 23.04.2015 ответчику предложено представить доказательства по возражениям на иск; в определении суда от 08.06.2015 - представить доказательств с учетом позиции Суда по интеллектуальным правам; в определении суда от 17.08.2015 - представить доказательства начала серийного производства, в определении суда от 14.10.2015 - исполнить определение суда от 17.08.2015).

Таким образом, у ответчика было достаточно времени для сбора доказательств и подготовки своей позиции.

При этом как следует из материалов дела, новые доказательства истцом не представлялись. Изложенные в письменных пояснениях по делу доводы не содержали новых доказательств, не изменяли позицию истца относительно предмета заявленных требований.

Суд кассационной инстанции отклоняет довод ответчика о том, что в судебном деле отсутствует ряд документов, поступивших в суд в электронном виде в качестве приложения к апелляционной жалобе, так как из протокола судебного заседания от 26.05.2016 (л.д. 43, т.д. 5) следует, что суд апелляционной инстанции отказал представителю ответчика в удовлетворении его ходатайства о приобщении к материалам дела заявленных к апелляционной жалобе дополнительных документов, поскольку ответчиком не было заявлено уважительных причин невозможности представления этих документов в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе ответчик указывает на то, что он доказал начало производства, а также объем производства полотенцесушителей маки F в период первого прекращения действия патента.

При этом доказательства, на которые он ссылается и доводы, изложенные в кассационной жалобе, были предметом исследования судов первой и апелляционной инстанции.

Суд кассационной инстанции отмечает, что такие доводы направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судами. Между тем, переоценка установленных судами первой или апелляционной инстанций обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Несогласие ответчика с оценкой, данной судами первой и апелляционной инстанции, не может служить основанием для отмены судебных актов.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

С учетом изложенного доводы кассационной жалобы ответчика направлены, по существу, на переоценку фактических обстоятельств спора и представленных сторонами доказательств.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов, не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными, обоснованными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2016 по делу N А40-72694/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ДВИН" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

В.А. Химичев