Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2016 г. по делу N СИП-412/2016 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения о признании недействительным патента РФ на полезную модель, поскольку она по независимому пункту формулы оспариваемого патента отличается от технического решения по противопоставленному патентному документу

Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2016 г. по делу N СИП-412/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 сентября 2016 года

Полный текст решения изготовлен 4 октября 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашкова Е.Ю.,

судей - Погадаев Н.Н., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кузнецовым И.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ОПТИМА" (Дмитровское шоссе, д. 107, стр. 7, ком. 11, Москва, 127247, ОГРН 1077760004849)

о признании недействительным решения (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.05.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 09.12.2015 о признании недействительным патента Российской Федерации на полезную модель N 149960.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен (г. Киров, Кировская обл., ОГРНИП 304434535600813).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ОПТИМА" - Гордеева М.А. (по доверенности от 08.08.2016), Кутьина Е.Н. (по доверенности от 07.12.2015), Эхлас Т.В. (по доверенности от 07.12.2015);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Унчиков Н.В. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-591/41);

от индивидуального предпринимателя Бякова Андрея Леонидовича - Мальцев И.В. (по доверенности от 02.08.2016 N 43АА0873436).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМА" (далее - общество "ОПТИМА") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.05.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 09.12.2015 о признании недействительным патента Российской Федерации на полезную модель N 149960.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Бяков Андрей Леонидович (далее - ИП Бяков А.Л., предприниматель).

В обоснование заявленных требований общество "ОПТИМА" указывает на то, что Роспатент принял оспариваемое решение исходя из ошибочного вывода о соответствии полезной модели по патенту Российской Федерации N 149960 условию патентоспособности "новизна".

Возражая против этого вывода Роспатента, заявитель ссылается на информацию, содержащуюся в патентном документе на промышленный образец USD558982S (далее - патентный документ D1).

На рисунках 1-3, приведенных в данной публикации, представлена художественная кисть, содержащая обойму, одна сторона которой жестко крепит волосяной пучок, вторая сторона обоймы крепит ручку.

Общество "Оптима" отмечает, что Роспатент, согласился с тем, что из указанного патентного документа известны все признаки спорной полезной модели, за исключением признака "вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка".

Вывод Роспатента об отсутствии указанного признака общество "Оптима" считает ошибочным, поскольку из патентного документа D1 видно, что близи обоймы ручка кисти выполнена таким образом, что изменением ее диаметра образуется углубление, в котором может быть размещен палец художника.

Вопреки выводу Роспатента, как полагает заявитель, из противопоставленного патентного документа не следует, что это углубление выполнено в виде накладки, или что эта накладка выполнена из какого-либо материала (в том числе резины). Учитывая, что указанное углубление в любом случае находится на ручке, признак "вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка" известен из названного патентного документа.

Кроме того, общество "Оптима" отмечает, что Роспатентом необоснованно приняты во внимание сведения из Интернета в отношении кистей производства компании Royal Brush Manufacturing Inc. - лица, являющегося обладателем противопоставленного патента на промышленный образец, поскольку нотариально удостоверенный протокол осмотра сайта не является самостоятельным источником из уровня техники и фиксирует изображения кистей, являющихся частным случаем конструкции кисти, охраняемой противопоставленным патентом.

Роспатент в отзыве на заявление оспорил доводы общества, возражал против удовлетворения этого заявления, полагая, что спорная полезная модель соответствует условию патентоспособности "новизна" по отношению к техническому решению по патентному документу D1.

По мнению Роспатента, доводы общества "ОПТИМА" не обоснованы, поскольку в названном патентном документе отсутствуют сведения о признаке, содержащемся в пункте формулы спорной полезной модели, касающемся выполнения на ручке кольцевой канавки, расположенной вблизи обоймы, обеспечивающей удобную фиксацию ручки. Так, из патентного документа D1 известна художественная кисть, которая содержит накладку вблизи обоймы кисти. При этом непосредственно на самой ручке какое-либо углубление отсутствует.

Роспатент полагает, что заявленным техническим результатом спорной полезной модели является расширение функциональных возможностей за счет надежного удержания пальца пользователя на ручке кисти, снижения возможности соскальзывания руки к красящему элементу. В связи с этим выполнение канавки непосредственно на ручке кисти (в отличие от противопоставленного патента) обеспечивает надежное удержание пальца пользователя в месте ее держания на самой ручке кисти без каких-либо дополнительных накладных элементов.

При этом Роспатент отмечает, что вопреки доводу кассационной жалобы, выводы об отсутствии оснований для признания спорной полезной модели несоответствующей условия патентоспособности "новизна" сделаны на основе содержания патентного документа D1, а не представленного в отзыве патентообладателя нотариально заверенного протокола осмотра доказательств. Указанный протокол указан в решении для сведения.

ИП Бяков А.Л. в отзыве на заявление также возражал против его удовлетворения по следующим основаниям.

Третье лицо отмечает, из противопоставленного патентного документа D1 невозможно установить наличие присущих спорной полезной модели всей совокупности существенных признаков, поскольку названный патентный документ охватывает лишь форму волосяного пучка, а ручка нанесена схематически (условно) пунктирной линией.

По мнению ИП Бякова А.Л., принципиальная разница противопоставленных патентов в том, что спорная полезная модель имеет непосредственно на древке прямой ручки кольцевую полукруглую проточку (канавку). При этом выточенная канавка меньше диаметра ручки кисти. Тогда как промышленный образец D1 имеет на древке прямой ручки дополнительный единый выпуклый элемент симметричной волнообразной формы, образующий между волн естественный дугообразный изгиб, который больше диаметра ручки кисти, то есть изгиб не создает никаких углублений в древке ручки.

В судебном заседании представители общества "ОПТИМА" требования поддержали, выступили по доводам, изложенным в заявлении, просили удовлетворить заявленные требования.

Представители Роспатента и третьего лица просили отказать в удовлетворении заявленных требований, выступили по доводам, изложенным в отзывах.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 149960 на полезную модель "Художественная кисть" выдан по заявке N 2014138268/12 с приоритетом от 22.09.2014 на имя Бякова А.Л. и действует со следующей формулой:

"1. Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны, жёстко крепящей волосяной пучок, с другой - ручку, отличающаяся тем, что вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка, обеспечивающая удобную фиксацию ручки кисти пользователем.

2. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ширина кольцевой канавки равна или больше ширины пальца пользователя".

Против предоставления правовой охраны названной полезной модели 09.12.2015 обществом "ОПТИМА" было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

В возражении отмечено, что вся совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известна из сведений, содержащихся в патентном документе US D558982 S.

Решением Роспатента от 27.05.2016 в удовлетворении возражения было отказано. Роспатентом было установлено, что из патентного документа D1 известна художественная кисть, которая содержит обойму, имеющую два конца. С одной стороны обоймы расположен жёстко закрепленный волосяной пучок, с другой стороны - ручка. При этом в кисти по этому патентному документу вблизи ее обоймы расположена резиновая накладка.

Таким образом, полезная модель по независимому пункту формулы оспариваемого патента отличается от технического решения по противопоставленному патентному документу выполнением на ручке кольцевой канавки, расположенной вблизи обоймы, обеспечивающей удобную фиксацию ручки. При этом указанный признак признан Роспатентом существенным, что не оспаривается обществом "ОПТИМА".

Общество, полагая, что данное решение является недействительным, нарушает его права и законные интересы, обратилось в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорной полезной модели (22.09.2014), правовая база для проверки ее патентоспособности включает ГК РФ, Административный регламент исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Административный регламент).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ (здесь и далее в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в том числе, в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели (пункт 2 статьи 1351 ГК РФ).

Согласно пункту 22.3 Административного регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

При этом датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Административного регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Административного регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Административного регламента предусмотрено, что сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результат, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно описанию к спорной полезной модели технический результат, на который она направлена, заключается в расширении функциональных возможностей за счет снижения возможности соскальзывания руки художника к красящему элементу. При этом наличие канавки позволяет надежно удерживать кисть в руках, исключая перемещение руки вдоль ручки кисти.

Таким образом, признак "вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка" является существенным, что не оспаривается заявителем.

Заявляя возражение относительно предоставления правовой охраны спорной полезной модели, общество "ОПТИМА" сослалось на патентный документ D1, из которого известна художественная кисть, на ручке которой также имеется углубление (канавка).

Роспатент, проанализировав и сопоставив указанные технические решения, пришел к обоснованному выводу о том, что из противопоставленного патентного документа не следует, что ему присущ признак "вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка".

При этом Роспатент констатировал, что в кисти по патентному документу D1 вблизи ее обоймы расположена резиновая накладка, что и отличает ее от спорной полезной модели.

Вместе с тем, суд, частично соглашаясь с доводом заявителя, отмечает, что из патентного документа D1 не представляется возможным установить, является ли участок ручки кисти с волнообразным изгибом накладкой (тем более резиновой), отдельным элементом, который соединяется (состыковывается) с ручкой кисти, или является монолитной частью (выточенной) ручки кисти, с переменным диаметром.

Вопреки доводу общества "ОПТИМА" не является очевидным, по мнению суда, и то, что углубление на указанной части ручки в противопоставленном решении является именно кольцевым. Это объясняется тем, что патентным документом D1 (как следует из переводов, представленных заявителем и третьим лицом) защищается головка кисти, которая изображена на рисунках сплошной линией, иные части кисти изображены схематически, для наглядности в нескольких проекциях. При этом отсутствует изображение кисти в разрезе или ее сечение, что не позволяет точно определить форму кисти. Тогда как из спорного патента следует, что канавка имеет кольцевой характер, выполнена непосредственно на ручке и имеет диаметр меньше диаметра ручки кисти.

Таким образом, из противопоставленного патентного документа D1 очевидно не следует, что этому решению присущ признак "вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка", включенный в независимый пункт формулы спорной полезной модели, что позволило Роспатенту прийти к обоснованному выводу о соответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

При этом суд отклоняет довод заявителя о том, что Роспатентом при рассмотрении возражения необоснованно использованы сведения из Интернета в отношении кистей производства компании Royal Brush Manufacturing Inc., содержащиеся в нотариально удостоверенном протоколе осмотра сайта, представленном патентообладателем.

Из оспариваемого решения не следует, что выводы Роспатента были сделаны на основе этого протокола, равно как не следует, что названный протокол был квалифицирован Роспатентом в качестве источника информации. В решении Роспатент лишь констатировал, что в представленном протоколе содержатся сведения о кистях, имеющих мягкие резиновые накладки. При этом какие-либо выводы, сделанные на основе именно этого протокола, в решении отсутствуют.

В пункте 6 совместного Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "ОПТИМА" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин