Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 октября 2016 г. по делу N СИП-332/2016 Суд отказал в признании незаконным решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением правообладателем предпринимательской деятельности в качестве юридического лица

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 октября 2016 г. по делу N СИП-332/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 октября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 20 октября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Кручининой Н.А., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аникиной Е.В.

рассмотрел в судебном заседании заявление компании Дьюн Холдингс Лимитед / Dune Holdings Limited (9 Hatton street, London, NW8 8PL, United Kingdom) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 429553.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен гражданин Филипп Пляйн / Philipp Plein (Santisstrasse 5, CH-8580, Amriswil, Switzerland).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Дьюн Холдингс Лимитед / Dune Holdings Limited - Валентик Е.Б. (по доверенности от 25.04.2016);

от Роспатента - Русаков И.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-580/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Дьюн Холдингс Лимитед / Dune Holdings Limited (далее - компания "Дьюн Холдингс Лимитед", компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором просит:

- признать незаконными действия Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) по досрочному прекращению правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 429553;

- признать незаконным решение Роспатента от 03.03.2016 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 429553, восстановить действие товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 429553 и внести запись о восстановлении действия товарного знака в Государственный реестр товарных знаков.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен гражданин Филипп Пляйн / Philipp Plein (далее - Филипп Пляйн).

Рассматриваемое заявление мотивировано тем, что оспариваемое решение, по мнению компании, является незаконным, в связи с тем, что Роспатент не учел обстоятельства, препятствующие прекращению правовой охраны товарного знака, поскольку на момент вынесения оспариваемого решения на регистрации находился договор об отчуждении товарного знака новому правообладателю - компании "Дьюн Холдингс Лимитед", а также в связи с тем, что Роспатент уведомил представителя правообладателя товарного знака о поступлении в Роспатент заявления о досрочном прекращении товарного знака за пределами установленного срока. Таким образом, как полагает заявитель, решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 429553 от 03.03.2016 не соответствует требованиям пунктов 11 и 12 Правил принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак, утвержденных приказом Роспатента от 03.03.2003 N 28 (далее - Правила).

Заявитель указывает, что права добросовестного приобретателя товарного знака находятся в прямой зависимости от своевременных действий Роспатента.

Также в обоснование своей правовой позиции компания ссылается на обстоятельства дела N СИП-323/2015, считая, что правовая позиция и выводы, изложенные судом, подлежат применению при разрешении рассматриваемого заявления.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что с заявленными требованиями не согласен, просит отказать в их удовлетворении, поскольку оспариваемое решение является законным и обоснованным.

В судебном заседании представитель компании выступил по доводам, изложенным в заявлении, заявленное требование поддержал.

Представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в отзыве, просил отказать в удовлетворении заявленного требования.

Филипп Пляйн направил в Суд по интеллектуальным правам ходатайство о рассмотрении настоящего дела в отсутствие его представителя.

Филипп Пляйн, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в его отсутствие.

Из материалов настоящего дела следует, что комбинированный товарный знак "" со словесным элементом "PIED A TERRE" по свидетельству Российской Федерации N 429553 был зарегистрирован в отношении товаров 18-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) 04.02.2011 по заявке N 2009714655 на имя английской компании "Шу Стьюдиоу Лимитид" с датой приоритета от 24.06.2009.

Между компанией "Дьюн Холдингс Лимитед" и правообладателем - компанией "Шу Стьюдиоу Лимитид" 20.01.2011 был подписан договор уступки товарных знаков и заявок на товарные знаки, по которому исключительные права на ряд товарных знаков, действующих и/или поданных на регистрацию на территории разных стран мира, в том числе и на территории Российской Федерации, перешли к компании "Дьюн Холдингс Лимитед", в том числе право на рассматриваемый товарный знак.

В Роспатент 31.07.2015 от Филиппа Пляйна в лице его представителя - общества с ограниченной ответственностью "Иванов, Макаров и Партнеры" (далее - общество "Иванов, Макаров и Партнеры") поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "PIED A TERRE" по свидетельству Российской Федерации N 429553 в связи с прекращением юридического лица - правообладателя - компании "Шу Стьюдиоу Лимитид".

Роспатентом 29.12.2015 в адрес представителя правообладателя рассматриваемого товарного знака (адрес для переписки - 107061, Москва, Преображенская пл., д. 6, ООО "Фирма Патентных Поверенных "ИННОТЭК") было направлено уведомление о поступлении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака с предложением подтвердить или опровергнуть информацию о прекращении юридического лица (правообладателя) - компании "Шу Стьюдиоу Лимитид".

Указанное уведомление было получено представителем ООО "Фирма Патентных Поверенных "ИННОТЭК" 11.01.2016.

В ответ на уведомление от 29.12.2015 от имени компании "Шу Стьюдиоу Лимитид" 29.02.2016 в Роспатент подано заявление, содержащее уведомление о том, что в Роспатент 26.02.2016 подано заявление о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на рассматриваемый товарный знак.

Поступившее обращение не содержало сведений, опровергающих информацию о прекращении правообладателя - компании "Шу Стьюдиоу Лимитид".

По результатам рассмотрения заявления от 31.07.2015 и приложенных к нему документов было установлено, что согласно представленному сертификату из реестра компаний Англии и Уэльса от 30.06.2015 компания "Шу Стьюдиоу Лимитид" была ликвидирована 20.03.2012. В этой связи Роспатентом 03.03.2016 было принято оспариваемое решение о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "PIED A TERRE" по свидетельству Российской Федерации N 429553 в связи с прекращением юридического лица - правообладателя.

Запись о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака внесена в Государственный реестр товарных знаков 03.03.2016.

Уведомления о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "PIED A TERRE" по свидетельству Российской Федерации N 429553 были направлены в адрес лица, обратившегося с соответствующим заявлением - 03.03.2016, и в адрес для переписки с правообладателем указанного товарного знака - 04.03.2016.

Не согласившись с решением Роспатента от 03.03.2016, компания "Дьюн Холдингс Лимитед" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает заявленное требование не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым удовлетворено заявление гражданина о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "PIED A TERRE" по свидетельству Российской Федерации N 429553, таким образом, оно затрагивает права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение заявления гражданина о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Статьей 1478 ГК РФ установлено, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя.

В соответствии с пунктом 4 названной статьи прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

По смыслу приведенных норм права осуществление компанией хозяйственной деятельности в качестве юридического лица является необходимым условием сохранения правовой охраны товарного знака и исключительного права на него.

Порядок рассмотрения заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности юридического лица - правообладателя определен в Правилах.

В соответствии с пунктом 2 Правил принятие решения осуществляется на основании заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака при ликвидации юридического лица - правообладателя, которое может быть подано заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Пунктом 11 Правил предусмотрено, что заявление рассматривается в течение четырех месяцев с даты его поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В течение десяти дней с даты поступления заявления федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет правообладателя о поступлении заявления с предложением подтвердить или опровергнуть указанную в заявлении информацию. Ответ правообладателя учитывается при рассмотрении заявления, если он поступил в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двух месяцев с даты направления уведомления. При рассмотрении заявления проверяется его соответствие требованиям и условиям, установленным в пунктах 2-7 настоящих Правил, а также соответствие представленных документов действующему законодательству.

Как указано в пункте 12 Правил, в случае нарушения требований к заявлению и прилагаемым к нему документам, установленных в пунктах 2-7 настоящих Правил, или выявления обстоятельств, препятствующих прекращению правовой охраны товарного знака, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет запрос заявителю с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить отсутствующие или исправленные документы и/или внести соответствующие изменения и дополнения. При этом срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 11 настоящих Правил, исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.

При непредставлении в указанный срок запрашиваемых документов ранее представленные материалы, кроме заявления, с отказом в удовлетворении просьбы о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возвращаются по адресу, указанному в заявлении.

Заявитель, ссылаясь на нарушение Роспатентом пунктов 11 и 12 Правил, приводит довод о том, что Роспатент должен был учесть обстоятельства, препятствующие прекращению правовой охраны товарного знака. Таким обстоятельством, препятствовавшим досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, по мнению компании, явилось представленное на рассмотрение Роспатента заявление от правообладателя о государственной регистрации договора об отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 429553.

Между тем, Суд по интеллектуальным правам признает несостоятельным названный довод заявителя, поскольку комплект документов, на государственную регистрацию договора об отчуждения исключительного права на рассматриваемый товарный знак, не отвечал установленным требованиям, в связи с тем, что был подан в Роспатент 26.02.2016 от имени и по поручению компании "Шу Стьюдиоу Лимитид", которая на момент подачи указанного заявления уже была ликвидирована, а не от заявителя - компании "Дьюн Холдингс Лимитед", которой 20.01.2011 передано исключительное право на рассматриваемый товарный знак.

Иных опровергающих данный вывод Роспатента сведений в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявителем не представлено.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя о том, что Роспатентом при направлении уведомления от 29.12.2015 в ответ на заявление от 31.07.2015 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака был нарушен пункт 11 Правил.

Между тем, Суд по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с выводом Роспатента, ссылающимся на то обстоятельство, что договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 429553 был заключен между заявителем и компанией "Шу Стьюдиоу Лимитид" 20.01.2011, в связи с чем у заявителя было достаточно времени (более 5 лет) для обращения в Роспатент с целью государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 429553 и он должен был действовать добросовестно с необходимой степенью осмотрительности, которая от него требовалось в этой ситуации.

Однако заявитель, осознавая правовые последствия совершения/несовершения тех или иных действий, при осуществлении предпринимательской деятельности, не проявил должной степени заботливости и осмотрительности, осознавая риск наступления неблагоприятных последствий для него.

Как указывалось выше, на момент принятия оспариваемого решения Роспатентом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 429553 зарегистрирован не был, и, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков, правообладателем товарного знака являлась компания "Шу Стьюдиоу Лимитид", которая на момент принятия оспариваемого решения уже была ликвидирована.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что нарушение Роспатентом пункта 11 Правил не привело к принятию незаконного решения. Тогда как только существенное нарушение процедуры является основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным (пункт 52 Постановления N 5/29).

Приведенная заявителем ссылка на судебную практику по делу N СИП-323/2015 не может быть принята во внимание, поскольку при рассмотрении указанного дела, установлению подлежали иные обстоятельства, а выводы, положенные в основу данного дела свидетельствует лишь о правомерности решения Роспатента об удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на заявителя.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

В связи с тем, что судом было отказано заявителю в принятии к рассмотрению уточненного в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявления от 10.10.2016, излишне уплаченная государственная пошлина по платежному поручению от 24.08.2016 N 1314 в сумме 3000 рублей подлежит возврату из федерального бюджета на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования компании Дьюн Холдингс Лимитед / Dune Holdings Limited оставить без удовлетворения.

Возвратить компании Дьюн Холдингс Лимитед / Dune Holdings Limited из федерального бюджета 3000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины уплаченной по платежному поручению N 1314 от 24.08.2016.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Е.Ю. Пашкова